RESOLUCIÓN N° 0663-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 177843-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0663-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 177843-2003

SOLICITANTE     :     ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG

OPOSITORA     :     MACROCONSULT S.A.

Levantamiento de suspensión – Registrabilidad del signo solicitado

Lima, veintidós de junio del dos mil cinco

I. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de abril del 2003, Orkam South America Trademark AG (Suiza) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación MAKRO escrita en letras características, conforme al modelo, para distinguir papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; folletos; revistas; periódicos; papeles; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 4 de agosto del 2003, Macroconsult S.A. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:

(i)      Ser titular de la marca de producto GRUPO MACRO, que distingue productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 10966.

(ii)      Existe plena similitud entre los productos de la clase 16 que distinguen los signos, específicamente entre productos como publicaciones y revistas.

(iii)      El elemento preponderante de la marca registrada es la denominación MACRO, que alude a su origen empresarial, mientras que en el signo solicitado el elemento relevante es la denominación MAKRO, siendo notoria la identidad existente entre los signos, lo que genera un riesgo de confusión que puede inducir al público a error sobre el origen empresarial de los productos comercializados.

(iv)      El signo solicitado MAKRO produce una impresión fonética idéntica al elemento principal de su marca registrada (MACRO), siendo que los demás elementos del signo solicitado no producirán en el consumidor una impresión distinta de la que genera su marca registrada.

Con fecha 5 de setiembre del 2003, Orkam South America Trademark AG absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:

(i)      La opositora en lugar de analizar los signos en su totalidad y como un solo conjunto, ha confrontado los signos dividiéndolos en forma arbitraria, excluyendo el término GRUPO, estableciendo erróneamente que el signo solicitado resulta confundible con su marca registrada.

(ii)      La marca registrada coexiste pacíficamente en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial con diversas marcas registradas a favor de terceros que presentan en su estructura el término MACRO, tal como HISPÁNICA MACROPEDIA BRITÁNICA y diseño, por lo que también podrá hacerlo con el signo solicitado, respecto del cual presenta mayores diferencias a nivel gráfico y fonético.

(iii)      Los signos son inconfundibles a nivel gráfico y fonético, pues la marca registrada es un signo denominativo, mientras que el signo solicitado es un signo mixto conformado por la denominación MAKRO en letras características y escrita en minúscula. Asimismo, los signos están conformados por diferente número de unidades gramaticales (1/2), de sílabas (2/4) y de letras; la marca registrada presenta como principal y más importante elemento el término GRUPO que no se encuentra presente en el signo solicitado; los signos se inician en diferentes letras y poseen una secuencia de consonantes y vocales distinta y el término MAKRO que conforma el signo solicitado, está escrito con la letra K, mientras que la partícula MACRO de la marca registrada se encuentra escrita con la consonante C, existiendo una notoria diferencia entre ambos términos.

(iv)      Los signos pueden coexistir pues se diferencian en forma literal y ostentan logotipo distintos.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

Con fecha 16 de octubre del 2003, Macroconsult S.A. manifestó que no ha pretendido dividir los signos en forma arbitraria ni menos ha excluido del examen el término GRUPO, por el contrario, ha señalado que en su marca registrada el elemento preponderante es la denominación MACRO, pues el término GRUPO no le otorga la distintividad suficiente, ya que alude a la idea de conjunto, a diferencia de la denominación MACRO que indica el origen empresarial de la marca.

Mediante Resolución N° 13106-2003/OSD-INDECOPI de fecha 11 de noviembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i) La marca registrada distingue la totalidad de los productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, dentro de los cuales están comprendidos los productos que pretende distinguir el signo solicitado.

(i)      Respecto al argumento de la solicitante referido a que el signo solicitado es de tipo mixto, señaló que el signo no es mixto, sino de tipo denominativo con grafía, pues de conformidad con el artículo 134 del Decreto Legislativo 823, los signos mixtos están conformados por una denominación y un elemento figurativo, siendo que el signo solicitado está constituido por una denominación escrita en una grafía característica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 inciso b) de la Decisión 486.

(ii)      Los signos son similares gráfica, fonética y conceptualmente al grado de producir riesgo de confusión en el público consumidor, pues el hecho que incluyan en su conformación las denominaciones MAKRO/MACRO, que resultan idénticas fonéticamente dado que en nuestro idioma el sonido de las consonantes K y C es idéntico, que sean parecidas gráficamente por compartir la mayoría de las letras dispuestas en el mismo orden, así como por el concepto que éstas evocan, podría inducir a los consumidores a creer que los productos que pretende distinguir el signo solicitado, cuentan con el mismo origen empresarial que aquellos que distingue la marca registrada, a lo cual se suma que pese a que la denominación del signo solicitado está escrita en una grafía característica, ésta no le aporta la distintividad que requiere para diferenciarse de la marca de la opositora, ya que sólo se limita a destacar a la denominación MAKRO y da la impresión que el signo solicitado es una variación de la marca registrada.

Con fecha 3 de diciembre del 2003, Orkam South America Trademark interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente:

(i) Ha solicitado la cancelación por falta de uso de la marca GRUPO MACRO, inscrita bajo certificado Nº 10966, base de la denegatoria del signo solicitado, pues la marca no se encuentra en uso en los últimos tres años.

(i)      Los signos se pronuncian de manera diferente, el signo solicitado se pronuncia en dos sílabas o golpes de voz, mientras que la marca registrada se pronuncia en cuatro sílabas; el signo solicitado se inicia con el sonido MA, a diferencia de la marca registrada que se inicia con la sílaba GRU y que la pronunciación de la expresión GRUPO, está totalmente ausente en la conformación del signo solicitado.

(ii)      Solicitó la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva la acción de cancelación de la marca base de la denegatoria del signo solicitado. Cito jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

Con fecha 29 de enero del 2004, Macroconsult S.A. absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i) En la resolución impugnada la Oficina de Signos Distintivos señaló que el signo solicitado no es mixto sino de tipo denominativo con grafía, concluyendo que pese a que la denominación está escrita en una grafía característica, ésta no le aporta la distintividad que requiere para diferenciarse de la marca registrada, pues se limita a destacar a la denominación MAKRO y da la impresión que el signo solicitado es una variación de la marca registrada.

(i)      Mediante Resolución Nº 14892, recaída en el expediente Nº 177844-2003, sobre registro de la marca MAKRO en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, la Oficina de Signos Distintivos señaló que luego de haber realizado el examen comparativo entre los signos, éstos son similares gráfico, fonética y conceptualmente al grado de producir riesgo de confusión en el público consumidor.

(ii)      El consumidor podría confundir el origen empresarial de los productos, es decir, podría adquirir un producto pensando que ha sido producido por su empresa, esperando una calidad determinada.

(iv)      Su empresa a través de los signos GRUPO MACRO (clase 16), MACRO, MACROCONSULT, MACORINVEST, MACROGESTION y MACROVALORES (clase 35), se ha ganado una posición en el mercado, logrando el reconocimiento del grupo empresarial, por lo que el hecho que la solicitante pretenda inscribir el signo MAKRO podría inducir a confusión entre los consumidores y lograr que piensen que entre las empresas existen relaciones económicas, comerciales o societarias.

(v)      Respecto a la acción de cancelación, indicó que su marca viene siendo utilizada por su empresa, conforme lo acreditará en su oportunidad.

Con fecha 5 de febrero del 2004, Orkam South America Trademark AG manifestó que sea el signo solicitado considerado como uno mixto o como un denominativo con grafía, las características gráficas o tipo de letra que lo caracterizan, le otorgan una peculiaridad muy grande que contribuye a diferenciarlo de la marca registrada. Señaló que se debe tomar en cuenta que en la conformación de la marca registrada destaca la expresión GRUPO, pues es la primera en la conformación de la marca registrada y será la que más impresione al consumidor desde el punto de vista visual y fonético, y la que retenga con mayor facilidad, siendo suficiente su presencia para distinguirlo del signo solicitado, sobre todo si las expresiones MAKRO y MACRO se escriben de manera diferente.

Mediante Resolución N° 181-2004/TPI-INDECOPI de fecha 9 de marzo del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual suspendió la tramitación del presente expediente hasta que se resuelva el expediente N° 197323-2003, correspondiente a la acción de cancelación del registro de la marca GRUPO MACRO, interpuesta por Orkam South America Trademark AG.

Con fecha 7 de diciembre del 2004, Orkam South America Trademark AG manifestó que la Oficina de Signos Distintivos mediante Resolución N º 14319-2004/OSDINDECOPI recaída en el expediente N º 197323-2003, ha declarado fundada la acción de cancelación interpuesta por su empresa.

Con fecha 4 de febrero del 2005, Orkam South America Trademark AG manifestó que mediante resolución de fecha 27 de enero del 2005, la Oficina de Signos Distintivos declaró consentida la Resolución N º 14319-2004/OSD-INDECOPI, por lo que no existe impedimento alguno para el registro del signo solicitado.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a)      Si el certificado N° 10966, correspondiente a la marca de servicio GRUPO MACRO, se encuentra vigente.

b)      Si procede levantar la suspensión del presente procedimiento.

c)      Si el signo solicitado reúne los requisitos exigidos por ley para acceder a registro.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes Se ha verificado que:

a)      En el expediente N°197323-2003, mediante Resolución N° 14319-2004/OSDINDECOPI de fecha 9 de noviembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Orkam South America Trademark AG y, en consecuencia, canceló por falta de uso el certificado N° 10966, correspondiente a la marca de producto GRUPO MACRO, para distinguir informes, libros, revistas, publicaciones de orden técnico y todos los demás, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. La cancelación fue inscrita en el asiento N º 3 del certificado respectivo.

b)      En la clase 16 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas las marcas HISPANICA MACROPEDIA BRITANNICA (mixta) y SERVICIO DE PROYECCIONES MACROECONOMICAS

2.      Levantamiento de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 181-2004/TPIINDECOPI

2.1 Marco legal

El artículo cuarto de la Directiva Nº 001-1998/TRI-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 1998 establece que cuando las Oficinas o Comisiones del INDECOPI expidan una resolución que suspende la continuación del procedimiento a su cargo por considerar conveniente esperar, para mejor resolver el caso en cuestión, que otro órgano funcional del INDECOPI u otra entidad emita un pronunciamiento previo, podrán posteriormente levantar la suspensión decretada cuando se acredite que ha dejado de existir el motivo que justificó la suspensión.

En este sentido, las Oficinas, Comisiones y Salas del Tribunal del INDECOPI podrán levantar las suspensiones decretadas y emitir un pronunciamiento final, cuando haya dejado de existir la causa de la suspensión.

2.2 Aplicación al caso

En el presente caso, mediante Resolución N° 181-2004/TPI-INDECOPI de fecha 9 de marzo del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual ordenó, por razones de eficacia y economía procesal, suspender la tramitación del presente procedimiento hasta que se resuelva el expediente N° 197323-2003 - relativo a la acción de cancelación por falta de uso del certificado N° 10966, correspondiente a la marca de producto GRUPO MACRO, registrada a favor de Macroconsult S.A.- al considerar que la decisión que se adopte en ese caso podría afectar la resolución de la presente solicitud de registro de la marca de producto constituida por la denominación MAKRO escrita en letras características, conforme al modelo.

Habiéndose resuelto el expediente N° 197323-2003 - motivo de la suspensión - la Sala de Propiedad Intelectual, de conformidad con las disposiciones invocadas, considera conveniente levantar la suspensión de la tramitación del presente expediente, a fin de que continúe el trámite correspondiente.

3.      Examen de registrabilidad

La prohibición de registro de un signo por ser confundible con una marca anteriormente solicitada o registrada, sólo opera cuando tal solicitud no haya sido denegada definitivamente o cuando el registro se encuentre vigente, según sea el caso.

En el expediente bajo análisis, conforme se aprecia del Informe de antecedentes, la marca registrada GRUPO MACRO (certificado N° 10966) ha sido cancelada, por lo que no corresponde realizar el examen comparativo entre el signo solicitado y la referida marca.

Realizado el examen de registrabilidad, se determina que el signo solicitado reúne los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, no encontrándose incurso en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, por lo que procede acceder a su registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- LEVANTAR la suspensión ordenada mediante Resolución N° 181-2004/TPI-INDECOPI de fecha 9 de marzo del 2004.

Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 13106-2003/OSD-INDECOPI de fecha 11 de noviembre del 2003 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación MAKRO escrita en letras características, conforme al modelo, solicitado por Orkam South America Trademark AG (Suiza), para distinguir papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; folletos; revistas; periódicos; papeles; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente Resolución, y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.

Con la intervención de los vocales: Dante Mendoza Antonioli, Tomás Unger Golsztyn y Julio Durand Carrión.

DANTE MENDOZA ANTONIOLI
Presidente (a.i.) de la Sala de Propiedad Intelectual