Expediente 9612910

     Resolución 870-97-TRI-SPI

     Lima, 19 de noviembre de 1997

     I.     ANTECEDENTES

     Con fecha 10 de junio de 1996, Lain Intercorp S.A. (Perú) interpuso denuncia por infracción y violación a los derechos de propiedad industrial contra Luis Abelardo Montes Kleinerman. Manifestó que su empresa es la titular de la denominación LAIN, la que utiliza como nombre comercial y marca de servicio para distinguir servicios médicos en general y en particular tratamientos para el adelgazamiento de las personas y que el emplazado ha venido utilizando el nombre comercial LEAN SYSTEM para distinguir las mismas actividades empresariales. Con fecha 12 de abril de 1996 envió una carta notarial a LEAN SYSTEM a fin de poner en su conocimiento el uso indebido de dicha denominación pues resulta confundible con su nombre comercial LAIN –el término SYSTEM es irrelevante– otorgándole un plazo de tres días para que se abstenga de utilizarla. Sostiene que a pesar de dicha comunicación, el emplazado continuó utilizando el nombre en cuestión, incluso contestó la carta enviada manifestando que los nombres comerciales no son confundibles, ya que poseen un significado y pronunciación diferente. Finalmente, señaló que el emplazado, ha prestado servicios como Director Médico de su empresa en el período entre el 1 de enero de 1995 y el 29 de febrero de 1996, habiendo asimilado todos los conocimientos técnicos referidos a su sistema médico de adelgazamiento, lo cual evidencia la mala fe con la que está actuando el emplazado. En este sentido, solicitó se realice una visita de inspección en el local donde presta servicios el emplazado a fin que se adopten las medidas cautelares necesarias para el cese de los actos infractores.

     Mediante providencia de fecha 25 de junio de 1996, la Oficina de Signos Distintivos determinó que no procedía la interposición de las medidas cautelares solicitadas, por no encontrarse fehacientemente acreditada la verosimilitud del carácter ilegal del daño.

     Con fecha 1 de julio de 1996, se realizó la visita de inspección en el local ubicado en calle Teruel N° 350, Miraflores, donde se verificó el funcionamiento del consultorio médico del emplazado según consta en su licencia municipal y en su registro unificado. Se verificó también que utiliza la denominación LEAN SYSTEM para realizar publicidad, en especial en el diario El Comercio, tal como obra en el expediente así como por medio de volantes y tarjetas de presentación.

     Con fecha 8 de julio de 1996, se realizó la audiencia de conciliación, en la cual el representante de la accionante se ratificó en los términos de la denuncia, los cuales no fueron aceptados por el emplazado. La audiencia concluyó sin que se hubiese llegado a acuerdo conciliatorio alguno.

     Con fecha 8 de julio de 1996, Luis Abelardo Montes Kleinerman contestó la denuncia manifestando que la empresa accionante invoca la titularidad sobre la denominación LAIN, la misma que utiliza como nombre comercial y marca de servicio, pero no menciona que con este mismo nombre se ofertan productos o servicios en una amplia gama de actividades que incluyen la construcción de inmuebles, arrendamiento de los mismos, servicio de intermediación comercial, inversión en títulos de crédito e incluso servicios de consultoría para el diseño, creación o explotación de derechos de propiedad intelectual e industrial. No existe riesgo de confundibilidad entre su nombre comercial y el de la accionante –ya que ambos tienen una escritura y significado distintos– siendo también diferente la pronunciación tanto en idioma inglés como en idioma castellano.

     Mediante escrito de fecha 17 de julio de 1996 la accionante manifestó que no duda de la capacidad profesional del emplazado, ni se opone a que éste se dedique a prestar servicios profesionales como médico, inclusive en el rubro de su empresa y que lo que sí rechaza y denuncia es que utilice para ello un nombre prácticamente idéntico al suyo, aprovechándose de su bien ganado prestigio obtenido gracias a su dedicación y esfuerzo.

     Mediante Resolución N° 11260-Indecopi/OSD de fecha 5 de setiembre de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción por infracción de derechos de la propiedad industrial interpuesta por Lain Intercorp S.A. Consideró que el nombre utilizado por el emplazado no es semejante en grado de confusión con respecto a la marca registrada de la accionante, ya que de una apreciación en conjunto de los mismos se observa que contienen elementos propios que le proporcionan suficiente distintividad.

     Con fecha 26 de setiembre de 1996, Lain Intercorp S.A. interpuso recurso de apelación.

     Reiteró que entre los signos LAIN Y LEAN SYSTEM existen grandes semejanzas gráficas y fonéticas que los hacen confundibles entre sí, atendiendo a que se debe realizar la comparación sólo entre los términos LAIN y LEAN, ya que el término SYSTEM, es un término común utilizado por diferentes titulares para distinguir servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial. Además, los servicios que ambos distinguen se encuentran íntimamente vinculados, conforme se desprende de la diversa publicidad anexada en el expediente.

     Con fecha 29 de octubre de 1996 Luis Abelardo Montes Kleinerman absolvió el traslado de la apelación reiterando los argumentos vertidos en su escrito de contestación de la denuncia y rechazando la supuesta mala fe que le atribuye la accionante.

     II.     CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

     La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

     a)     Si se ha probado el uso como nombre comercial de las denominaciones LAIN y LEAN SYSTEMS.

     b)     De ser el caso, si el nombre comercial LEAN SYSTEM resulta confundible con la marca y el nombre comercial LAIN.

     III.     ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

     1.     Informe de antecedentes

     Se ha verificado que Lain Intercorp S.A. es titular de la marca de servicio LAIN para distinguir servicios médicos y demás de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, con certificado Nº 3901, vigente hasta el 30 de marzo del año 2005.

     2.     Marco conceptual y adquisición del derecho sobre el nombre comercial

     La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contiene una definición del nombre comercial. El artículo 128 simplemente establece que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito de registro.

     El Decreto Legislativo 823 define como nombre comercial al signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica y precisa que el derecho exclusivo del mismo nace en virtud de su primer uso en el comercio (artículo 207 y 210).

     La Sala estima que bajo la definición consignada está comprendido tanto el nombre con que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado como el nombre que emplea para distinguir su establecimiento comercial. Asimismo, se desprende que el nombre comercial se encuentra protegido en virtud del uso, sin necesidad de registro (éste tiene un carácter meramente declarativo).

     3.     Uso del nombre comercial

     De la documentación que obra en autos se desprende que la accionante se constituyó como empresa con fecha 21 de octubre de 1994, bajo la denominación social Lain Intercorp S.A. cuyo objeto principal, entre otras actividades, es la prestación de servicios médicos, técnicos o terapéuticos contra la obesidad y para la modelación de la figura humana conforme consta de la Escritura de Constitución (fojas 12 a 30). Sin embargo, esto sólo acredita la existencia de Lain Intercorp S.A. como sociedad mercantil, mas no acredita el uso de su denominación social como nombre comercial.

     De un análisis de los avisos publicitarios que obran en autos (fojas 37 a 59), la Sala determina que estos sí acreditan el uso de la denominación LAIN como nombre comercial para distinguir actividades económicas relacionadas con tratamientos para adelgazar de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.

     De otro lado, en relación a la denominación LEAN SYSTEM escrita en letras características utilizadas por el emplazado, la Sala considera que tanto la publicada que obra en autos (fojas 31, 32 y 36) como la copia de la declaración jurada del pago de la tasa de Licencia de Funcionamiento (fojas 86) y los datos consignados en el Acta de Inspección de fecha 1 de julio de 1996 (fojas 84) contribuyen a determinar que el señor Luis Abelardo Montes Kleinerman utiliza la referida denominación como nombre comercial para distinguir actividades económicas relacionadas con tratamientos para adelgazar y consultas médicas comprendidos en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.

     4.     Infracción de derechos de propiedad industrial

     El artículo 104 inciso a) de la Decisión 344 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use o aplique la marca o un signo que se le asemeje con relación a productos idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca.

     Asimismo, el artículo 240 del Decreto Legislativo 823 faculta al titular de un derecho de propiedad industrial –sea una marca registrada o un nombre comercial protegido por el uso– a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos.

     En el presente caso, a efectos determinar si se han vulnerado los derechos de propiedad industrial de Lain Intercorp S.A. debe establecerse si existe riesgo de confusión entre su marca y nombre comercial LAIN para distinguir servicios médicos y demás de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial y la denominación LEAN SYSTEM utilizada para distinguir actividades médicas comprendidas en la misma clase de la Nomenclatura Oficial.

     4.1     Determinación del riesgo de confusión

     Para determinar si dos signos son semejantes es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos puedan suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos y servicios. Por lo general, éste no podrá comparar ambos signos uno al costado del otro. Más bien debe partirse del hecho que el signo que el consumidor en un momento determinado tenga al frente va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que el consumidor guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe de considerarse principalmente aquellas características que son capaces de ser recordadas por el público consumidor.

     El recuerdo y capacidad de diferenciación que puede tener el público estará determinado por los productos o servicios a distinguir y especialmente por la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. Lo más importante a considerar son las similitudes y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores.

     En el presente caso, ambos signos se refieren a la prestación de servicios médicos, particularmente consistentes en tratamientos para adelgazar. Tratándose de servicios relacionados con la estética y la salud de las personas, es razonable suponer que el público aplique un cierto grado de atención al momento de seleccionar el servicio que requiere.

     En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos o cuyo elemento más relevante sea el aspecto denominativo se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

     Sin perjuicio de lo anterior, la Sala conviene en señalar que en el caso de las denominaciones compuestas por más de un término es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o es el que sirve para determinar la impresión en conjunto de los signos.

     En el presente caso, la Sala determina que en el nombre comercial que utiliza la emplazada el elemento más relevante y que sirve para indicar el origen empresarial es el término LEAN, por cuanto el término SYSTEM si bien se trata de una palabra del idioma inglés puede ser entendido aun por las personas que no tienen conocimiento de ese idioma, dada su semejanza gráfica y fonética con el término SISTEMA del idioma castellano, por lo que no sirve para indicar el origen empresarial. Atendiendo a la actividad económica de la misma se entendería que se trata de un tipo de sistema para adelgazar.

     Desde el punto de vista fonético, se debe tener en cuenta que pese a tratarse de términos del idioma inglés, el análisis deberá centrarse en su pronunciación en castellano, dado que el público consumidor medio al que van dirigidos los servicios en cuestión no domina este idioma ni su pronunciación. En tal sentido, los términos serán leídos tal cual se encuentran escritos. Así en los términos LAIN y LEAN se advierte que presentan diferencias en las vocales que los conforman (en un caso A-I y en el otro E-A) y en consecuencia en la conformación y secuencia de sus sílabas, lo que determina que ambas denominaciones produzcan una diferente entonación y una pronunciación y sonoridad distinta en su conjunto. Pero aun para los conocedores del idioma inglés ambos términos presentan una pronunciación claramente diferenciada (LAIN/lein y LEAN/lin
(1)     Appleton´s New Cuyás Dictionary. Nueva York 1972, pp. 332 y 327.(1))

     Desde el punto de vista gráfico, en los signos en cuestión la partes que sirven para indicar el origen empresarial de los signos son denominaciones cortas, que por tanto pueden ser recordadas por el público más fácilmente y donde pequeñas diferencias pueden ser percibidas por el público. Además, el signo de la accionante se encuentra constituido por una sola palabra (LAIN) a diferencia del signo del emplazado que se encuentra compuesto por dos denominaciones (LEAN SYSTEM). En el caso del signo del emplazado –según se aprecia de las pruebas aportadas– presenta además una grafía característica que contribuye a su diferenciación, presentando en consecuencia una distinta impresión visual en su aspecto de conjunto.

     Desde el punto de vista conceptual, si bien cada uno de los términos en conflicto tiene un significado propio en el idioma inglés
(2)     Idem

     LEAN: flaco, magro, enjuto, delgado, seco; apoyarse, recostarse inclinarse.

     LAIN: pasado de to lie (echarse, tenderse, descansar recostado).(2), el cual en una de sus acepciones puede evocar un concepto semejante para aquellas personas que tengan conocimiento de esta lengua, dicho significado no va a ser percibido por un sector relevante del público consumidor medio peruano, para quien operan como dos denominaciones de fantasía.

     En virtud de la consideraciones anteriores, la Sala determina que si bien ambos signos distinguen los mismos servicios, dadas las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre los signos, su coexistencia en el mercado no podrá inducir a que el público consumidor confunda un servicio con otro ni a pensar que ambos servicios tienen el mismo origen empresarial.

     En tal sentido, la Sala considera que la utilización de la denominación LEAN SYSTEM por parte del señor Luis Abelardo Montes Kleinerman no constituye un acto que vulnere los derechos de propiedad industrial de Lain Intercop S.A., no encontrándose comprendida dentro de los alcances de lo dispuesto por los artículos 104 inciso a) de la Decisión 344 y 240 del Decreto Legislativo 823.

     5.     Actos de mala fe en relación a los signos distintivos

     5.1     El rol de la buena fe en el sistema competitivo

     La doctrina señala que “el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés; de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o que impiden la competencia misma”
(3)     Actas de Derecho Industrial. Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago p. 190.(3).

     Al respecto debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye el conducirse en forma adecuada y leal. Ello supone que en su actuar en el mercado los empresarios y comerciantes se sujetan a ciertas pautas de conductas que contribuyan y posibiliten el ejercicio de sus propios derechos.

     La exigencia de conducirse en forma leal se encuentra expresada a través del concepto de la buena fe y el principio que lo informa, constituyendo una exigencia necesaria para asegurar la corrección en el ejercicio de la competencia.

     El principio de la buena fe determina que los miembros de la comunidad deben adoptar un comportamiento leal en toda la fase previa a la constitución de sus relaciones y durante el desenvolvimiento de las mismas. Este deber de conducta importa que no se perjudique los intereses ajenos fuera de los límites impuestos por la tutela legítima de los intereses propios.

     Asimismo, debe indicarse que la buen fe representa la concretización de los usos sociales y las valoraciones de una sociedad y se presenta como una noción que permite asegurar la convivencia. Así conforme lo indica Baylos: “desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social, los que rechaza la costumbre y los que van contra los usos honestos”
(4)     Baylos. Tratado de Derecho Industrial, Segunda Edición Actualizada, Madrid 1993, p. 336.(4).

     Lo expuesto permite afirmar que la buena fe se presenta en primer lugar como una fuente de creación de especiales deberes de conducta exigibles en cada caso, de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida por las partes, y en segundo lugar constituye una limitación del ejercicio de un derecho subjetivo o de cualquier otro poder jurídico en tanto supone el respeto del derecho ajeno. De lo dicho se desprende que el ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejerce un derecho de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleales, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico comercial.

     En tal sentido, las distorsiones que pueden causar en el mercado los actos contrarios a la buena fe determinan que dichas conductas sean repudiadas y sus actores, consecuentemente, se hagan merecedores de una sanción, dado que al afectarse los derechos a los competidores se genera el desaliento y desconfianza en el mercado.

     5.2     Conductas que transgreden el principio de buena fe

     La Ley no establece expresamente cuáles son los criterios que permiten determinar cuándo una conducta es contraria al principio de buena fe; sin embargo, los distintos supuestos sobre mala fe recogidos en la legislación existente sobre la materia –los cuales son tan sólo ejemplificativos, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto– permiten concluir que una conducta transgrede el principio de buena fe cuando importa un comportamiento desleal o deshonesto que perjudique o vulnere intereses ajenos.

     Corresponde entonces a la autoridad administrativa determinar en cada caso concreto si una conducta constituye un comportamiento contrario al principio de buena fe comercial, a la luz de las pruebas presentadas y de las particularidades del caso concreto, tomando asimismo en cuenta una serie de factores que permitan revelar el ejercicio de una conducta desleal, como son el carácter de fantasía o forjado de los signos en relación con los productos o servicios para los cuales están destinados, el vínculo comercial existente entre las partes (relación de dependencia, vínculo comercial de distribución o representación, etc.), entre otros indicios a ser evaluados según cada caso determinado.

     Finalmente, debe precisarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe y ésta es una presunción que debe regir la evaluación por parte de la Administración, la cual sólo podrá determinar que existe una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita en función a las pruebas que sean presentadas.

     En el presente caso, la apelante ha argumentado una supuesta comisión de actos de mala fe así como también un supuesto aprovechamiento de la reputación y prestigio de su marca registrada y de su nombre comercial por parte del emplazado  en su condición de ex-trabajador de Lain Intercorp S.A. Según su propia manifestación tal conducta no se deriva del hecho de que el emplazado se dedique a prestar servicios profesionales en el mismo rubro de su empresa sino de que utilice para ello un signo prácticamente idéntico al suyo.

     Conforme la Sala ha determinado en el punto 4.1, no existe riesgo de confusión directa entre los signos en la medida que no son semejantes al grado de que se pueda tomar un servicio por otro, no siendo susceptibles tampoco de llevar a confusión al público sobre el origen de los servicios. En consecuencia, la Sala determina que no se ha acreditado la supuesta mala fe por parte del emplazado dentro de los términos y alcances de la denuncia formulada.

     6.     Actos de competencia desleal

     La Sala considera que una división radical entre el ámbito objetivo de las normas contra la competencia desleal y las reguladoras de los bienes inmateriales (legislación sobre propiedad industrial) no resulta posible, ya que subsisten supuestos comunes a ambos sectores del ordenamiento, siendo de precisar que las normas sobre competencia desleal otorgan una mayor flexibilidad.

     El artículo primero de la Directiva de Sala Plena del Tribunal del INDECOPI N° 01-96-TRI señala que las denuncias referidas a derechos de propiedad industrial inscritos o a nombre comerciales, estén o no inscritos, por las infracciones también tipificadas en los artículos 8 (actos de confusión), 14 (explotación de reputación ajena) o 19 (copia o reproducción no autorizada) del Decreto Ley 26122, Ley de Represión de la Competencia Desleal, serán de exclusiva competencia de la Oficina de Signos Distintivos o de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, según corresponda.

     El artículo 8 del Decreto Ley 26122 señala que se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno. El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.

     A este respecto resulta conveniente citar lo expresado por Monteagudo: “Debe hacerse notar que el enjuiciamiento de la confusión desleal reviste importantes peculiaridades que lo distinguen de la figura del riesgo de confusión característico del Derecho de marcas. En este contexto es especialmente significativa la no vigencia de la regla de la especialidad  ......  el riesgo de confusión posee un diferente alcance y contenido en cada cuerpo legal; esta circunstancia naturalmente no posibilita una aplicación generalizada de las normas contra la competencia desleal a toda violación de un signo tutelado por la Ley de Marcas, pero permite en ciertos supuestos una protección complementaria que se suma o añade a la prevista por el derecho de marcas....sin embargo en aquellos casos en los que la aplicación estricta del derecho de marcas provoque resultados lesivos para otros intereses, el recurso a la figura de la confusión desleal es irreprochable”
(5)     Monteagudo, la protección de la marca renombrada. Madrid 1995, pp. 200, 214, 219.(5).

     Pero aun cuando no exista posibilidad de confusión, nuestro ordenamiento jurídico busca impedir que el valor comercial de una marca o un nombre comercial sea explotado injusta o deslealmente de cualquier manera sin el consentimiento de su titular.

     En tal sentido, el artículo 14 del Decreto Ley  26122 establece que se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

     El aprovechamiento de la reputación ajena se funda en el uso que hace un tercero del prestigio de que goza un signo distintivo de propiedad de una tercera persona para presentar sus productos o servicios en el mercado y atraer así a la clientela.

     “No se trata aquí de la deslealtad fruto de la presentación de los propias prestaciones (productos o servicios) como ajenas; supuesto éste ya tipificado en el acto de confusión sino del aprovechamiento del caudal de crédito que atesora otro en el mercado...a mayor grado de implantación de la marca en el mercado, más factible resulta el riesgo de aprovechamiento de su reputación. Este principio ha de conjugarse inmediatamente con el nivel de renombre que atesore la marca ...Ahora bien, sin implantación el aprovechamiento de la reputación es imposible ...el aprovechamiento de la reputación de la marca renombrada puede producirse aunque no medie error acerca de la procedencia empresarial de los productos o servicios”
(6)     Idem, pp. 255 y siguientes.(6).

     En tal sentido, la Sala de Propiedad Intelectual conviene en señalar que en el supuesto que la accionante considerara que su signo tiene un alto grado de implantación en el mercado y que la conducta del emplazado constituye un aprovechamiento desleal de su reputación, una imitación sistemática de sus prestaciones o iniciativas empresariales o que el valor comercial de su marca o nombre comercial está siendo explotado injusta o deslealmente de cualquier manera, tiene la vía expedita para denunciar estos hechos, acreditándolos con la documentación probatoria pertinente y que ahora no obra en autos.

     IV.     RESOLUCIÓN DE SALA

     CONFIRMAR la Resolución N° 11260-96-Indecopi/OSD de fecha 5 de setiembre de 1996 y, en consecuencia, DECLARAR infundada la acción por infracción de derechos de la propiedad industrial interpuesta por Lain Intercorp S.A. contra Luis Abelardo Montes Kleineerman.

     Con la intervención de los vocales: Ana María Pacón Lung, Víctor Revilla Calvo y Juan Pedro van Hasselt Dávila.