RESOLUCIÓN N° 0479-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 917-2002-ODA

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0471-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 215930-2004

SOLICITANTE     :     LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A. “LABORATORIOS GENFAR S.A.”

Registro de lema comercial – Signos descriptivos Lima, cuatro de mayo del dos mil cinco

I. ANTECEDENTES

Con fecha 23 de julio del 2004, Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S.A. “Laboratorios Genfar S.A.” (Colombia) solicitó el registro del lema comercial MEDICAMENTOS GENFAR, LOS HALLAZGOS DE LA HUMANIDAD AL ALCANCE DE TODOS, para usarse como complemento de la marca de producto constituida por la denominación GENFAR escrita en letras características y el logotipo, conforme al modelo, inscrita bajo certificado N° 97890, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 0062-2005/OSD-INDECOPI de fecha 5 de enero del 2005, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

-      La expresión LOS HALLAZGOS DE LA HUMANIDAD AL ALCANCE DE TODOS es una frase simple, que por sí sola no está dotada de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifiquen y diferencien los productos que pretende publicitar, en la medida que no permite al público consumidor identificarlo como un signo distintivo indicador de un determinado origen empresarial.

-      Dado que se trata de una expresión simple no podrá ser recordada con facilidad por el público consumidor ni será capaz de realzar la distintividad de la marca que pretende complementar.

-      El único elemento indicador de origen empresarial en el signo solicitado es la denominación GENFAR, la cual sin embargo no resulta suficiente para considerar distintivo al lema comercial solicitado, toda vez que se trata precisamente del elemento denominativo de la marca que pretende publicitar.

Con fecha 28 de enero del 2005, Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S.A. “Laboratorios Genfar S.A.” interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- El lema comercial solicitado no es una frase simple, comúnmente utilizada en la publicidad para promocionar productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. En todo caso, la Oficina de Signos Distintivos no ha sustentado las razones para tal opinión y, menos aun, ha presentado pruebas de lo afirmado.

- El lema solicitado podrá cumplir la verdadera función que le corresponde al lema comercial, que no es realzar la distintividad de la marca, sino más bien la de promocionar o publicitar la marca e, indirectamente, los productos que ella distingue, sirviendo de complemento de ésta.

- Contrariamente a lo señalado por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Indecopi, una marca ya registrada no requiere que se le refuerce su distintividad, en la medida que para acceder al registro debía gozar de la distintividad suficiente por sí sola.

II.      CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial MEDICAMENTOS GENFAR, LOS HALLAZGOS DE LA HUMANIDAD AL ALCANCE DE TODOS reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley, y si no se encuentra incurso dentro de alguna de las prohibiciones de registro.

III.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S.A. “Laboratorios Genfar S.A.” es titular de la marca de producto constituida por la denominación GENFAR escrita en letras características y el logotipo, conforme al modelo, para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 97890, vigente hasta el 14 de junio del 2014.

2.Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial

Mediante Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 19981, se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente:

-      El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información

o      sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado.

-      El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.

-      Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486).

-      A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión

o      abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado.

-      Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar.

-      La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción.

-      La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona.2

-      No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores.

-      En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere, o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado)3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro.

3. Interpretación de las normas relativas al lema comercial por parte del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina

El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 74-IP-20014 - relativo a la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 118 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (contenidos en los mismos términos en los artículos 175 y 179 de la Decisión 486), formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el caso del lema comercial: "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA" (en el cual la Sala de Propiedad Intelectual aplicó las consideraciones contenidas en el precedente de observancia obligatoria detallados en el punto 2) - interpretó las normas relativas al lema comercial en el sentido siguiente:

-      La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.

-      Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es la aptitud distintiva. Asimismo, con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.

-      La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado.

En base a ello determinó lo siguiente: “En tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Alta Jurisdicción nacional consultante deberá analizar en el presente caso si el lema comercial "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA" cumple con el requisito de distintividad que debe poseer todo signo distintivo para ser registrado, no con la exigencia que le es aplicada a las marcas, pero si determinando que posee un mínimo de distintividad. De esta manera para que un lema llegue a gozar del amparo que le confiere la propiedad industrial, debe ser capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca) e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca), teniendo presente el comentario supra formulado”.

La sentencia en cuestión incluye algunos comentarios de Víctor Bentata5 sobre el particular, que la Sala considera pertinente reproducir:

"El lema, en cuanto marca, y por más débil que ésta sea, debe ser suficientemente distintivo a fin de calificar para su registro. No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros".

"Un malentendido generalizado consiste en varios países en vías de desarrollo, en aceptar al registro cualquier proposición de lema, por más pálido e insignificante que sea, atribuyendo el requerimiento de distintividad a la marca registrada que acompaña por el simple hecho de repetir que es el acompañamiento de una marca. Pero es un error: nada es registrable sin un mínimo de capacidad de diferenciación".

“Por eso se requiere un mínimo de distintividad y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de función".

4. Carácter del lema comercial solicitado

Conforme lo ha señalado la Sala en el precedente citado, un lema comercial puede contener en su conformación elementos genéricos o descriptivos, siempre que en su impresión en conjunto sea distintivo. Lo que se exige es que el lema comercial no esté compuesto exclusivamente por tales términos, tal como lo prevé el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 y el artículo 129 inciso d) del Decreto Legislativo 823.

Asimismo, para la evaluación del lema comercial solicitado debe tenerse presente su capacidad publicitaria. En el lema comercial, tal requisito cobra su máxima importancia - no en vano se le conoce también en la doctrina comparada como frase publicitaria - y por ende deberá exigirse de él una aptitud para realzar publicitariamente un producto o servicio, ya que en la medida de lo expresado, éste constituye el mecanismo más efectivo para crear, consolidar o perpetuar el goodwill o buena reputación de la marca que publicita.

En el caso del lema comercial solicitado MEDICAMENTOS GENFAR, LOS HALLAZGOS DE LA HUMANIDAD AL ALCANCE DE TODOS, se considera que dicha expresión alude directamente y busca difundir la idea de que los productos elaborados bajo la marca GENFAR y logotipo, son productos que, no obstante ser el resultado de investigaciones realizadas en todo el mundo, por su bajo precio pueden ser adquiridos por todas las personas, consiguiendo los beneficios y ventajas que si se adquiriesen los productos de la competencia.

En consecuencia, el lema solicitado MEDICAMENTOS GENFAR, LOS HALLAZGOS DE LA HUMANIDAD AL ALCANCE DE TODOS constituye una forma de describir e informar directamente al consumidor acerca de las condiciones económicas en que se ofrecen en el mercado los productos que distingue la marca que se pretende publicitar y es, por lo tanto, un signo de carácter descriptivo en relación a los mismos.

Dado que tales condiciones son susceptibles de ofrecerse por diferentes laboratorios – en la medida que la solicitante no es la única empresa que elabora medicamentos genéricos - de concederse un derecho de exclusiva sobre la expresión solicitada, se impediría que los competidores que también se encuentren en condiciones de ofrecer las mismas ventajas, utilicen los términos que necesitan para publicitar dichos productos, ocasionando con su registro desventajas injustas a sus competidores.

En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 aplicable por remisión del artículo 179 de la citada Decisión, por lo que no corresponde acceder a su registro.

Conviene señalar que la denegatoria del registro del lema comercial MEDICAMENTOS GENFAR, LOS HALLAZGOS DE LA HUMANIDAD AL ALCANCE DE TODOS no es impedimento para que Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S.A. “Laboratorios Genfar S.A.” pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus productos, ya que si bien no resulta registrable al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado, pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 6 .

IV. RESOLUCION DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N º 0062-2005/OSD-INDECOPI de fecha 5 de enero del 2005 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial MEDICAMENTOS GENFAR, LOS HALLAZGOS DE LA HUMANIDAD AL ALCANCE DE TODOS, solicitado por Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S.A. “Laboratorios Genfar S.A.”

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

1 Recaída en el expediente Nº 280074 relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR, presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp. 160853 a 160857).

2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: “En ri gor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular …” (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12.

3 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva).

4 Gaceta Oficial de la Comunidad Andina No. 765 del 27 de febrero de 2002.

5 Bentata, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana 1994, pp. 231 y ss.

6 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios.