La autoridad administrativa en defensa del interés público puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que el signo solicitado es susceptible de originar confusión con una marca registrada o solicitada con anterioridad para distinguir idénticos o similares productos o servicios. Esta facultad de la administración se encuentra consagrada en el artículo 150 de la Decisión 486 concordado con el artículo 153 del Decreto Legislativo 823, en el que se señala que vencido el plazo para formular oposiciones, la Oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado existan o no oposiciones. Cabe precisar que el examen de registrabilidad comprende no sólo el análisis de las prohibiciones absolutas de registro, sino también las relativas, dentro de las cuales se encuentra la prohibición de conceder un registro por ser confundible con una marca registrada o previamente solicitada (artículo 136 inciso a) de la Decisión 486).
| JurisprudenciaPROPIEDAD INDUSTRIALPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOVERVER2004 |
RESOLUCIÓN N° 0733-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 160156-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0733-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 160156-2002
SOLICITANTE : GALART PERÚ S.A.C.
OPOSITORAS : WRANGLER APPAREL CORP.
THE POLO/ LAUREN COMPANY, L.P.
Nulidad de la resolución de Primera Instancia por haberse omitido efectuar el examen comparativo entre el signo solicitado y una marca registrada
Lima, diecinueve de agosto del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de agosto del 2002, Galart Perú S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto JUST JEANS, para distinguir prendas de vestir, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 21 de noviembre del 2002, Wrangler Apparel Corp. (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Tiene legítimo interés para formular la presente oposición, por ser una compañía que se dedica a nivel internacional a la fabricación y comercialización, entre otros, de prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, principalmente jeans, los cuales identifica bajo la marca WRANGLER.
(ii) El signo solicitado se encuentra conformado únicamente por la frase JUST JEANS que es genérica en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, ya que designa directamente un tipo particular de prendas de vestir (pantalones vaqueros).
(iii) La frase JUST JEANS está conformada por dos términos del idioma inglés muy conocidos y usados en nuestro medio comercial, que para el consumidor significarán “Sólo pantalones vaqueros”, por lo que el signo solicitado carece de distintividad.
Con fecha 22 de noviembre del 2002, The Polo/ Lauren Company, L.P. (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Tiene legítimo interés para formular la presente oposición, por ser una compañía que se dedica a nivel internacional a la fabricación y comercialización, entre otros, de prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, principalmente jeans, los cuales identifica bajo las marcas POLO BY RALPH LAUREN y CHAPS BY RALPH LAUREN.
(ii) El signo solicitado se encuentra conformado únicamente por la frase JUST JEANS que es genérica en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, ya que designa directamente un tipo particular de prendas de vestir (pantalones vaqueros).
(iii) La frase JUST JEANS está conformada por dos términos de idioma inglés muy conocidos y usados en nuestro medio comercial, que para el consumidor significarán “Sólo pantalones vaqueros”, por lo que el signo solicitado carece de distintividad.
Con fecha 09 de enero del 2003, Galart Perú S.A.C. presentó un escrito con el fin de absolver el traslado de las oposiciones; sin embargo, mediante proveído de fecha 4 de agosto del 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por no absueltas las oposiciones, por cuanto el mencionado escrito no contaba con la firma de todos los representantes de la empresa.
Mediante Resolución N° 4987-2004/OSD-INDECOPI de fecha 27 de abril del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones y otorgó el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Los términos JUST y JEANS que conforman el signo solicitado constituyen vocablos propios del idioma inglés, cuyos significados en castellano son “justo o sólo” y “pantalones vaqueros”, respectivamente.
(ii) La palabra JEANS es percibida por el público consumidor como una expresión genérica que designa de manera directa uno de los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial (pantalón de estilo casual o informal hecho comúnmente de denim), cuyo uso es generalizado entre el público consumidor.
(iii) El signo solicitado también se encuentra conformado por el término JUST, cuyo significado en idioma castellano (sólo) no es conocido por la generalidad de consumidores a los que están dirigidas las prendas de vestir, siendo apreciada por estos como una denominación de fantasía, por lo que logra conformar un signo distintivo para los productos a distinguir.
Con fecha 18 de mayo del 2004, Wrangler Apparel Corp. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente:
(i) El hecho que el término JUST esté antepuesto a la palabra JEANS no le quita el carácter genérico a este término, ya que los consumidores van a reconocer en la expresión JUST JEANS básicamente la misma idea.
(ii) Si el signo BLUE JEANS fue rechazado por el Tribunal como signo distintivo para distinguir productos de vestir - pese a que podría señalarse que el sustantivo JEANS va acompañado de un atributo nuevo como es BLUE -, de la misma manera debió considerase irregistrable el signo JUST JEANS.
(iii) Si se admitiera el registro del signo JUST JEANS sin excluir la reivindicación del término JEANS, se otorgaría al solicitante el derecho de exclusiva sobre tal expresión, lo que significaría que podría prohibir y bloquear el derecho de uso de la expresión JEANS por parte de terceros, entre ellos, su empresa.
Invocó la aplicación del inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486 (referido a los signos engañosos).
No obstante haber sido notificada conforme a ley, Galart Perú S.A.C. no absolvió el traslado de la apelación.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si la Oficina de Signos Distintivos incurrió en alguna causal de nulidad al expedir la Resolución N° 4987-2004/OSD-INDECOPI de fecha 27 de abril del 2004.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Justino Coaquira Apaza es titular de la marca de producto constituida por la denominación JUSTTUS JEANS con letras características y logotipo de círculo concéntrico con la letra J coronado y ramas laurel en la parte inferior; todo encerrado en un marco rectangular característico, todo según modelo, que distingue vestidos, sombreros, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 29298, vigente desde el 18 de setiembre de 1996 hasta el 18 de setiembre del 2006.
2. Nulidad del acto administrativo
2.1 Marco legal
El artículo 10 de la Ley 27444 establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.
Asimismo, el artículo 11 1 de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2).
De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.
2.2 Aplicación al caso concreto
La autoridad administrativa en defensa del interés público puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que el signo solicitado es susceptible de originar confusión con una marca registrada o solicitada con anterioridad para distinguir idénticos o similares productos o servicios. Esta facultad de la administración se encuentra consagrada en el artículo 150 de la Decisión 486 concordado con el artículo 153 del Decreto Legislativo 823, en el que se señala que vencido el plazo para formular oposiciones, la Oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado existan o no oposiciones.
Cabe precisar que el examen de registrabilidad comprende no sólo el análisis de las prohibiciones absolutas de registro, sino también las relativas, dentro de las cuales se encuentra la prohibición de conceder un registro por ser confundible con una marca registrada o previamente solicitada (artículo 136 inciso a) de la Decisión 486).
En el presente caso, se ha verificado que con anterioridad a la presente solicitud de registro se encuentra registrada la marca JUSTTUS JEANS y logotipo, a favor de Justino Coaquira Apaza, bajo certificado N° 29298, que distingue vestidos y sombreros de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
De la revisión de la resolución apelada, se desprende que la Oficina de Signos Distintivos se pronunció sobre las oposiciones de Wrangler Apparel Corp. y The Polo/ Lauren Company, L.P. - referidas a la falta de distintividad y carácter genérico del signo solicitado -, sin embargo no efectuó de oficio el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca de producto JUSTTUS JEANS y logotipo.
Por lo tanto, la Resolución N° 4987-2004/OSD-INDECOPI de fecha 27 de abril del 2004 fue expedida contraviniendo lo dispuesto en la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823, y por lo tanto, se encuentra incursa en la causal de nulidad contemplada en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley 27444.
En consecuencia, corresponde devolver el presente expediente a la Oficina de Signos Distintivos a fin de que emita un nuevo pronunciamiento que incluya el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada JUSTTUS JEANS y logotipo.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Declarar NULA la Resolución N° 4987-2004/OSD-INDECOPI de fecha 27 de abril del 2004 y, en consecuencia, DEVOLVER los actuados a la Oficina de Signos Distintivos a fin de que emita nuevo pronunciamiento que incluya el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada JUSTTUS JEANS y logotipo (certificado N° 29298).
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/rl
1 Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad
11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.
11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.
11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.