Resolución 767-99-TRI-SPI

     Expediente      :     131-98-ODA-AI

     Resolución      :     767-99-TRI-SPI

     Denunciantes     :     Autodesk Inc.
Microsoft Corporation

     Denunciado     :     Hecho S.A.

     Lima, 22 de junio de 1999

     I.     ANTECEDENTES

     Con fecha 29 de enero de 1998, Autodesk Inc. y Microsoft Corporation (Estados Unidos de Norteamérica) interpusieron denuncia por infracción a la Ley de Derechos de Autor contra Hecho S.A., por copiar y reproducir sin autorización programa de ordenador de los cuales son titulares. Manifestaron que en la inspección realizada el 21 de enero de 1998 se constató la reproducción y copia, sin contar con la respectiva licencia, de 9 programas sobre un total de 4 computadoras. Agregaron que el denunciado en dicha diligencia presentó licencias de uso que mostraban la posesión legal de algunos programas, los que no han sido considerados en la presente denuncia. Solicitaron la imposición de una multa no menor de 20 UIT, se ordene el cese inmediato de la actividad ilícita así como el pago de US $ 14 511.00 por derechos de autor devengados, además de las publicación de la resolución.

     Con fecha 17 de febrero de 1998, Hecho S.A. (Perú) contestó el traslado de la denuncia manifestando que en la diligencia de inspección efectuada dentro de sus instalaciones cumplió con prestar todas las facilidades del caso a los funcionarios de la Oficina de Derechos de Autor. Señaló que adquirió legalmente tres programas de ordenador (uno de WINDOWS 95), otro de OFFICE 97 Y AUTOCAD R 13), por lo que de las cuatro computadoras que posee tres de ellas se encuentran en situación irregular en cuanto a las licencias de uso, siendo su propósito el adquirir las licencias faltantes. Adjuntó las facturas de la compra de los programas AUTOCAD R 13, WINDOWS 95 (upgrade) y OFFICE 97.

     Con fecha 18 de febrero de 1998, se llevó a cabo la audiencia de conciliación con la presencia de ambas partes. No obstante el intercambio de ideas, no se llegó a un acuerdo.

     Con fecha 6 de abril de 1998, Hecho S.A. manifestó que no obstante su intención de adquirir el programa AUTOCAD R 14 a fin de regularizar su actividad, la adquisición no pudo llevarse a cabo dada la negativa de la empresa titular de los derechos de venderle dicho programa. Agregó que dicho programa ha sido borrado de sus máquinas y reemplazado por un programa distinto. Indicó respecto al WINDOWS que ya había adquirido tres programas con sus respectivas licencias. Adjuntó documentos para acreditar lo manifestado.

     Mediante Resolución N° 92-1998/ODA-Indecopi de fecha 24 de junio de 1998, la Oficina de Derechos de Autor declaró fundada la denuncia administrativa interpuesta. Consideró que debe tenerse en cuenta como válida la cantidad de programas que aparecen en el acta realizada al momento de la diligencia de inspección, cantidad que difiere a la indicada en la denuncia. Señaló que los programas instalados ilegalmente se obtienen contabilizando los programas instalados menos las licencias presentadas. Respecto del valor de cada programa, éste se obtienen en algunos casos de castigar en un 50% el precio pagado por la versión actual, ya que los programas que se encontraron fueron de versiones antiguas, que en algunos casos ya no se venden, como es el caso del AUTOCAD R 13. Indicó que en algunos casos se dará por válido el precio de software dado por los denunciantes, al no haber sido refutados por el denunciado ni haber éste presentado facturas recientes. Respecto a las remuneraciones devengadas señaló que constituyen el precio que debió pagar el denunciado de haber obtenido válida y lícitamente los programas. De otra parte señaló que la multa debe disminuirse prudencialmente en este caso, teniendo en cuenta que en todo momento el denunciado prestó las facilidades para la realización de la medida cautelar de inspección e incluso ha manifestado su voluntad de legalizar el uso de dichos programas, como fluye de los documentos aportados. Concluyó determinando que la publicación de la resolución a costa del infractor no se justifica en razón de la magnitud de la infracción.

     Por lo anterior, la Oficina determinó:

     –     Imponer una multa equivalente a 4.65 UIT.

     –     Fijar por concepto de derechos de autor devengados a favor de las denunciantes la suma de US$ 8,355.00.

     –     Denegar la solicitud de publicación de la Resolución.

     –     Ordenar el cese de la actividad ilícita cometida por la empresa Hecho S.A.

     –     Disponer la inscripción de la resolución en el registro de infracciones.

     Con fecha 2 de julio de 1998, Hecho S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que la Primera Instancia al momento de resolver no ha tomado en cuenta la regularización del software ilegal que poseía en su empresa. Agregó que respecto del programa AUTOCAD R 13, su posesión no ha podido ser regularizada debido a la negativa de la empresa Autodesk Inc. de venderles el mencionado programa, abusando así de la posición de dominio que tiene dicha empresa en el mercado. Agregó que la empresa que les vendió el mencionado programa, a pesar de ser distribuidor autorizado de Autodesk Inc., fue quien les instaló los tres programas del AUTOCAD, sin informarles lo ilícito de la conducta. Con respecto a la multa señaló que la Oficina de Derechos de Autor no ha tenido en cuenta que su empresa es pequeña y sólo cuenta con 4 computadoras, además ha procedido a borrar los programas ilegales de sus computadoras y a lo largo de todo el proceso ha tratado de dar soluciones de acuerdo a sus posibilidades económicas. Respecto a los derechos de autor indicó que no se tomó en cuenta que la empresa había adquirido programas legales.

     Con fecha 2 de julio de 1998, Hecho S.A. solicitó la suspensión de la cobranza coactiva de la multa en razón a que las sumas interpuestas son prácticamente incobrables ya que la Oficina de Derechos de Autor no ha tenido en cuenta que se trata de una pequeña empresa por lo que la sanción, en caso de imponerse, puede significar su salida del mercado.

     Mediante Resolución N° 911-1998-TPI-Indecopi de fecha 21 de agosto de 1998, la Sala de Propiedad Intelectual denegó la solicitud de suspensión de la cobranza coactiva de la multa por considerar que no existían circunstancias atendibles para acceder a dicho pedido. Precisó que las razones expuestas por la apelante no han sido debidamente sustentadas, existiendo indicios de la comisión de la infracción.

     No obstante haber sido notificados conforme a ley, Autodesk Inc. y Microsoft Corporation no cumplieron con absolver el traslado de la apelación.

     Con fecha 25 de noviembre de 1998, Hecho S.A. adjuntó copia del comprobante de pago por medio del cual acreditó el pago de S/. 1,000.00 por concepto de multa.

     II.     CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

     La Sala de Propiedad Intelectual deberá:

     a)     Determinar si Hecho S.A. ha infringido la legislación de Derechos de Autor.

     b)     De ser el caso, pronunciarse sobre las sanciones impuestas por la Primera Instancia.

     III.     ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

     1.     Infracción a las normas sobre derechos de autor

     De acuerdo al artículo 23 de la Decisión 351 concordado con el artículo 69 del Decreto Legislativo 822 los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Asimismo, el artículo 25 de la referida Decisión señala que la reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.

     El autor tiene, por el solo hecho de la creación, un derecho exclusivo y oponible a todos, que comprende facultades de orden moral y patrimonial.

     1.1     En relación a los derechos morales

     Las facultades de carácter personal concernientes a la tutela de la personalidad del autor en relación con su obra destinadas a garantizar intereses intelectuales están contenidas en el artículo 11 de la Decisión 351 concordado con el artículo 22 del Decreto Legislativo 822 y comprenden, entre otros, los siguientes derechos:

     a)     Conservar la obra inédita o divulgarla: Es el derecho del autor a decidir si su obra será accesible al público o por el contrario impedir que se conozca su contenido.

     b)     Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento: Es el derecho del autor a que se reconozca su condición de creador de la obra, es decir, el derecho a que se mencione su nombre. La mención del autor debe hacerse en la forma como él ha elegido. Ello incluye el seudónimo y el anónimo (1).

     c)     Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra: La Decisión 351 (artículo 11 inciso c) y el Decreto Legislativo 822 (artículo 25) impide modificaciones de la obra en tanto puedan atentar contra el decoro de la obra o la reputación del autor.

     1.2     En relación a los derechos patrimoniales

     El autor tiene la facultad de explotar la obra en cualquier forma o bajo cualquier procedimiento, así como de obtener de ello beneficio. Las modalidades de explotación se encuentran indicadas en el artículo 13 de la Decisión 351 concordado con el artículo 31 del Decreto Legislativo 822 de manera ejemplificativa. Entre ellas son de destacar las referidas al derecho de reproducción y distribución.

     a)     El derecho de reproducción

     Conforme al artículo 13 inciso a) de la Decisión 351 concordado con el artículo 31 inciso a) del Decreto Legislativo 822 el autor tiene el derecho exclusivo de realizar o autorizar la reproducción de su obra por cualquier forma o procedimiento.

     El artículo 25 de la Decisión 351 concordado con el artículo 74 del Decreto Legislativo 822 señala que la reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.

     La reproducción alcanza a cualquier forma o procedimiento que permita la fijación de la obra o la obtención de ejemplares de la misma (2).

     En consecuencia, es ilícita toda reproducción total o parcial de la obra por cualquier medio o procedimiento sin la autorización expresa del autor.

     Sin embargo, existen algunas excepciones al derecho de exclusiva del autor, como la contenida en el artículo 24 de la Decisión 351 concordado con el artículo 74 del Decreto Legislativo 822 que establece que el propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia o adaptación de dicho programa siempre y cuando sea indispensable para la utilización del programa.

     Al respecto, conviene en señalar que este límite al derecho de explotación del autor del programa está sujeto a los siguientes requisitos:

     –     Que quien la alegue sea un usuario lícito, es decir, licenciado o autorizado para el uso del programa.

     –     La copia o adaptación debe ser indispensable para el uso del programa, de manera que no están permitidas las transformaciones caprichosas, innecesarias o intranscendentes.

     –     En ningún caso, la copia o adaptación puede exceder el límite de la copia de seguridad (3).

     b)     El derecho de distribución

     El artículo 13 inciso c) de la Decisión 351 concordado con el artículo 31 inciso c) del Decreto Legislativo 822 dispone que el autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la distribución al público de su obra mediante la venta, el arrendamiento o el alquiler.

     2.     Análisis del caso en concreto

     De la revisión del acta de inspección realizada en el local del denunciado con fecha 21 de enero de 1998 (cuya copia obra a fojas 13-14) y por lo manifestado por la empresa Hecho S.A., la Sala considera que ha quedado acreditado fehacientemente que la empresa denunciada reprodujo y utilizó software sin contar con las correspondientes licencias de uso.

     Asimismo, teniendo en consideración las licencias de uso presentadas al momento de la inspección se ha podido determinar que los programas hallados sin licencia son los siguientes:

     –     3 programas AUTOCAD R13.

     –     3 programas OFFICE 97.

     –     3 programas WINDOWS 95.

     Por su parte, el denunciado no ha desvirtuado los argumentos de la Resolución de Primera Instancia que declara fundada la infracción materia del presente expediente, puesto que no ha presentado las licencias de uso correspondiente a los programas antes mencionados.

     Cabe señalar que si bien actualmente el denunciado ha legalizado el software que posee en su empresa, ello no implica que no deba sancionarse el hecho que el denunciado al momento de efectuarse la diligencia de inspección el 21 de enero de 1998 se halló software reproducido y utilizado sin contar con la debida autorización, siendo esa circunstancia lo que se sanciona en el presente caso.

     Con relación a lo señalado por Hecho S.A. en el sentido que la infracción se cometió por desconocimiento de que la conducta practicada constituía una infracción (siendo incluso promovida por uno de los concesionarios autorizados de uno de los denunciantes), la Sala conviene en señalar que dicha circunstancia no es un atenuante a fin de calificar determinada conducta como una infracción a la Ley de Derechos de Autor, puesto que es un principio general del derecho que el contenido de la ley es conocido por todos desde el día en que entra en vigencia. En tal sentido, se debe presumir que el denunciado conocía de la ilegalidad de su conducta.

     3. Determinación de las sanciones

     Las sanciones previstas por la ley de Derechos de Autor tienen por objeto penalizar al infractor por la violación de los derechos de autor y resarcir al titular del provecho ilícito obtenido por el infractor. Es necesario entonces analizar cada una de las sanciones impuestas por la Primera Instancia para determinar la que corresponde al hecho sancionado.

     3.1     Remuneraciones devengadas

     La legislación nacional confiere al autor un derecho exclusivo para explotar su obra. De acuerdo con ello corresponde al autor autorizar o prohibir su explotación mediante su reproducción, representación o ejecución pública, etc.

     De conformidad con el artículo 193 del Decreto Legislativo 822 de ser el caso, sin perjuicio de la aplicación de la multa, la autoridad impondrá al infractor el pago de las remuneraciones devengadas a favor del titular del respectivo derecho o de la sociedad que lo represente.

     El monto de los derechos de autor devengados debe calcularse en base al valor o remuneración que hubiera percibido el titular del derecho de haber autorizado la explotación de la obra.

     Atendiendo a que la Decisión 351 señala que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias, la Sala considera que debe aplicarse el porcentaje que usualmente corresponde a las mismas por concepto de los derechos de autor devengados a favor de sus titulares. En tal sentido y atendiendo a la naturaleza de la infracción, se determina por este concepto un monto equivalente al 20% del valor comercial de los programas.

     Respecto a este porcentaje que usualmente se utiliza como base de cálculo para determinar los derechos de autor devengados, la Sala conviene en señalar que a pesar de haber solicitado a los denunciantes en un caso similar al presente (infracción por reproducción ilegal de software) información relacionada con la estructura de costos de sus programas de ordenador a fin de determinar con exactitud el porcentaje que corresponde a los derechos de autor (expediente N° 1017-97-ODA-AI), hasta la fecha no se ha recibido la información requerida, habiéndose presentado únicamente la opinión jurídica de un experto internacional en materia de Derechos de Autor, el Dr. Ricardo Antequera Parilli, quien a su vez es el abogado de la Business Software Alliance (BSA) en Venezuela.

     A criterio de la Sala –y a diferencia de lo señalado por la Oficina de Derechos de Autor– no se puede considerar que el 100% del precio de venta al público corresponda a las remuneraciones devengadas a favor de los denunciantes, por cuanto dicho precio incluye montos que no son percibidos por el titular del programa, así se tiene, entre otros, el 18% por Impuesto General a la Ventas (IGV), los costos de venta del producto (que comprende, entre otros, el porcentaje que se asigna a los distribuidores o vendedores, los gastos de publicidad, etc.).

     Asimismo, de admitirse que el 100% del precio de venta al público constituyan las remuneraciones devengadas a favor de los titulares de los derechos de autor, los productores de software estarían percibiendo por este concepto una suma mayor a la que les correspondería en caso de haber vendido legalmente sus programas de ordenador, por cuanto no tendrían que deducir de dicho monto ningún concepto (impuesto o costos), vulnerándose así lo establecido en el artículo 194 del Decreto Legislativo 822 (4). Ello, a su vez, implicaría que a los denunciantes les sería más beneficioso económicamente que los consumidores infrinjan la ley.

     En este contexto, se debe señalar que la Sala de Propiedad Intelectual, dada su función de órgano protector y promotor del respeto a los derechos de autor en nuestro país, no debe promover conductas que tiendan a fomentar entre los titulares de software la infracción a la Ley de Derecho de Autor.

     En atención a lo señalado anteriormente y mientras los denunciantes no presenten los datos concretos necesarios, la Sala continuará aplicando el porcentaje que hasta la fecha ha venido utilizando para determinar las remuneraciones devengadas (20% del precio de venta) [3].

     Para acreditar el precio de venta del software MS OFFICE, MS WINDOWS 95 y AUTOCAD R14, los denunciantes han presentado dos listas de precios (fojas 15 a 18), así como copias de facturas emitidas por distintas empresas, no habiendo sido los precios contenidas en ellas cuestionados por el denunciado.

     De acuerdo a los documentos mencionados, se aprecia que el valor del programa OFFICE 97 es de US$ 555.00. Con relación al programa AUTOCAD R13, cabe precisar que en el presente caso, si bien el mismo AUTOCAD R13 no se encuentra obsoleto (tan es así que la empresa denunciada lo utilizaba en su trabajo diario), la Sala considera que al no encontrarse actualmente en venta en el mercado nacional, circunstancia que no permite conocer con exactitud el precio del mismo, se tomará como precio de referencia a fin de calcular los derechos de autor de los denunciantes el 50% del precio de la versión actualizada de dicho programa, el mismo que asciende a US$ 4 000.00. Con respecto al programa WINDOWS 95 (cuyo precio aproximado es de US$ 150.00) sucede un hecho similar, puesto que el programa que actualmente se encuentra en el mercado es WINDOWS 98, siendo difícil de hallar la versión 95.

     Por lo expuesto, la Sala considera que al infractor le corresponde pagar por concepto de remuneraciones devengadas la suma de S/. 5 200.00, que equivale a 1.85 UIT.

     De otro lado, con relación a lo manifestado por el denunciado –en el sentido que se debe tener en cuenta al momento de calcular las remuneraciones el que haya adquirido software legal– la Sala conviene en señalar que el hecho que el denunciado haya regularizado el software ilegal que tenía en su empresa no implica que el monto por concepto de remuneraciones devengadas deba ser disminuido, por cuanto el Decreto Legislativo 822 (5) hace una diferencia clara entre el hecho de adquirir software legal para legalizar la conducta ilícita y el pago por remuneraciones devengadas, constituyendo actos distintos e independientes uno del otro.

     3.2     Multa

     Por su naturaleza la multa es la pena pecuniaria impuesta al denunciado por haber infringido la Ley de Derechos de Autor. A la Autoridad Administrativa le corresponde no sólo tutelar estos derechos y, a través de ello, cautelar el acervo cultural del país, sino también difundir la importancia y el respeto de los derechos de autor para el progreso económico, tecnológico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

     a)     La Sala estima que el monto de la multa debe ser impuesto tomando en cuenta en primer lugar el provecho ilícito obtenido por el denunciado al realizar el acto infractorio. La Sala tiene en consideración que en el presente caso la empresa denunciada no se dedica a la comercialización de programas de ordenador sin licencia, sino que ha hecho uso indebido de los mismos dentro de las actividades propias del giro de su negocio. Por las razones expuestas, se determina que el provecho ilícito debe calcularse tomando como base el precio que dejó de pagar por el software que utilizaba sin autorización.

     En el presente caso, el precio del software que se dejó de pagar, atendiendo a las circunstancias señaladas en el numeral anterior (el precio del AUTOCAD R13 y del WINDOWS 95 es del 50% de la versión actual) es de S/. 26 000.

     b)     Ahora bien, con la imposición de la multa la Sala busca no sólo sancionar al infractor por la comisión del acto infractorio sino también propiciar un cambio de conducta de los agentes económicos de tal forma que se disuada al infractor de continuar con su práctica ilegal. Por ello, de ser la multa de magnitud similar al provecho ilícito no se lograría este objetivo, ya que la multa podría ser percibida por el infractor tan sólo como un riesgo que estará dispuesto a asumir teniendo en cuenta las ganancias potenciales.

     Normalmente la Sala tiene como práctica aumentar la multa en un monto igual al provecho ilícito para disuadirlo. Sin embargo, en el presente caso, aparentemente este fin se viene logrando, puesto que de los documentos que obran en el expediente se puede inferir que el denunciado está legalizando su actividad de acuerdo con sus posibilidades, lo que será tomando en cuenta al momento de imponer la multa.

     c)     De otro lado, para determinar la multa a imponerse la Sala estima que también debe tenerse en cuenta la actitud procesal del denunciado. En el caso concreto, a lo largo del procedimiento Hecho S.A. ha aceptado que cometió la infracción y ha tratado de llegar en todo momento a un acuerdo conciliatorio con los denunciantes.

     En base a las consideraciones anteriores, la Sala determina que en el presente caso la multa debe ser fijada en 9.3 UIT.

     De otro lado, respecto a lo manifestado por el denunciado –en el sentido que deberá tenerse en cuenta el hecho que uno de los denunciantes ha prohibido que se le vendan sus productos al infractor constituyendo tal acto un abuso de su posición de dominio– la Sala conviene en señalar que dado que lo afirmado estaría incurso como una práctica que atenta contra la libre competencia, no es competencia de esta Sala manifestarse al respecto, quedando libre el denunciado de ejercitar sus derechos por la vía legal pertinente.

     3.3     Cese de la actividad ilícita

     Habiendo quedado establecido que Hecho S.A. ha adquirido el software legal necesario para el funcionamiento de su empresa, la Sala considera que carece de objeto lo ordenado en el artículo cuarto de la Resolución de Primera Instancia.

     IV.     RESOLUCIÓN DE SALA

     CONFIRMAR los artículos Primero, Tercero y Quinto de la Resolución N° 92-1998/ODA-Indecopi de fecha 24 de junio de 1998 y por los fundamentos expuestos:

     Primero.- Declarar FUNDADA la denuncia administrativa presentada por Microsoft Corporation y Autodesk Inc. contra Hecho S.A. por violación de la Decisión 351 y del Decreto Legislativo 822.

     Segundo.- Fijar como remuneraciones devengadas que deberá abonar el infractor a favor de la empresa denunciante la suma de 1.85 UIT.

     Tercero.- IMPONER a Hecho S.A. una multa de 9.3 UIT, la misma que deberá ser abonada en Tesorería del Indecopi en el término de 10 (diez) días, bajo apercibimiento de remitirse a cobranza coactiva.

     Cuarto.- Dejar insubsistente el artículo Cuarto de la Resolución N° 92-1998/ODA-Indecopi referido al cese de la actividad ilícita.

      Con la intervención de los vocales: Ana María Pacón Lung, Víctor Revilla Calvo e Isaías Flit Stern.