RESOLUCIÓN N° 0903-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 277-2002/OIN

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0903-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 277-2002/OIN

SOLICITANTE : SERMOLPLAST S.R.L. OPOSITORA : SIMU S.A

Solicitud de diseño industrial – Examen de novedad- Falta de singularidad

Lima, seis de octubre del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 5 de abril del 2002, Sermolplast S.R.L. (Perú)  solicitó el registro de diseño industrial para JARRA, C.I.D.5 07-01; cuyo diseñador es Rodolfo Bejarano Belfiore.

Con fecha 7 de junio del 2002, Sermolplast S.R.L. adjuntó el contrato de cesión de derechos de uso, celebrado el 4 de mayo del 2002 entre su empresa y el diseñador Rodolfo Bejarano Belfiore, en virtud del cual este último le cede en forma exclusiva los derechos de uso, fabricación y comercialización sobre el diseño industrial de la jarra objeto del presente registro.

Mediante proveído de fecha 25 de junio del 2002, la Oficina de Signos Distintivos requirió a la solicitante que cumpla con presentar la fotografía de la figura isométrica. Dicho requerimiento se tuvo por cumplido con fecha 19 de julio del 2002.

Con fecha 19 de julio del 2002, se otorgó la orden de aviso N° 680 - 2002, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 5 de agosto del 2002.

Con fecha 16 de setiembre del 2002, Simu S.A. (Perú) formuló oposición manifestando que el diseño industrial que se pretende registrar no cumple con el requisito de novedad, por cuanto es público y notorio que en el mercado nacional y extranjero desde hace muchas décadas se fabrican y se comercializan jarras con las dimensiones, reunión de líneas, formas, líneas y contornos iguales a la que la solicitante pretende irrogarse como titular. Presentó como medios probatorios varias facturas correspondientes a la adquisición de la  jarra “ Calipso ” y dos fotografías de su jarra.

Mediante proveído de fecha 18 de setiembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por interpuesta la oposición, corriendo traslado de la misma a la solicitante por el plazo de 30 días hábiles.

Mediante proveído de fecha 9 de mayo del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, habiendo verificado que el plazo para contestar la oposición había vencido, tuvo por no contestada la oposición formulada por Simu S.A y por finalizada la etapa de oposición, ordenando que se continúe el trámite conforme a su estado.

Con fecha 30 de julio del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso que se emita informe técnico, tomando en cuenta los argumentos técnicos contenidos en el escrito de oposición de fecha 16 de setiembre del 2002, presentado por la empresa Simu S.A. Asimismo, precisó que no se tomarán en cuenta: i) las facturas presentadas por la opositora, toda vez que no se puede acreditar de su contenido que están referidas al diseño industrial solicitado, y  ii) las fotografías adjuntadas, ya que no generan certeza en cuanto a su correspondencia con los productos especificados en las facturas presentadas.

Con fecha 5 de noviembre del 2003, la examinadora de patentes presentó el Informe Técnico N° CGO 041/2003, concluyendo lo siguiente:

-Analizados los argumentos técnicos planteados por la opositora, se considera que éstos no constituyen pruebas fehacientes que respalden sus afirmaciones y que demuestren que lo solicitado carece de novedad, puesto que ésta únicamente se ha limitado a mencionar que dicho diseño industrial se viene comercializando en el mercado desde hace varios años, sin que alguna de sus pruebas presente una fecha cierta que anteceda a la fecha de presentación de la presente solicitud. En tal sentido, debe declararse infundada la oposición planteada por Simu S.A. en contra de la solicitud presentada por Sermolplast S.R.L.

-Por otra parte, de la búsqueda realizada en la base de datos de la oficina inglesa, se encontró como antecedente más cercano el diseño industrial de una “Jarra” cuyo titular es Dart Industries Inc., con registro N° 1019574 , cuya fecha de concesión es el 25 de octubre de 1984 (D2).

-El diseño solicitado (D1) presenta como diferencias, con relación al diseño registrado (D2), un cuerpo con paredes que se elevan ligeramente inclinadas, además de presentar en su extremo superior una porción diferenciada alrededor de ella con una inclinación visiblemente mayor a las paredes del cuerpo; en cambio, el diseño D2 presenta un cuerpo de paredes que se elevan verticalmente y no cuenta con ninguna porción diferenciada. Asimismo, el pico vertedor en el diseño D1 se encuentra formando parte de la porción diferenciada; en cambio, en el diseño D2 se presenta el pico vertedor como una configuración en forma de triángulo rectángulo invertido. Finalmente, el diseño D1 presenta un asa en forma de una “L” invertida formando un ángulo obtuso que visto frontalmente presenta una forma rectangular; en cambio, en el diseño D2, se observa un asa en forma de una “L” invertida formando un ángulo recto que visto frontalmente presenta una forma trapecial de base mayor y menor redondeada.

-Las diferencias se aprecian en el siguiente cuadro comparativo:

-Dadas las diferencias anotadas, el diseño industrial solicitado cumple con el requisito de novedad exigido por el artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Mediante Memorándum N° 049 – 2004/OIN de fecha 13 de febrero del 2004, el jefe de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías solicitó al jefe del Área de Fiscalización que se realicen las acciones pertinentes a fin de llevar a cabo una investigación – con la debida identificación del personal a cargo de la misma - con el objeto de determinar la fecha en la que la “Jarra” se comercializó o salió al mercado por primera vez; recabando la documentación que acredite su presencia en el mercado con anterioridad al 5 de abril del 2002. Sugirió en particular la visita a la empresa Simu S.A., así como a los alrededores del Mercado Central de la ciudad de Lima.

Mediante Memorándum N° 153-2004/GAD-Afi de fecha 5 de marzo del 2004, el jefe del Área de Fiscalización remitió el Informe N° 033-2004-CSR/AFI, en el que se da cuenta de la siguiente información, obtenida a partir de una investigación en catorce empresas y establecimientos comerciales:

Asimismo, en el acta adjunta al informe antes citado, se señala que en la visita efectuada el 24 de febrero del 2002 a la empresa opositora Simu S.A., el señor Ciro Páucar Palma, quien manifestó ser contador de la empresa, entregó copia de un catálogo donde se aprecia el producto “practijarra” y fotocopia de una factura por la venta de dicho producto.

Mediante Resolución Nº 000597-2004/OIN-INDECOPI de fecha 30 de abril del 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró infundada la oposición presentada por Simu S.A. y otorgó el registro del diseño industrial solicitado, al no existir elementos de juicio que permitan realizar un examen comparativo, careciendo de fundamento los argumentos planteados por la opositora. Consideró que, de acuerdo al informe técnico emitido, el diseño industrial solicitado cumple con el requisito de novedad por presentar diferencias con el diseño encontrado en la base de datos de la oficina inglesa como antecedente más cercano, registrado por Dart Industries Inc. "Jarra” (N° 1019574). En ese sentido, determinó que el diseño industrial solicitado reúne los requisitos establecidos en el artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fecha 4 de junio del 2004, Simu S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

-El diseño solicitado carece de novedad, por lo que se encuentra en desacuerdo con lo señalado por la examinadora externa en el Informe Técnico N° CGO 041/2003, cuando señala que entre dicho diseño industrial y el diseño industrial encontrado como antecedente existen diferencias técnicas, determinando que el signo solicitado tiene novedad.

-Las diferencias entre los diseños confrontados son irrelevantes e imperceptibles a simple vista, lo que no permite determinar que el diseño solicitado cumpla con el requisito de novedad.

-La resolución apelada no ha tomado en cuenta las facturas presentadas en su escrito de oposición, mediante las cuales podía determinarse que el producto denominado “Jarra” ya se había hecho accesible al público consumidor, y que dicho diseño es de uso tradicional en los hogares no sólo del Perú sino del mundo entero, desde hace muchos años.

-Las facturas presentadas no fueron tachadas ni observadas por la solicitante, por lo que resulta extraño que la administración las rechace.

-Si bien en todas las facturas y boletas de pago que emiten las empresas se consigna una descripción lo más específica posible, de tal forma que se pueda individualizar el producto materia de la operación, al parecer ninguna de las facturas presentadas se ajusta a los criterios de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías para que dichos documentos creen certeza respecto de su contenido.

-La resolución apelada tampoco ha tomado en cuenta los antecedentes internacionales donde se puede apreciar que desde 1984, la jarra – supuestamente novedosa - se encuentra registrada a nombre de Dart Industries Inc.

La solicitante no cumplió con contestar la apelación interpuesta por la opositora.

II. CUESTIÓN DE DISCUSIÓN

Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si el diseño industrial solicitado reúne los requisitos de registrabilidad.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Con fecha 11 de mayo de 1984, Dart Industries Inc.  solicitó en el Reino Unido el registro del diseño para jarra, el cual fue concedido el 25 de octubre de 1984 y se encontró vigente hasta el 16 de enero de 1999.

2.1 Consideraciones previas

2. Registrabilidad de los diseños industriales

2.1 Consideraciones previas

Los empresarios al concurrir al mercado presentan sus productos bajo formas estéticamente atractivas. De este modo, pretenden que, ante productos de distinta naturaleza y que reportan la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean más agradables externamente. Precisamente, para proteger las creaciones de forma estéticas de los productos, se ha previsto la figura del diseño industrial.

A través de los diseños industriales, se protegen aquellas creaciones de forma que tienen por finalidad satisfacer las exigencias estéticas del consumidor. La expresión “diseño industrial” hace referencia, por ende, a la innovación formal que se incorpora a la apariencia externa de los productos industriales.

Cerdá Albero ¹ señala que en el diseño industrial se dan cita los siguientes intereses: -El interés de los empresarios: Que invierten en hacer más atractivos sus productos.

-     El interés de los diseñadores: Que incrementan con su creatividad el valor de los productos de diseño.

-     El interés de los consumidores: Que satisfacen sus gustos estéticos a través de la puesta a disposición en el mercado de los diseños industriales.

-     El interés del propio mercado: Que ve favorecido el fomento de las inversiones con la introducción de nuevos diseños que determinan el enriquecimiento del acervo de las formas estéticas.

2.2 Dibujos industriales, modelos industriales y diseños industriales

Si bien algunas leyes hacen una diferenciación entre dibujos industriales y modelos industriales, la tendencia actual de la legislación en la mayoría de países es integrar ambas figuras bajo un concepto unitario: el de los diseños industriales.

Así, la Decisión 85 (artículo 45) consideraba como modelo industrial a toda forma plástica que sirviera de tipo para fabricar productos industriales o de artesanía que les diera una apariencia especial y no implicara efectos técnicos. Asimismo, se consideraba dibujo industrial a toda reunión de líneas o combinación de colores que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial sin que cambiase el destino de dicho producto.

En las Decisiones 311 (artículo 57), 313 (artículo 57), 344 (artículo 58) y 486 (artículo 113) se fusionan ambos conceptos en el concepto de diseño industrial, que comprende la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

La distinción entre “dibujos  y “modelos” es intrascendente. El régimen sustantivo y la protección conferida a ambos son idénticos. En la práctica suelen estar refundidos inseparablemente en la misma creación elementos bidimensionales (efectos de superficie) y elementos tridimensionales. El concepto de “diseño industrial” es apropiado y abarca ambos tipos de formas ² .

2.3 Marco conceptual

Conforme se ha señalado en el punto 2.2, el artículo 113 de la Decisión 486 señala que se considera diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Para Bodenhausen ³ , los dibujos o modelos industriales están constituidos por los aspectos o elementos ornamentales de un artículo utilitario, incluso sus características de dos o tres dimensiones en cuanto a forma y superficie que constituyen la apariencia del artículo.

Conviene también citar la definición formulada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los diseños industriales: “Se refiere al derecho garantizado en muchos países, de acuerdo a un sistema registral, para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad de diseño”. ⁴

De las anteriores definiciones del diseño industrial, se desprenden los siguientes elementos que le son característicos:

-     El diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto, ya sea en su superficie bidimensional (líneas, colores, transparencia, brillo, etc.) o en su forma tridimensional (contornos, volúmenes).

-     El diseño industrial debe ser arbitrario, esto es, no necesario para construir el objeto al cual se aplica o para que éste cumpla su función utilitaria. Así, la protección del diseño no abarca a las características únicamente impuestas por razones puramente prácticas o técnicas - como el mejor funcionamiento de un objeto o sistema - y que no tengan como finalidad mejorar la apariencia del producto. Existen otras figuras jurídicas que protegen estos desarrollos (patentes de invención y modelos de utilidad) ⁵

-     El diseño industrial debe conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, confiriéndole una fisonomía nueva y propia. En tal sentido, el diseño industrial otorga un valor agregado al objeto en cuestión.

-     El diseño industrial debe ser percibido por la vista en su uso o funcionamiento. Así, la forma de un componente electrónico, al interior de un artefacto, que no es percibido por la vista, no constituye un diseño industrial.

-     El diseño industrial debe aplicarse a un artículo utilitario, esto es, susceptible de ser reproducido artesanal o industrialmente. Así, no constituye un diseño industrial un cuadro cuya finalidad sea únicamente la contemplación estética.

2.4 Protección de los diseños industriales

El derecho exclusivo sobre un diseño industrial se adquiere por el registro ante la oficina competente y otorga a su titular una protección por el período de su concesión oponible universalmente ( erga omnes ).

2.5 Condiciones para la protección

Para que un diseño industrial pueda acceder al registro debe ser nuevo y poseer una apariencia particular.

2.5.1 Novedad de los diseños industriales

La novedad es uno de los requisitos que debe concurrir en una creación de forma para que pueda originar un derecho de diseño industrial. En efecto, en la generalidad de los ordenamientos jurídicos, la concesión de un derecho de exclusiva relativo a un diseño industrial está condicionada a que la correspondiente creación de forma sea nueva.

Conceptualmente, el término novedad alude a la cualidad de nuevo, de cambio producido en una cosa, de innovar algo que ya estaba en práctica ⁶ .

En tal sentido, se entenderá que un diseño industrial tiene novedad cuando signifique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía.

Esta cualidad es indispensable y de carácter intrínseco al diseño industrial y esencial para su protección como derecho de propiedad industrial.

Conforme señala Otero Lastres, en la generalidad de los ordenamientos jurídicos la concesión de un derecho de exclusiva sobre la forma de un objeto o - lo que es lo mismo - de un derecho de modelo industrial se subordina a que la correspondiente creación sea, por lo menos, nueva ⁷ .

a) Determinación de la novedad

“En términos generales, a la  hora de formular el concepto de novedad de los modelos industriales se puede adoptar tres principios  distintos. (i) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (ii) considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (iii) considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento” ⁸ .

En principio, partir del hecho que lo nuevo es lo no conocido, supone reconocer  a los diseños industriales la misma naturaleza que la de los que protegen las creaciones técnicas (Derecho de Patentes y de Modelo de Utilidad). En ordenamientos que han acogido este principio, el momento en que ha de apreciarse la novedad es en la presentación de la solicitud de concesión de registro. Las anticipaciones perjudiciales para la novedad consisten, fundamentalmente, en actos a través de los cuales se da a conocer la correspondiente creación de forma. Así, los actos de divulgación de la creación de forma realizados con anterioridad a la fecha de solicitud  destruyen la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva. Esta concepción corresponde a lo que la doctrina alemana denomina novedad objetiva.

Si se toma en cuenta que lo nuevo es lo no copiado de los diseños hasta entonces existentes, esto es, lo que su autor ha creado independientemente, la naturaleza jurídica de los diseños industriales se aproxima a los derechos de autor. Este concepto de novedad es el que la doctrina alemana denomina novedad subjetiva, en la cual el momento determinante para la novedad es el de la creación del diseño. En este sistema, constituirá una anticipación perjudicial para la novedad cualquier creación de forma que haya sido copiada por el autor del correspondiente diseño. La novedad subjetiva sólo toma en consideración el conocimiento del autor del diseño. Esto quiere decir que es indiferente que exista y sea conocido con anterioridad otro diseño idéntico. Lo único que se exige es que el autor del diseño que se pretende proteger no haya conocido un diseño anterior y que, por tanto, no haya podido copiarlo.

Acogerse al hecho que lo nuevo es lo que se diferencia de lo existente, significa atribuir a los diseños industriales una naturaleza jurídica intermedia entre las dos anteriores. Así, el momento en el que ha de referirse el juicio sobre la novedad  es, al igual que en la novedad subjetiva, el de la creación; si es así, la diferenciación es la característica esencial de ese concepto de novedad y la condición de ser diferente surge en el momento de ser creado. En este sistema, las anticipaciones que destruyen la novedad consisten en la existencia, en el momento de la creación, de otras iguales. En consecuencia, los actos de divulgación de la creación de forma anteriores a la presentación de la solicitud son irrelevantes a efectos de la novedad. Así, un diseño será nuevo en sentido relativo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas o círculo de personas (círculo especializado) de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad.

b) Novedad de los diseños industriales en función de su objeto

Dado que la finalidad de los diseños industriales es enriquecer las creaciones de forma existentes, deja de ser nuevo lo que está incluido en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria ⁹ .

“…..Están incluidas en dicho patrimonio  (…) las creaciones de forma que hayan sido publicadas o descritas, las que hayan sido utilizadas o practicadas, directa o indirectamente, en el extranjero o en el país, y las que sean de dominio público…. De tal manera que para juzgar la novedad de un modelo habrá que comparar la creación de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad ” ¹⁰ .

c) El requisito de novedad en la legislación comunitaria y nacional

El artículo 115 de la Decisión 486 señala que serán registrables los diseños industriales que sean nuevos.

EL artículo 115 de la Decisión 486 señala que un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio . Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones ¹¹ .

Conforme se advierte, el requisito de la novedad exigido por la norma es de carácter absoluto y a nivel mundial, ya que trasciende al espacio y al tiempo en que se haya efectuado la divulgación. Así, la legislación  aplicable al caso considera como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento. En consecuencia, los actos de divulgación de un diseño industrial realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud destruyen la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva.

En tal sentido, la publicación o descripción, la utilización y la exhibición de la creación de forma realizados con anterioridad a la fecha de solicitud  constituyen divulgaciones perjudiciales para la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva.

Tampoco será nuevo un diseño si se ha hecho accesible a los competidores en el mercado, de modo que puedan reproducirlo sin dificultad, aun cuando no se haya publicado en revistas especializadas del área o no se haya expuesto en ferias o exposiciones.

A este respecto, conviene resaltar lo señalado por Pachón/Sánchez Ávila ¹² :

“A diferencia de lo que sucede en materia de patentes no hay divulgaciones temporalmente estériles, esto es, que cualquier divulgación afecta de inmediato la novedad del diseño industrial, por lo cual la descripción, la utilización o cualquier otro medio que haga el diseño industrial accesible al público, antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, así provenga del creador o su causahabiente, afecta la novedad del diseño (…) expresamente la norma legal considera que el patrimonio de las formas estéticas no se reduce al existente en el País Miembro en donde se solicita el diseño industrial, toda vez que específicamente se señala en cualquier lugar, indicándose con ello que se puede tratar del País Miembro en donde se hace la solicitud o de otro Estado”.

Para establecer si un diseño es nuevo deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros diseños ya conocidos. En este examen se considerará que no es nuevo no sólo un diseño idéntico a otro sino uno substancialmente igual a otro o que difiera de otro en características secundarias.

d) Momento de apreciación de la novedad

La apreciación de la novedad de un diseño industrial debe referirse necesariamente a un momento concreto, toda vez que el diseño no puede ser nuevo indefinidamente.

La Sala conviene en precisar que, de acuerdo al citado artículo 115 de la Decisión 486, el momento determinante para la novedad es el del depósito de la solicitud. En tal sentido, el juicio sobre la novedad se formula respecto al momento de la presentación de la solicitud y versará sobre todo lo que se haya hecho accesible al público en cualquier lugar o en cualquier momento con anterioridad a esa fecha o a la de prioridad que se reivindica.

Al respecto, Otero Lastres señala que el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad viene dado por el día, la hora y el minuto exacto en el que se ha efectuado el depósito de la solicitud de concesión de un derecho de modelo industrial ¹³ .

2.5.2 Apariencia particular de los diseños industriales

Conforme se ha señalado en el punto 2.3, el artículo 113 de la Decisión 486 considera al diseño industrial como la apariencia particular de un producto.

Se entiende como particular aquello que es singular o individual, como contrapuesto a universal o general ¹⁴ . Por tanto, el diseño tendrá carácter particular cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Además, deberá conferir un valor agregado al producto al que se aplique.

Conforme señala Otero Lastres, el modelo industrial (…) protege las creaciones industriales que tienen por finalidad hacer los productos más atractivos, desde el punto de vista estético, para el consumidor ¹⁵ .

Así, la incorporación de un diseño industrial a un producto debe ayudar a una diferenciación suficiente del mismo, originando un aumento de la atracción de los compradores hacia tales productos, lo que justificaría su compra e incrementaría la venta de estos productos.

La apariencia visual es una de las consideraciones que más influye en la decisión de los consumidores a la hora de preferir un producto sobre otro, particularmente cuando una clase de productos que desempeña la misma función está disponible en el mercado. En estas situaciones, si el desempeño técnico de varios productos ofrecidos por diferentes fabricantes es relativamente igual, la apariencia estética y el costo determinarán la elección del consumidor ¹⁶ .

A diferencia del requisito de novedad, no se cumple con el requisito de apariencia particular con la sola comparación con los diseños preexistentes, sino que se requiere un determinado criterio o juicio de valor. Para que un diseño tenga una apariencia particular, no basta que no sea copia de otro diseño preexistente, sino que debe superar un mínimo nivel de originalidad y creatividad, de modo que “la impresión general sea claramente diferente” ¹⁷ . Si bien el diseño industrial puede inspirarse en un diseño o elemento preexistente, debe presentarse en una forma distinta y original.

Para muchos autores, un diseño industrial debe plasmar la personalidad de su autor, aunque en un nivel menor que el que se exige para el derecho de autor.

La Sala conviene en precisar que este requisito es muy difícil de lograr en un diseño industrial, por cuanto sus autores son diseñadores profesionales que se basan en la demanda del mercado y los requerimientos de sus clientes para hacer sus diseños. En consecuencia, queda poco espacio para plasmar la personalidad de su autor.

En virtud de las consideraciones anteriores, es preferible desechar criterios subjetivos en la determinación de si el diseño es original, estableciendo más bien criterios objetivos para apreciar la originalidad, tales como:  El aumento en la demanda de los productos que incorpora el diseño, el requerimiento del diseño por parte de personas oficiales y reconocidas del área correspondiente, el aumento de producción o fabricación de los productos que incorpora el diseño en cuestión.

2.6 Aplicación al presente caso

Previamente al examen de novedad del diseño solicitado, cabe recordar que lo que se protege en un diseño industrial son los elementos ornamentales y de carácter estético o arbitrario, que tengan por finalidad modificar la apariencia de los productos a los que se aplique - que son los que en sentido estricto corresponden al diseño industrial -sin tomar en cuenta los elementos de carácter técnico que respondan a criterios de seguridad y funcionalidad.

Además, debe tenerse en cuenta que el registro de un diseño industrial otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone - además de la facultad de utilizar esa apariencia particular de un producto en el tráfico económico (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del diseño industrial puede exigir a los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de la reunión de líneas, combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional que conforman esa apariencia particular, lo que constituye una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado; y por esta razón se excluye del registro a los diseños industriales no novedosos o que no den una impresión distinta del producto con respecto a la impresión general producida por otros preexistentes en el mercado.

Así, de acceder a registro aquellos diseños industriales que son de dominio público y que no otorguen una apariencia particular al producto al cual se aplican, se estaría concediendo un derecho exclusivo sobre los mismos a favor de un competidor singular, prohibiendo su utilización por parte de terceros, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondiente diseños industriales. Por ello, es mejor dejar que éstos sean libremente utilizados por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

En el presente caso, se solicitó el registro del diseño industrial para jarra, que se reproduce a continuación:

Se advierte que el Informe Técnico N° CGO 041/2003 concluyó que el diseño industrial solicitado cumple con el requisito de novedad, por no haber encontrado similitudes sustanciales con el diseño para “Jarra” solicitado por Dart Industries Inc. concedido con fecha 25 de octubre de 1984, que fuera encontrado entre los antecedentes de diseños industriales de la base de datos de la Oficina de Reino Unido (The Patent Office), que obra en la foja 73 del expediente.

Por su parte, la opositora señaló que las diferencias entre el diseño industrial solicitado y otros que se encuentran en el mercado son irrelevantes e imperceptibles a simple vista.

En tal sentido, corresponde a la Sala efectuar el examen de novedad del diseño solicitado, comparándolo con el registro de diseño para “Jarra” obtenido por Dart Industries Inc., así como con otros diseños encontrados.

TÍTULO N° 1019574

Efectuado el examen comparativo entre ambos diseños, se advierte lo siguiente:

Semejanzas encontradas

Diferencias encontradas

En vista del antecedente encontrado y del análisis comparativo realizado entre los diseños en cuestión, se considera que los mismos no presentan semejanzas sustanciales, y que las diferencias existentes entre ambos determinan que el diseño industrial solicitado cumpla con el requisito de novedad exigido por el artículo 115 de la Decisión 486.

Sin embargo, se advierte que el diseño industrial solicitado no cumple con ser singular o particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Decisión 486, concordado con el artículo 102 del Decreto Legislativo 823, toda vez que no contiene características estéticas creativas ni alcanza un mínimo de singularidad o apariencia especial. En efecto, el diseño solicitado no proporciona una impresión especial o distinta de los diseños que ya existen en el mercado que haga atractivo al producto en cuestión.

Así, según se advierte, el diseñador de la jarra solicitada a registro ha combinado elementos de otros diseños que ya se encuentran en el mercado, algunos de los cuales obtuvieron el registro, como se aprecia a continuación:

Con relación al asa del diseño :

Como se puede apreciar el asa en forma de “L” invertida que se separa del cuerpo de la jarra ya es conocida y utilizada, por lo que el solicitante no ha empleado un esfuerzo creativo al introducirlo a su diseño.

TITULO N° 2085872 (Reino Unido) TITULO N° 2011916 (Reino Unido)

Con relación al cuerpo del diseño :

En el mercado se puede encontrar múltiples diseños que parten de una base circular, sin embargo, como se aprecia en los siguientes diseños, en algunos  se han introducido elementos originales, como una asa novedosa o un pico singular que les ha permitido acceder al registro, lo cual no se da en el presente caso.

TITULO 2050428 (Reino Unido) TITULO 147673 (Perú)

Con relación al pico vertedor :

Se aprecia que, aun cuando no existe una total identidad respecto al pico del diseño solicitado, en muchos diseños de jarras, el pico vertedor sobresale del diámetro del cuerpo de la jarra. Esta coincidencia se debe a cuestiones de orden funcional, ya que permite un mayor control sobre el líquido que se vierte del recipiente. Sin embargo, para obtener el derecho de explotación exclusiva, se requiere contar con otras características adicionales, como se aprecia en los siguientes casos:

TITULO N° 74 (Perú) TITULO N° 2020148 (Reino Unido) TITULO N° 108486 (Australia) TITULO N° 2003718 (Reino Unido)

Si bien los diseños mostrados no son íntegramente iguales o similares al diseño solicitado (razón por la cual no fueron considerados al momento de evaluar la novedad), sí tienen características que han sido recogidas e incorporadas por la solicitante en su diseño de jarra. Sin embargo, esta suerte de síntesis producida a partir de los diseños ilustrados no ha sido enriquecida con otros elementos que le permitan adquirir una apariencia particular que supere ese mínimo nivel de originalidad que se requiere para que el consumidor pueda distinguir el modelo de jarra de la solicitante respecto de las demás que se ofrecen en el mercado.

En consecuencia, la Sala considera que si bien el diseño industrial solicitado es novedoso, carece del requisito de apariencia particular establecido en el artículo 113 de la Decisión 486 concordado con el artículo 102 del Decreto Legislativo 823, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 000597-2004/OIN-INDECOPI de fecha 30 de abril del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del diseño industrial para JARRA, C.I.D.5 07-01, solicitado por Sermoplast S.R.L.

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

1     Fernando Cerdá Albero, Diseño Industrial: Protección jurídica en España y perspectivas de la Comunidad Europea, Revista General de Derecho, Sección de derecho de la competencia y de los bienes inmateriales, 1994, p. 3671.

2     La Protección Jurídica del Diseño Industrial, en: OMPI, Doc. OMPI/PI/JU/LIM/96/3 del 27.11.96, Curso Introductorio sobre Propiedad Industrial, pp.  2 y 3.

3     G.H.C. Bodenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París, Ginebra 1969, p. 23.

4     Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229.

5     Al respecto, Otero Lastres ( El Modelo Industrial , Madrid 1977, p. 359) señala: “Si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es separable del efecto técnico producido, la creación de forma podrá ser protegida como modelo industrial. Por el contrario, si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es inseparable de la función técnica, la creación de forma no podrá ser protegida en modo alguno como modelo industrial. Pero podrá ser amparada por un Derecho de modelo de utilidad cuando tanto en la forma como en el efecto técnico producido concurra el requisito de la novedad”.

Por su parte, la Ley Modelo de OMPI estipula que la protección de un diseño industrial no debería extenderse a “todo lo que en un diseño sirva solamente para obtener un resultado técnico”. En La Protección Jurídica del Diseño Industrial (nota 2).

6     Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1449.

7     Otero Lastres (nota 5), p. 455.

8     Ver, por todos, Otero Lastres, Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales, Actas de Derecho Industrial, Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss. Dentro de los alcances de lo señalado en el punto 3.2, entiéndase que las referencias a “modelos industriales” en las citas de este artículo se refieren a los “diseños industriales”.

9     Otero Lastres (nota 5) entiende por patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria el conjunto de creaciones de forma estéticas, bidimensionales o tridimensionales que ornamentan los diferentes productos de la industria en un determinado momento. Este patrimonio de las formas estéticas tiene por objeto ofrecer al consumidor el mayor número de posibilidades de elección de las formas externas de los productos y puede jugar en el derecho de diseños industriales un papel paralelo al que desempeña el denominado “estado de la técnica” en el derecho de patentes.

10     Otero Lastres (nota 5), p. 469.

11     En la doctrina se encuentran distintas posiciones respecto a si la novedad de los diseños industriales se juzga exclusivamente en relación con los mismos productos o debe extenderse a productos de distinta categoría:    “… el diseño sólo se puede materializar en un producto determinado y en relación con dicho producto es que existe un patrimonio de las formas estéticas que sirve para determinar la novedad. El patrimonio de las formas estéticas cuando se trata de un diseño de una  silla solo está integrado por sillas….. El traslado del dibujo de una vajilla a la industria del tejido conlleva un esfuerzo creador que debe protegerse por tratarse de productos que presentan un aspecto estético diferente”. Pachón-Sánchez Ávila , El régimen andino de la propiedad industrial , Bogotá 1995, p. 164 y 165).    “….. llevada a sus últimas consecuencias la postura de la jurisprudencia conduce a la conclusión de que la regla de la especialidad es aplicable a los modelos industriales…la jurisprudencia únicamente pretende que, para no inducir a confusión en el mercado, no sean admitidos en el Registro los modelos que sean semejantes a otros ya registrados y que se destinen a la ornamentación de productos de la misma o similar categoría….De aquí cabe deducir – a sensu contrario…. – que se pueden registrar modelos semejantes a otros ya registrados siempre que tales modelos ornamenten productos que pertenezcan a distintas categorías. Claramente se advierte que esta consecuencia está en contradicción con el contenido del derecho de modelo industrial, que concede a su titular el derecho de explotar en exclusiva la correspondiente creación de forma…Porque la interpretación que realiza la jurisprudencia…recorta las facultades del titular de modelo industrial sustrayéndole precisamente la facultad de prohibir que se registre un modelo semejante al suyo para diferenciar productos de distinta categoría”  Otero Lastres ( El modelo industrial , Madrid 1977, p. 177).    ” … Las leyes de protección del diseño industrial inspiradas en el derecho de autor confieren una protección del diseño sin referencia al producto específico que los incorpora, de modo que el mismo diseño incorporado en otro tipo de producto también caería dentro del alcance del derecho exclusivo. Por ejemplo, si el diseño de un automóvil deportivo estuviese protegido como diseño industrial y un tercero usara el mismo diseño para teléfonos o juguetes, ello podría constituir una infracción del derecho exclusivo……(en tanto que dentro del criterio de protección basado en el derecho de patentes)…..el alcance de la protección del diseño está en principio limitada a su aplicación e incorporación en productos del mismo tipo o naturaleza que los indicados en el registro. En consecuencia la reproducción del diseño para aplicarlo a productos diferentes y desvinculados no caería dentro del ámbito de protección y no constituiría una infracción. Por ejemplo, un diseño registrado para una tela podría ser usado por un tercero como diseño de superficie para un refrigerador, sin infringir el diseño de la tela, pues el  derecho exclusivo está limitado a su reproducción como diseño de telas solamente ”.

H. Cohen Jehoram, Design Laws in Continental Europe and their Relation to Copyright Law (1981), p. 236. En: Definición del diseño industrial: Diferencias con otros objetos de propiedad intelectual en: OMPI, Doc. OMPI/DI/CTG/97/1 de octubre de 1997 pp. 18  y 19.

12     Pachón / Sánchez Avila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 162 y ss.

13       Otero Lastres (nota 5), p. 468.

14       Diccionario de la Lengua Española (nota 6), p. 1536.

15     Otero Lastres, Anotación sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1981, Actas de Derecho Industrial, Tomo 8, Madrid 1983, p. 256.

16     Doc. WIPO (nota 4), p. 227.

17     Documento OMPI (nota 2), p. 6.