RESOLUCIÓN N° 1135-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 174270-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

SOLICITANTE : MARS, INCORPORATED OPOSITORA : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

Registro de lema comercial – Signos engañosos – Signos descriptivos – Interpretación de las normas relativas al lema comercial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Lima, treinta de noviembre del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 25 de febrero del 2003, Mars, Incorporated (Estados Unidos de América) solicitó el registro del lema comercial 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS, para usarse como complemento de la marca de producto WHISKAS, inscrita bajo certificado N° 69276, para distinguir productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 16 de abril del 2003, Société Des Produits Nestlé S.A. (Suiza) formuló oposición a la solicitud de registro manifestando lo siguiente:

(i)      La frase 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS carece de elemento distintivo. Si bien es cierto que la frase bajo análisis incluye la marca WHISKAS, dicha inclusión no le confiere la distintividad suficiente al signo para acceder al registro.

(ii)      Del análisis de la frase se colige que la misma incluye información sobre la forma y supuesto nivel de consumo del producto bajo la marca WHISKAS.

(iii)      En el supuesto negado de que la frase solicitada fuera lo suficientemente distintiva como para acceder a registro, se trataría de una frase que incluye información que la autoridad puede considerar objetiva y sujeta a verificación. Si la información no pudiera ser acreditada, se trataría de un lema comercial engañoso, encontrándose incurso en la causal de prohibición establecida en el inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486.

(iv)      La preferencia aducida en la frase debe entenderse como el nivel de consumo del producto, ya que la preferencia por parte de las mascotas (gatos) sólo puede ser medida en relación a la venta del producto.

(v)      La frase solicitada no refleja la realidad de venta de los productos alimenticios para gatos, ya que WHISKAS no es el alimento para gatos con 80% de preferencia o venta, ni tampoco se encuentra en el primer lugar de ventas en el Perú, mercado en el que se pretende usar el lema comercial solicitado.

Con fecha 9 de junio del 2003, Mars, Incorporated absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando lo siguiente:

(i)      El lema comercial solicitado está haciendo uso del humor y de la fantasía. En efecto, su empresa ha creado una frase de fantasía en la cual se da a los gatos la capacidad de expresar, como si fueran humanos, su preferencia por un determinado producto. Resulta obvio que los gatos carecen de la capacidad humana de expresar algo tan subjetivo como es la preferencia.

(ii)      El lema comercial 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS ha sido registrado por su empresa en diversos países del mundo, tales como México (clases 31, 20, 35) y Nicaragua (clase 31). Asimismo,  en Aruba se ha registrado el referido lema comercial traducido al inglés (8 OUT OF 10 CATS PREFER WHISKAS), para distinguir productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 23 de junio del 2003, Société Des Produits Nestlé S.A. reiteró sus argumentos y agregó que la frase cuestionada no será aprehendida por el consumidor como una frase de humor o fantasía, ya que el consumidor de productos alimenticios para mascotas entenderá que la preferencia indicada está referida a la compra del producto distinguido con la marca WHISKAS.

Con fecha 24 de junio del 2003, Mars, Incorporated presentó como medios de prueba para acreditar la distintividad de la frase solicitada, los certificados de registro del lema comercial 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS, expedidos por Guatemala y Ecuador. Señaló que si en dichos países ha podido registrar el referido lema comercial también puede hacerlo en el Perú.

Con fecha 8 de julio del 2003, Mars, Incorporated reiteró sus argumentos y agregó que el signo solicitado 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS, es per se distintivo y permitirá reconocer el origen empresarial del producto al cual se aplica la marca WHISKAS. Asimismo, señaló que el lema solicitado no es engañoso, toda vez que la preferencia – a la que alude el signo- es un dato subjetivo, por lo que resulta imposible someterlo a un juicio de comprobación. Adjuntó como medio de prueba la Declaración Jurada de Jorge Fernández, Asesor General y Secretario Adjunto de Mars, Incorporated, quien declara bajo juramento que Mars, Incorporated ha registrado las frases 8 OUT OF 10 CATS PREFER WHISKAS y 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS, en diversos países. Señaló que dicho lema ha sido registrado en los siguientes países, según consta de los certificados que adjunta:

Mediante Resolución N° 10091-2004/OSD-INDECOPI de fecha 18 de agosto del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i)      La opositora Société Des Produits Nestlé S.A. es titular de marcas que distinguen productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, de lo cual se desprende que se trata de una empresa  que cuenta con legítimo interés para formular oposición a la solicitud de registro de un lema que considere no distintivo y engañoso con relación a dichos productos, ya que ello afectaría sus intereses económicos.

(ii)      El hecho que se haya otorgado el registro del lema comercial 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS a favor de la solicitante en diversos países, incluyendo algunos de la Comunidad Andina, no significa que necesariamente dicho signo pueda ser registrado en el Perú.

(iii)      El hecho que la solicitante sea titular en el Perú del lema comercial 8 OUT OF 10 CATS PREFER WHISKAS no implica que la administración debe otorgar el registro del signo solicitado, toda vez que son signos distintos y el examen de registrabilidad es una facultad discrecional de la misma, la cual tiene la obligación de evaluar cada nueva solicitud que se le presente, determinando si en el momento en que la evalúa cumple con los requisitos legales de registrabilidad y no incurre en alguna prohibición de registro.

     (iv)      El signo solicitado, 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS, carece de la distintividad necesaria para acceder al registro, en la medida que se encuentra conformado por una expresión que tan sólo puede transmitir una imagen positiva del producto (alimento de animales) que desea publicitar, esto es, que dicho alimento es el preferido de los gatos, lo cual puede ser atribuido a un buen sabor del producto, siendo éste un mensaje o idea que buscan transmitir los competidores en la publicidad de este tipo de productos, al hacer referencia a una cualidad esperada por los consumidores al momento de adquirir el alimento para sus mascotas.

     (v)      El único elemento indicador del origen empresarial en el signo solicitado es la denominación WHISKAS, la cual no resulta suficiente para considerar distintivo al lema comercial solicitado, toda vez que se trata precisamente de la marca que se pretende publicitar.

     (vi)      Respecto del argumento de la opositora, en el sentido que el signo solicitado es engañoso, se ha determinado que dicho signo no tiene esa condición, toda vez que será percibido por el público consumidor como una frase publicitaria que alaba los productos que distingue la referida marca, mas no como una expresión que informe de manera objetiva sobre alguna característica de los mismos que sea susceptible de inducir a error a los medios comerciales o al público.

Con fecha 3 de setiembre del 2004, Société Des Produits Nestlé S.A. interpuso recurso de apelación, respecto del extremo que declara infundada su alegación relativa al carácter engañoso del signo solicitado, manifestando que dicha frase sí contiene información objetiva y, por tanto, sujeta a verificación respecto del nivel de ventas o preferencia del producto. Cabe señalar que este recurso fue recibido por la Oficina de Trámite Documentario, bajo condición de que subsane el pago de la tasa correspondiente en el término de 48 horas.

Mediante proveído de fecha 13 de setiembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por no presentada la apelación, toda vez que, habiendo transcurrido el término de ley, la opositora no cumplió con pagar la tasa correspondiente, de conformidad con el artículo 125.4 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Con fecha 14 de setiembre del 2004, Mars, Incorporated interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que  signo solicitado 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS es suficientemente distintivo, prueba de ello es el hecho de que haya sido concedido el registro en diversos países del mundo, incluso en Ecuador y Colombia, los cuales lo han otorgado aplicando la Decisión 486; por lo que no existe impedimento para que el signo sea otorgado en el Perú. Asimismo, presentó una relación de nuevos certificados de registro:

Con fecha 6 de octubre del 2004, Mars, Incorporated reiteró sus argumentos y adjuntó nuevos medios de prueba.

Con fecha 15 de octubre del 2004, Société Des Produits Nestlé S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos sobre el carácter engañoso e informativo del lema solicitado. Agregó lo siguiente:

(i)      El signo solicitado 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS tiene una carga informativa, ya que refiere el nivel de ventas o preferencia del público: informa que de cada 10 adquisiciones del producto “alimento para mascotas” – en este caso, gatos - 8 son del producto WHISKAS y sólo 2 corresponderían a los productos de los competidores.

(ii)      Si el signo solicitado fuera utilizado en el mercado para publicitar la marca WHISKAS, un competidor podría solicitar la acreditación de dicha información ante la autoridad administrativa correspondiente. En tal sentido, sí puede ser objeto de acreditación de veracidad, ello significa que tiene una fuerte carga de información objetiva, y si ésta es errada o falsa, se puede constituir en engaño y, por lo tanto, infringir el principio de veracidad, recogido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 691, Ley de Protección al Consumidor.

(iii)      En su opinión, el proveedor en el mercado peruano de los productos WHISKAS no se encontraría en posibilidad de acreditar que alrededor del 80% de adquisiciones de estos productos se remiten a los suyos, ni aun en el mejor de los escenarios.

Con fecha 3 de noviembre del 2004, Mars, Incorporated adjuntó el certificado de registro del lema comercial 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS, otorgado en Bolivia.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley, y si no se encuentra incurso dentro de alguna de las prohibiciones de registro.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Mars, Incorporated es titular de los siguientes signos distintivos:

-Marca de producto: constituida por la denominación WHISKAS, que distingue alimento para animales, de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 69276, solicitada el 3 de diciembre de 1986 e inscrita el 22 de julio de 1987, bajo certificado N° 8288, vigente hasta el 22 de julio del 2012.

-Lema comercial: constituido por la frase 8 OUT OF 10 CATS PREFER WHISKAS, registrado para usarse como complemento de la marca WHISKAS (certificado N° 69276), inscrito bajo certificado N° 4145, otorgado el 31 de enero del 2003 y vigente hasta el 31 de enero del 2013.

2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial

Mediante Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998 ¹ , seestableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente:

     El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado.

     El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.

     Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486).

     A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión

o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado.

     Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar.

     La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción.

     La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. ²

     No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores.

     En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere, o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) ³ . Tales lemascomerciales no pueden acceder al registro.

3.       Interpretación de las normas relativas al lema comercial por parte del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina

El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 74-IP-2001 ⁴ -relativo a la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 118 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ( contenidos en los mismos términos en los artículos 175 y 179 de la Decisión 486 ), formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el caso del lema comercial: "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA"  (en el cual la Sala de Propiedad Intelectual aplicó las consideraciones contenidas en el precedente de observancia obligatoria detallados en el punto 2) - interpretó las normas relativas al lema comercial en el sentido siguiente:

-     La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.

-Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es la aptitud distintiva. Asimismo, con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.

-     La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado.

En base a ello determinó lo siguiente: “ En tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Alta Jurisdicción nacional consultante deberá analizar en el presente caso si el lema comercial "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA" cumple con el requisito de distintividad que debe poseer todo signo distintivo para ser registrado, no con la exigencia que le es aplicada a las marcas, pero si determinando que posee un mínimo de distintividad. De esta manera para que un lema llegue a gozar del amparo que le confiere la propiedad industrial, debe ser capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca) e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca), teniendo presente el comentario supra formulado ”.

La sentencia en cuestión incluye algunos comentarios de Víctor Bentata ⁵ sobre el particular, que la Sala considera pertinente reproducir: " El lema, en cuanto marca, y por más débil que ésta sea, debe ser suficientemente distintivo a fin de calificar para su registro. No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros".

"Un malentendido generalizado consiste en varios países en vías de desarrollo, en aceptar al registro cualquier proposición de lema, por más pálido e insignificante que sea, atribuyendo el requerimiento de distintividad a la marca registrada que acompaña por el simple hecho de repetir que es el acompañamiento de una marca. Pero es un error: nada es registrable sin un mínimo de capacidad de diferenciación". “Por eso se requiere un mínimo de distintividad y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de función".

4. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto

En el caso del lema comercial solicitado 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS, se considera que dicha expresión alude directamente y busca difundir la idea de que los productos ofrecidos bajo la marca WHISKAS tienen una gran aceptación entre los gatos. Esta situación, si bien no alude directamente a la calidad o a la superioridad del producto, sí hace referencia al nivel de preferencia del alimento para gatos WHISKAS, lo que puede entenderse como un indicador de la supuesta superioridad del mismo sobre los demás alimentos conocidos en el mercado.

En tal sentido, el lema comercial solicitado se percibe como una frase laudatoria, mediante la cual el fabricante del alimento para animales WHISKAS promociona su producto sobre la base de un supuesto dato estadístico mediante el cual informa a los consumidores que su producto es el preferido por los gatos.

La opositora ha señalado que, de no comprobarse esta afirmación, se estaría ante un signo engañoso.

Al respecto, es preciso señalar lo siguiente:

-Para determinar si un signo es engañoso, el análisis deberá realizarse conforme el signo es solicitado a registro con relación a los productos o servicios que pretende distinguir y no como será utilizado en el mercado.

-La forma como se comercialicen los productos o como se preste el servicio no es relevante a efectos de determinar el engaño.

-Para que pueda considerarse que la utilización de un signo puede inducir a engaño a las personas a las que va destinada, debe demostrarse - respecto de la forma de pensar o hábitos de los consumidores considerados - la existencia de un riesgo real de que el comportamiento económico de éstos resulte afectado.

-El peligro de engaño de un signo debe provenir del signo mismo, esto es, el contenido o expresión del signo debe ser engañoso. No son relevantes las modalidades en que el signo va a ser usado o es usado. Por tanto, no se está ante un signo engañoso si el engaño radica en que del uso del mismo se pueda esperar un engaño. Por lo anterior, debe diferenciarse entre los signos que por esencia son engañosos y los que al ser usados pueden provocar un engaño.

-En todos los casos, el carácter engañoso de un signo se juzgará con relación a los productos o servicios que distingue y por la opinión que tendrían los consumidores correspondientes (compradores de los productos o  usuarios de los servicios). Una denominación puede ser engañosa para determinados productos o servicios y arbitraria en relación con otros productos o servicios. Por ejemplo, la denominación INOXIDAL sería engañosa para distinguir artículos de latón y arbitraria para distinguir café; la denominación MAIZOL sería engañosa para distinguir aceite compuesto elaborado en base a una mezcla de aceite vegetal y aceite semi-refinado de pescado y arbitraria para distinguir aparatos de reproducción de sonido.

Por las razones expresadas, no se exige la prueba de que realmente se haya producido el engaño, ya que basta con el riesgo abstracto de engaño, con independencia de los efectos que la utilización del signo pueda surtir en un determinado grupo de consumidores, ya que sólo será engañoso el signo si en cualquier caso imaginable de uso contiene una indicación incorrecta acerca de los productos o servicios a que se refiere.

En tal sentido, se estaría frente a un lema engañoso si se pretendiese registrar un lema comercial referido a la comida para gatos, para actuar como complemento de una marca que distingue comida para peces o para uso humano.

Como ya se ha señalado, en el presente caso, el lema solicitado 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS no contiene un mensaje que induzca a error a los consumidores respecto de los productos que pretende distinguir, sino que constituye una forma de describir e informar directamente al consumidor acerca del supuesto nivel de aceptación del producto que el titular ofrece en el mercado con su marca y es, por lo tanto, un signo de carácter descriptivo en relación a los productos distinguidos por la marca que pretende publicitar.

Por las consideraciones expuestas, el signo solicitado 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS constituye un término que no debe ser apropiado por una persona, ya que, de otorgársele el registro para actuar como complemento de una marca (WHISKAS) que distingue alimento para animales, se concedería a su titular un derecho exclusivo sobre la utilización de datos estadísticos en la publicidad, determinando que ningún fabricante de alimentos para animales pueda utilizar dicho tipo de datos para promocionar sus productos.

En tal sentido, se determina que el signo solicitado 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS no constituye un signo engañoso sino un signo descriptivo, por lo que el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 aplicable por remisión del artículo 179 de la citada Decisión, por lo que no corresponde acceder a su registro.

Conviene señalar que si bien la solicitante ha acreditado que tiene registrados en diversos países los lemas comerciales 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS y 8 OUT OF 10 CATS PREFER WHISKAS, dichos registros no resultan vinculantes a la administración, los cuales podrá tomarse en cuenta de manera referencial. La administración tiene la obligación de evaluar cada nueva solicitud que se presente, determinando si en el momento en que se evalúa cumple con los requisitos legales de registrabilidad y no incurre en alguna prohibición de registro.

No obstante lo anterior, la Sala conviene en señalar que la denegatoria del registro del lema 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS no es impedimento para que Mars, Incorporated pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus productos, ya que, si bien no resulta registrable al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado, pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo ⁶ .

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución Nº 10091-2004/OSD-INDECOPI de fecha 18 de agosto del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial 8 DE CADA 10 GATOS PREFIEREN WHISKAS, solicitado por Mars, Incorporated.

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

1       Recaída en el expediente Nº 280074 relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR, presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp. 160853 a 160857).

2       Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: “ En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular …” (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio , Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12.

3       El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva).

4       Gaceta Oficial de la Comunidad Andina No. 765 del 27 de febrero de 2002.

5       Bentata, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana 1994, pp. 231 y ss.

6  El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios.