RESOLUCIÓN N° 0214-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 153516-2002

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0214-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 153516-2002

SOLICITANTE : CORPORACIÓN TRANSCONTINENTAL DEL PERÚ S.A.C.

Registro de lema comercial - Frase carente de distintividad

Lima, dieciocho de marzo de dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 31 de mayo del 2002, Corporación Transcontinental del Perú S.A.C. (Perú) solicitó el registro del lema comercial EL GRANDE DEL SABOR, para usarlo como complemento de la marca MOLINO ROJO y etiqueta, registrada bajo certificado N° 62181, para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas y demás productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 8536-2003/OSD-INDECOPI de fecha 22 de julio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del lema comercial EL GRANDE DEL SABOR, por considerar que:

(i)      Constituye una frase simple, carente de elementos novedosos o de una conformación ingeniosa u original, que posee además un contenido conceptual sencillo referido a la idea de productos que pueden exceder en sabor, tamaño, importancia, dotes, intensidad, etc., a lo común y regular respecto de otros productos de similar naturaleza, lo cual se traduce en una valoración positiva acerca de los beneficios que importa la adquisición de los productos que distingue la marca a publicitar.

(ii)      El lema comercial solicitado es comúnmente utilizado por los competidores en la publicidad y promoción de sus productos, en razón que lo que pretende transmitir puede ser inherente a todo producto similar que se expende en el mercado. Por tal motivo, el signo solicitado no posee la capacidad de realzar la distintividad de la marca a la cual se pretende vincular.

Con fecha 25 de agosto del 2003, Corporación Transcontinental del Perú S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando que:

i)      No se ha formulado oposición contra su solicitud, lo cual evidencia que el sector empresarial al cual se encuentra vinculado el signo que pretende publicitar no se siente vulnerado.

ii)      No se debe confundir la aplicación individual de términos de uso común, tales como “grande   y “sabor” con la frase de fantasía solicitada, la misma que ha sido elaborada en base a la combinación de dichos términos para publicitar los productos que distingue la marca MOLINO ROJO y etiqueta.

iii)      Mediante una adecuada publicidad en base al lema solicitado, el público consumidor podrá asociar su marca no sólo con la bondad de “tener y dar mayor sabor y gusto a las cosas” que tienen los productos que distingue, sino con las cualidades de la firma que los comercializa.

II.      CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial EL GRANDE DEL SABOR reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

III.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1.      Informe de antecedentes

Se ha verificado que Corporación Transcontinental del Perú S.A.C. es titular de la marca de producto constituida por la etiqueta que contiene la denominación MOLINO ROJO con la figura estilizada de un molino en la combinación rojo y negro, según modelo, que distingue carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas y demás productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 62181, vigente hasta el 23 de marzo del año 2010.

2.      Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial

Mediante Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998 ¹ , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En ese sentido, se debe considerar que en dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente:

-      El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor -a través de información o sugestión- concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial -conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria- debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado.

-      El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.

-      Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste -al igual que la marca que publicita- sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 (por remisión del artículo 120) de la Decisión 344 concordados con los artículos 129 y 130 (por remisión del artículo 193) del Decreto Legislativo 823.

-      A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone -además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho)- una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado.

-      Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar.

-      La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción.

-      La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. ²

-      No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores.

-      En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) ³ . Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro.

Se precisa que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos 118 ⁴ y 122 ⁵ de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N ^º 74-IP-2001 ⁶ , en la cual se afirma que “El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.”

En dicha interpretación prejudicial, adicionalmente se señala que:

-      “La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.”

-      Agrega que “...con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.”

-      “La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado.”

-      “Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios.”

De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión.

3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso

El lema comercial EL GRANDE DEL SABOR, solicitado para promocionar la marca de producto MOLINO ROJO y etiqueta, constituye una expresión del lenguaje usual que podría ser utilizada por cualquier competidor. Por tal motivo, difícilmente el público consumidor la asociará con un origen empresarial determinado.

Así, es usual que en el mercado se utilicen expresiones similares para la promoción de productos de la misma naturaleza, por lo que el lema comercial solicitado constituye una frase simple que carece de fantasía alguna en relación a los productos alimenticios comprendidos en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, en la medida que presenta un contenido conceptual que no es capaz de realzar la distintividad de la marca registrada MOLINO ROJO y etiqueta.

En ese sentido, de otorgarse el registro de frases que están conformadas únicamente por expresiones de dominio público y, de concederse un derecho de exclusiva sobre las mismas, se impediría que las demás personas las utilicen libremente.

Por las razones expuestas, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

No obstante lo anterior, se precisa -tal como se indicara en el punto 2 de la presente Resolución- que la denegatoria del registro del lema comercial EL GRANDE DEL SABOR, no es impedimento para que la solicitante pueda usarlo en la publicidad y promoción de los productos distinguidos con su marca registrada MOLINO ROJO y etiqueta, ya que si bien no resulta registrable al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo ⁷ .

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 8536-2003/OSD-INDECOPI de fecha 22 de julio del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial EL GRANDE DEL SABOR, solicitado por Corporación Transcontinental del Perú S.A.C.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR

Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

1     Recaída en el expediente Nº 280074 relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp. 160853 a 160857).

2     Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: “En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular …” (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12.

3     El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva).

4     Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

     Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

5     Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión.

6      Gaceta Oficial del Acuerdo de Ca rt agena Nº 765 del 27 de febrero del 2002.

7     El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios.