RESOLUCIÓN N° 0263-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 190591-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SOLICITANTE     :     PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Lema comercial descriptivo: Existencia – Distintividad: Inexistencia

Lima, diecisiete de marzo del dos mil cinco

I. ANTECEDENTES

Con fecha 12 de setiembre del 2003, Philip Morris Products S.A. (Suiza) solicitó el registro del lema comercial LA SUAVIDAD JUSTA, para usarse como complemento de la marca de producto LARK, inscrita bajo certificado N° 13593, que distingue productos de clase 34 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 11303-2004/OSD-INDECOPI de fecha 17 de setiembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró lo siguiente:

(i)      El signo solicitado cumple con el requisito de representación gráfica, mas no con el requisito de distintividad, ya que no presenta nivel alguno de originalidad, tanto en la disposición de elementos que conforman el signo como en el mensaje que dicho lema pretende transmitir.

(ii)      La frase LA SUAVIDAD JUSTA no será asociada con un origen empresarial determinado, sino con cualquier cigarrillo o tabaco con un sabor más suave, ya que tan sólo sugiere a los consumidores que al adquirir los productos que distingue la marca a publicitar, esto es – tabaco manufaturado, cigarros, cigarrillos y artículos para fumadores -, encontrará productos poseedores de una suavidad justa, es decir, bajos en nicotina y alquitrán, por lo que serían menos nocivos para la salud.

(iii)      De admitirse a registro la frase LA SUAVIDAD JUSTA, se estaría concediendo un derecho exclusivo que privaría a otros empresarios de la legítima utilización de frases similares que deben ser de libre disposición en la publicidad de signos que distingan productos idénticos o similares a los que distingue la marca LARK.

Con fecha 26 de octubre del 2004, Philip Morris Products S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i)      Aun cuando el mensaje publicitario que contiene el lema comercial solicitado pueda estimarse como un mensaje cuyo contenido sería considerado análogo o parecido a otros utilizados por las empresas competidoras para ofrecer y promocionar los productos/servicios de diversas clases, la forma como el mensaje es transmitido al consumidor es, en rigor, original y distintiva.

(ii)      No se ha tenido en consideración que todo lema comercial, en estricto, pretende llamar la atención del consumidor mediante el aprovechamiento de conceptos vinculados con la calidad, y adecuado equilibrio existente entre los diversos componentes del producto, radicando la originalidad en la forma especial y novedosa en que este mensaje se transmite. En conclusión, la idea podría ser común en el fondo pero la forma de expresarla a nivel de fonemas y morfemas es en definitiva original y distintiva.

(iii)      El término JUSTA del signo solicitado constituye un adjetivo de significado subjetivo (el término JUSTA tiene muchas acepciones) con respecto a adjetivos tales como: ligero, ultraligero, suave, super suave, los cuales podrían ser estimados como totalmente descriptivos respecto a productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, por lo que la autoridad no puede concluir que el signo solicitado sería en su conjunto descriptivo.

(iv)      El lema comercial solicitado no es una frase que comúnmente se utiliza en la publicidad; en todo caso, la autoridad tendría que demostrar objetivamente que esa frase se utiliza usualmente en el mercado para publicitar productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, lo cual de ninguna manera corresponde a la realidad.

(v)      La frase SUAVIDAD JUSTA en su conjunto no sólo no es de uso común respecto a productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, o de cualquier clase marcaria, sino que, adicionalmente, en forma global, como lema comercial no es una frase simple, pues no es semejante a otras que podrían ser usualmente empleadas en el mercado respecto a artículos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial. En consecuencia, la expresión LA SUAVIDAD JUSTA constituye un signo altamente distintivo, siendo plenamente registrable por constituir un signo o expresión caprichosa respecto a los productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial.

Posteriormente, señaló que el lema comercial solicitado ha sido registrado en Ecuador, presentando el correspondiente certificado de registro.

II.      CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial solicitado LA SUAVIDAD JUSTA es descriptivo y/o carente de distintividad.

III.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Philip Morris Products S.A. es titular de la marca de producto LARK, que distingue tabaco manufacturado, cigarros, cigarrillos y artículos para fumadores, de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, con certificado N° 13593, vigente desde el 22 de mayo de 1978 hasta el 22 de mayo del 2013.

2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial

Mediante Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998 ¹ , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que, si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente:

-      El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información

o      sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado.

-      El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.

-      Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486).

-      A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado.

-      Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar.

-      La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción.

-      La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. ²

-      No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva con relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores.

-      En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere, o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) ³ . Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro.

La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos 118 ⁴ y 122 ⁵ de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N ^º 74-IP-2001 ⁶ , en la cual se afirma que “El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.”

En dicha interpretación prejudicial, adicionalmente se señala que:

-      “La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.”

-      Agrega que “...con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.”

-      “La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado.”

-      “Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios.”

De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión.

3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, se pretende el registro del lema comercial LA SUAVIDAD JUSTA, para promocionar la marca LARK, que distingue tabaco manufacturado, cigarros, cigarrillos y artículos para fumadores, de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial.

La frase LA SUAVIDAD JUSTA alude directamente a una característica de algunos de los productos que se pretende promocionar (cigarros, cigarrillos), referida a su sabor, por cuanto transmite la idea de que los cigarros tendrán la suavidad conveniente o ideal. Cabe señalar que la suavidad es una característica esperada por cierto sector de consumidores de cigarros (el que se preocupa de la nocividad del producto), en la creencia de que los cigarros denominados suaves, lights o bajos en nicotina y alquitrán resultan menos dañinos para la salud.

La presencia de la palabra JUSTA en la frase solicitada no le otorga distintividad al signo solicitado, por cuanto no logra eliminar el mensaje descriptivo de la frase, sino que, por el contrario, refuerza dicha característica, transmitiendo la idea en conjunto de que el producto tiene la suavidad precisa o conveniente para el consumidor.

En ese orden de ideas, de concederse un derecho de exclusiva sobre la frase solicitada, se impediría la utilización de la misma frase o de una frase similar por parte de los demás competidores que actúan en el mercado, y que también se encuentran en condiciones de ofrecer productos con una característica similar.

En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 - aplicables por remisión del artículo 179 de la referida Decisión -, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la denegatoria del registro solicitado no impide que Philip Morris Products S.A. pueda utilizar el lema comercial solicitado en la publicidad y promoción de sus productos, aunque sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo ⁷ .

IV. RESOLUCION DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 11303-2004/OSD-INDECOPI de fecha 17 de setiembre del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial LA SUAVIDAD JUSTA, solicitado por Philip Morris Products S.A.

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual /rl

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¹            Recaída en el expediente Nº 280074, correspondiente a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp. 160853 a 160857).

²            Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: “ En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular …” (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio , Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12.

³            El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva).

⁴            Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

     Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

⁵            Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión.

⁶            Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 765 del 27 de febrero del 2002.

⁷            El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios.