La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.
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RESOLUCIÓN N° 0359-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE Nº 157169-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0359-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N º 157169-2002
SOLICITANTE : CADBURY ADAMS USA LLC
(antes Warner-Lambert Company LLC) 1
Registro de lema comercial - Denominaciones descriptivas - Falta de distintividad
Lima, veintiocho de abril del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 16 de julio del 2002, Warner-Lambert Company (Estados Unidos de América) solicitó el registro del lema comercial BOMBAS GRANDES, para usarlo como complemento de la marca de producto MOTITAS y diseño de globo, inscrita bajo certificado N° 89055, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 15 de mayo del 2003, Warner-Lambert Company LLC manifestó que la empresa solicitante ha cambiado de nombre de Warner-Lambert Company a Warner-Lambert Company LLC. Adjuntó copia del documento de cambio de nombre y del poder. Mediante proveído de fecha 16 de mayo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo como solicitante a la empresa Warner-Lambert Company LLC.
Con fecha 25 de agosto del 2003, Cadbury Adams USA LLC manifestó que en virtud de la transferencia de los derechos sobre la presente solicitud efectuada por Warner-Lambert Company LLC a su favor, solicitó se le tenga como solicitante. Mediante proveído de fecha 17 de octubre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo como solicitante a Cadbury Adams USA LLC.
Mediante Resolución N° 531-2004/OSD-INDECOPI de fecha 20 de enero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Determinó que el lema comercial resulta descriptivo de algunas de las características de los productos de la marca que pretende publicitar, toda vez que comunica directamente al consumidor que con los productos a publicitar (gomas de mascar), se podrán realizar representaciones circulares llenas de aire de mayor dimensión, no conteniendo ningún elemento que permita realzar la distintividad de la marca de producto MOTITAS, siendo una frase banal y poco ingeniosa que no cumple la función de complementariedad de la marca, dado que se estaría aludiendo a una condición que no es exclusiva de sus productos y que puede corresponder a otras empresas y referirse a sus productos de la misma naturaleza.
Con fecha 12 de febrero del 2004, Cadbury Adams USA LLC. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Si bien la naturaleza del lema comercial es la de ser complemento de una marca, no puede ser el elemento que otorga la publicidad debida la misma ni posee la misma naturaleza distintiva de una marca.
(ii) En nuestro medio el término BOMBA no tiene otra acepción que la del artefacto que explota, la acepción común relativa a crear globos con una goma de mascar se denomina GLOBO y no BOMBA.
(iii) Lo que el lema comercial intenta reforzar en la mente de los consumidores es que el producto MOTITAS viene acompañado del concepto de fantasía de BOMBAS GRANDES, lo que le otorga una impresión visual, diferencia fonética y apreciación conceptual que adiciona elementos distintivos a la marca, dado que en publicidad el lema comercial solicitado no es una simple frase, es una frase viva con un significado especial.
(iv) El lema comercial solicitado no es una frase simple utilizada comúnmente en la publicidad para promocionar los productos relacionados con confitería, no se limita a alabar sin fantasía alguna el producto MOTITAS; tampoco es descriptivo en relación con el producto, pues el término BOMBA no es utilizado para definir al GLOBO, siendo una frase distintiva que alude a una característica con fantasía.
(v) El lema comercial solicitado no otorga información a los consumidores sobre la características de la goma de mascar, sino que evoca en la mente de los consumidores el concepto de una BOMBA.
(vi) La Oficina de Signos Distintivos no ha probado que el término BOMBAS GRANDES sea comúnmente utilizado en la publicidad de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial o que el público consumidor lo identifique con una determinada característica. El lema comercial no se limita a alabar el producto sino a utilizar cierta fantasía para promocionarlo.
(vii) En el Perú nadie dice "que grande la BOMBA que has hecho con tu goma de mascar" o "hagamos concurso de quién hace la BOMBA más grande", en nuestro medio dicha acepción le corresponde al término GLOBO, "quien infla el GLOBO más grande?".
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial BOMBAS GRANDES reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Cadbury Adams USA LLC es titular de la marca de producto constituida por la figura de un globo dentro del cual están las sílabas MO, TI y TAS escritas una debajo de la otra respectivamente, sin reivindicar colores, conforme al modelo, que distingue exclusivamente gomas de mascar, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial registrada bajo certificado N° 89055 vigente hasta el 30 de mayo del 2013.
b) Cadbury Adams USA LLC también es titular de las marcas de producto:
- ADAMS SUPERBOMBA, que distingue productos de confitería, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado 81498, vigente hasta el 3 de julio del 2012.
- BOMBA ADAMS, que distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para hacer subir, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado Nº 79780, vigente hasta el 5 de mayo del 2004.
- CHUBI BOMBA, que distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias, hielo; especialmente producto de confitería, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 101594, vigente hasta el 5 de marzo del 2013.
c) Se encuentran registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, a favor de distintos titulares, marcas que contienen el término BOMBA, tales como. BOMBABUM COLOMBINA, BOMBARDERO, BUBBALOO CHICLE BOMBA NARANJA SALVAJE (mixta), PRECIO BOMBA (MIXTA).
2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial
Mediante Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998 2 , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente:
- El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado.
- El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.
- Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486).
- A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado.
- Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar.
- La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción.
- La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 3
- No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores.
- En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 4 . Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro.
- Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular.
La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos 118 5 y 122 6 de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 74-IP-2001 7 , en la cual se afirma que “El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.”
En dicha interpretación prejudicial, se señala asimismo que:
- “La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.”
- “...con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.”
- “La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado.”
- “Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios.”
De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión.
3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto
El lema comercial BOMBAS GRANDES, ha sido solicitado para publicitar la marca de producto MOTITAS y figura, que distingue exclusivamente gomas de mascar, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
La frase BOMBAS GRANDES, informa directamente al público consumidor sobre las características de los productos que distingue la marca que pretende publicitar (exclusivamente gomas de mascar), es decir, que se trata de gomas de mascar que debido a las cualidades que posee permite realizar burbujas, globos o bombas de gran tamaño, constituyendo una frase descriptiva.
Por otro lado, el lema comercial solicitado estaría atribuyendo una condición que podría no ser exclusiva de las gomas de mascar identificadas con la marca MOTITAS y figura y que podría corresponder a los productos de la misma clase que ofertan otros competidores, por lo que de concederse un derecho de exclusiva sobre el lema comercial en cuestión, se impediría que los competidores que también se encuentran en condiciones de ofrecer productos de naturaleza similar, utilicen dicha expresión para publicitar sus productos libremente. Por lo anterior, es mejor dejarlo libre para que pueda ser utilizado por todos los competidores en el mercado.
Asimismo, cabe señalar que es usual que en el mercado se utilicen expresiones similares en relación con las gomas de mascar, por lo que difícilmente el consumidor la asociará con un origen empresarial determinado, no siendo capaz de realzar la distintividad de la marca registrada MOTITAS y figura.
Por lo tanto, el lema comercial solicitado no reviste un mínimo grado de distintividad, careciendo por tanto de la suficiente fuerza distintiva, ya que se trata de una frase simple, por lo que no corresponde otorgar un derecho de exclusiva sobre la misma.
En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido en el artículo 134 de la Decisión 486, aplicables por remisión del artículo 179 de la Decisión 486, razón por la cual no procede acceder a registro.
No obstante lo anterior, conviene en señalar que la denegatoria del registro del lema comercial BOMBAS GRANDES no es impedimento para que Cadbury Adams USA LLC pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus productos, como expresó que lo venía haciendo, ya que si bien no resulta registrable al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 8 .
Respecto a lo manifestado por la solicitante, en el sentido que el examen debió efectuarse respetando la naturaleza complementaria o accesoria del lema comercial, cabe precisar que tal como lo ha determinado el Tribunal Andino, “La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.”
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 531-2004/OSD-INDECOPI de fecha 20 de enero del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial BOMBAS GRANDES, solicitado por Cadbury Adams USA LLC.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/lp
1 Antes Warner Lambert Company.
2 Recaída en el expediente Nº 280074 relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp. 160853 a 160857).
3 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: “En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular …” (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12.
4 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva).
5 Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.
6 Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión.
7 aceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765 del 27 de febrero del 2002.
8 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios.