La frase en cuestión carece de una conformación ingeniosa, por cuanto su contenido conceptual es banal y de uso común. Este lema puede ser utilizado por los competidores en la publicidad y promoción de sus productos, en razón que lo que pretende transmitir puede ser inherente a todo producto similar que se expende en el mercado. Por tal motivo, el signo solicitado no posee la capacidad de realzar la distintividad de la marca a la cual se pretende vincular. En ese sentido, de otorgarse el registro de esta frase se impediría que las demás personas las utilicen libremente. Por las razones expuestas, el lema comercial solicitado carece de distintividad, encontrándose incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.
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RESOLUCIÓN N° 0531-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 195969-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0531-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 195969-2003
SOLICITANTE : KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
Registro de lema comercial - Frase carente de distintividad Lima, once de junio del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 17 de noviembre del 2003, Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro del lema comercial SCOTT TU MEJOR AMIGO, para usarse como complemento de la marca de producto SCOTT, registrada bajo certificado N° 91315, para distinguir papel higiénico, toallas de papel, pañuelos de papel para la casa, servilletas de papel y otros artículos similares, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 2672-2004/OSD-INDECOPI de fecha 1 º de marzo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del lema comercial SCOTT TU MEJOR AMIGO, por considerar que:
(i) Constituye una frase simple, que por sí sola no está dotada de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifiquen y diferencien los productos que se pretende publicitar, en la medida que no permite al público consumidor identificarlo como un signo distintivo indicador de un determinado origen empresarial.
(ii) Dado que se trata de una expresión simple, no podrá ser recordada sin más por los consumidores como un signo distintivo, ni será capaz de contribuir efectivamente a la distinción de los productos distinguidos por la marca a publicitar.
(iii) Si bien el lema solicitado incluye la denominación SCOTT, dicho elemento no contribuye a desvirtuar lo anotado, por cuanto lo que se pretende es obtener exclusividad sobre la frase TU MEJOR AMIGO.
Con fecha 26 de marzo del 2004, Kimberly-Clark Worldwide, Inc. interpuso recurso de apelación manifestando que:
i) El lema solicitado transmite la idea que el producto a que se refiere (varios tipos de papeles) constituirá un fiel o el mejor compañero.
ii) La frase SCOTT TU MEJOR AMIGO tiene un contenido complejo y a, su vez variado, ya que puede evocar una serie de significados distintos, como el de compañero inseparable, infaltable o imprescindible. En tal sentido, contiene una serie de mensajes variados constituyendo un signo sumamente original y peculiar.
iii) La autoridad no ha demostrado que sea una frase que se utiliza comúnmente en el mercado para referirse a productos de papelería.
iv) Se encuentran registrados lemas tales como LA POSITIVA ES TU SEGURIDAD, A LA HORA DEL CAFECITO, KIRMA MI FAVORITO o BANCO DE CRÉDITO, SIEMPRE CONTIGO. Precisó que este último guarda gran analogía con el lema solicitado.
v) El lema solicitado ya ha sido otorgado en Ecuador, país en el cual se aplican las mismas normas sobre propiedad industrial, esto es, la Decisión 486, criterio que deberá tenerse en cuenta.
Posteriormente, presentó copia de su título N º 1238, correspondiente al lema comercial SCOTT TU MEJOR AMIGO, registrado en Ecuador.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si procede el registro del lema comercial SCOTT TU MEJOR AMIGO.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Kimberly-Clark Worldwide, Inc. es titular de la marca de producto SCOTT, que distingue papel higiénico, toallas de papel, pañuelos de papel para la casa, servilletas de papel y otros artículos similares, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 91315, vigente hasta el 4 de junio del 2006.
2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial
Mediante Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998 1 , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En ese sentido, se debe considerar que en dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente:
El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor -a través de información o sugestión- concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial -conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria- debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado.
– El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.
– Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste -al igual que la marca que publicita- sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 (por remisión del artículo 120) de la Decisión 344 concordados con los artículos 129 y 130 (por remisión del artículo 193) del Decreto Legislativo 823.
– A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone -además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho)- una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado.
– Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar.
– La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción.
– La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2
– No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores.
– En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3 . Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro.
Se precisa que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos 118 4 y 122 5 de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 74-IP-2001 6 , en la cual se afirma que “El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.”
En dicha interpretación prejudicial, adicionalmente se señala que:
– “La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.”
– Agrega que “...con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.”
– “La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado.”
– “Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios.”
De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión.
3. Registro del lema comercial SCOTT TU MEJOR AMIGO en el Ecuador
3.1 Principio de territorialidad
Los Estados pueden adoptar libremente el principio de territorialidad como una norma de derecho internacional privado y, generalmente las leyes nacionales de marcas y propiedad industrial tienen su ámbito territorial de aplicación determinado por una norma que acoge el principio de territorialidad. Así, en el derecho peruano esa norma está sancionada por el artículo 2093 del Código Civil:
“La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales, artísticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales; y si éstos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan registrado.
La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos”.
En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos significados sustanciales:
– La protección conferida a la marca en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.
– La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado está espacialmente limitada al territorio de ese Estado: Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido.
Sin perjuicio de lo expresado, los registros otorgados en otros países pueden servir a la Autoridad correpondiente para formarse una opinión respecto a las pretensiones que las partes someten a su consideración.
3.2 Aplicación al caso concreto
Si bien se ha acreditado en autos que el lema comercial SCOTT TU MEJOR AMIGO se encuentra registrado en Ecuador – bajo título 1238, otorgado el 19 de marzo del 2004 – para publicitar a la marca SCOTT, eso no implica que deba registrarse el lema solicitado en nuestro país, ya que para ello deberá tomarse en cuenta los criterios establecidos por la Sala en el precedente de observancia obligatoria (Resolución Nº 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998), los cuales – omo se señala en el punto 2 - son concordantes con la interpretación efectuada por el Tribunal Andino en el Proceso Nº 74-IP-2001.
4. Carácter del lema comercial solicitado
El lema comercial SCOTT TU MEJOR AMIGO, solicitado para promocionar la marca de producto SCOTT, constituye una expresión del lenguaje usual que podría ser utilizada por cualquier competidor. Por tal motivo, difícilmente el público consumidor la asociará con un origen empresarial determinado.
Dicha frase carece de una conformación ingeniosa, por cuanto su contenido conceptual es banal y de uso común. El mensaje que pretende transmitir es el de un producto que sirve de ayuda o colaboración, siendo esta idea inherente a cualquier tipo de producto, más aun respecto a productos de uso en el hogar, como son las servilletas de papel o el papel higiénico. Así este lema puede ser utilizado por los competidores en la publicidad y promoción de sus productos, en razón que lo que pretende transmitir puede ser inherente a todo producto similar que se expende en el mercado. Por tal motivo, el signo solicitado no posee la capacidad de realzar la distintividad de la marca a la cual se pretende vincular.
En ese sentido, de otorgarse el registro de esta frase - conformada únicamente por expresiones comunes - se impediría que las demás personas las utilicen libremente.
Por las razones expuestas, el lema comercial solicitado carece de distintividad, encontrándose incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.
Cabe agregar que, conforme lo estableció la Sala en la citada Resolución N º 422-1998-TPI-INDECOPI, la inclusión de la marca (en este caso, SCOTT) en el lema comercial solicitado no es suficiente para determinar su distintividad, ya que podría llegarse a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción.
No obstante lo anterior, se precisa - tal como se indicara en el punto 2 de la presente Resolución - que la denegatoria del registro del lema comercial SCOTT TU MEJOR AMIGO, no es impedimento para que la solicitante pueda usarlo en la publicidad y promoción de los productos distinguidos con su marca registrada SCOTT, ya que si bien no resulta registrable, al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 7 .
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 2672-2004/OSD-INDECOPI de fecha 1 º de marzo del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial SCOTT TU MEJOR AMIGO, solicitado por Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/vr
1 Recaída en el expediente N º 280074 relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp. 160853 a 160857).
2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: “En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular …” (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12.
3 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva).
4 Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.
5 Artículo 122.- Serán aplicables a
esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 765 del 27 de febrero del 2002.
7 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede
exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios.