Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda, bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción.
| JurisprudenciaPROPIEDAD INDUSTRIALLEMAS COMERCIALESVERVER2004 |
RESOLUCIÓN N° 0816-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 202869-2004
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0816-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 202869-2004
SOLICITANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA
Registro de lema comercial - Signos Descriptivos - Falta de distintividad
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 16 de febrero del 2004, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa (Perú) solicitó el registro del lema comercial TU NEGOCIO AL TOQUE, para usarse como complemento de la marca de servicio CAJA MUNICIPAL AREQUIPA y logotipo, inscrita bajo certificado N° 11585, para distinguir servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 5293-2004/OSD-INDECOPI de fecha 3 de mayo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, por carecer de distintividad. Consideró que la frase TU NEGOCIO AL TOQUE es simple y transmite un mensaje utilizado en medios comerciales por los empresarios dedicados a brindar servicios financieros. Precisó que la citada frase designa uno de los beneficios que prestan las entidades bancarias y financieras, ya que informa que el usuario podrá acceder a un préstamo de dinero para la apertura de un negocio, de manera rápida y sencilla, es decir, sin cumplir con requisitos rigurosos o con trámites largos. Finalmente, indicó que el signo TU NEGOCIO AL TOQUE no permite al público consumidor identificarlo con un signo distintivo indicador de un determinado origen empresarial.
Con fecha 4 de junio del 2004, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa interpuso recurso de apelación manifestando que el lema comercial solicitado resulta en conjunto distintivo y original. Precisó que la frase TU NEGOCIO AL TOQUE es una denominación evocativa o sugestiva pues obliga al consumidor a hacer uso de su imaginación y de su razón para relacionar el lema solicitado y la marca a la que sirve de complemento, con el servicio ofrecido.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial TU NEGOCIO AL TOQUE reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por la denominación CAJA MUNICIPAL AREQUIPA con letras características y logotipo conformado por una letra A estilizada coronada por un círculo, letras y logotipo en color rojo; conforme al modelo, que distingue servicios de intermediación financiera, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 11585, vigente hasta el 6 de agosto del 2007.
2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial
Mediante Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998 1 , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente:
- El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado.
- El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.
- Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486).
- A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado.
- Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar.
- La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción.
- La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2
- No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva con relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores.
- En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3 . Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro.
- Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular.
La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos 118 4 y 122 5 de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 74-IP-2001 6 , en la cual se afirma que “El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.”
En dicha interpretación prejudicial, se señala asimismo que:
- “La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.”
- “...con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.”
- “La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado.”
- “Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios.”
De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión.
3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto
Previamente al análisis del signo solicitado, conviene precisar que la marca a publicitar (CAJA MUNICIPAL AREQUIPA y logotipo) distingue servicios de intermediación financiera, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
Se advierte que el lema comercial solicitado TU NEGOCIO AL TOQUE constituye una frase simple que sin fantasía alguna sólo transmite al consumidor la idea que al contratar los servicios identificados con la marca CAJA MUNICIPAL AREQUIPA y logotipo (entre ellos, servicios de préstamo de dinero) estará rápidamente en posibilidad de adquirir o invertir en el negocio de su elección, esto es, sin mayores trámites ni cumplimiento de requerimientos especiales o engorrosos.
En efecto, es frecuente que las entidades financieras y bancarias promocionen sus servicios de créditos y préstamos de dinero haciendo alusión a la sencillez y rapidez de los mismos, a efectos de que con dicho crédito el cliente pueda adquirir, sin más demora, los medios suficientes para el inicio de una actividad comercial (negocio) a su elección.
Por lo tanto, el lema comercial solicitado alude a un atributo o cualidad que no es exclusiva de una sola empresa, sino que más bien hace referencia a una característica esperada por los consumidores.
De otro lado, el lema comercial solicitado TU NEGOCIO AL TOQUE no constituye una expresión dotada de fantasía, sino que por el contrario es una frase que fácilmente puede ser utilizada en la promoción y publicidad que realizan los bancos o entidades financieras que prestan servicios comprendidos en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, no cumpliendo con la función de complementariedad de la marca CAJA MUNICIPAL AREQUIPA y logotipo, ya que es incapaz de realzar su distintividad.
En ese orden de ideas, de concederse un derecho de exclusiva sobre una expresión de esa naturaleza, se impediría su utilización por parte de los demás competidores que actúan en el mercado, y que también se encuentran en condiciones de ofrecer servicios de una naturaleza similar.
En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 - aplicable por remisión del artículo 179 de la referida Decisión -, razón por la cual no procede acceder a su registro.
Cabe señalar que la denegatoria del registro del lema comercial TU NEGOCIO AL TOQUE no es impedimento para que Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus servicios, ya que si bien no resulta registrable, al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 7 .
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 5293-2004/OSD-INDECOPI de fecha 3 de mayo del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial TU NEGOCIO AL TOQUE, solicitado por Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/ma
1 Recaída en el expediente N º 280074 relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp. 160853 a 160857).
2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: “En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular …” (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12.
3 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva).
4 Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.
5 Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765 del 27 de febrero del 2002.
7 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios.