RES. N° 2159-2011/TPI-INDECOPI
EXP. N° 431948-2010

Lima, 5 de octubre de 2011

I. ANTECEDENTES

Con fecha 9 de setiembre de 2010, Pablo Congrains León (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio DOCTORA CORAZÓN, para distinguir esparcimiento y actividades culturales, producción y montaje de programas de radio y televisión, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N’ 190-2011/DSD-INDECOPI de fecha 6 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

i) Se encuentra registrada, a favor de Percy Enrique González-Orbegoso Aguilar, la marca LA DOCTORA AMOR (Certificado Nº 53131), que distingue servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

ii) Algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado (esparcimiento, producción y montaje de programas de radio y televisión) son los mismos que los servicios que distingue la marca registrada (producción y montaje de programas de radio y televisión, entretenimiento). Asimismo, las actividades culturales que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculadas con los servicios de entretenimiento que distingue la marca registrada, toda vez que tienen la misma naturaleza, son susceptibles de ser prestados por la misma persona o empresa y además están dirigidos a un
público objetivo.

iii) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada, se determina que los mismos son semejantes. Desde el punto de vista gráfico y fonético, se advierte que si bien los signos incluyen en su conformación la denominación DOCTORA, al incluir ambos términos distintos, lo cual determina que los mismos generen una entonación, pronunciación e impresión visual de conjunto diferente. No obstante lo anterior, desde el punto de vista conceptual, se advierte que el signo solicitado DOCTORA CORAZÓN y la expresión que conforma a la marca registrada (LA DOCTORA AMOR), aluden al mismo concepto, esto es, aquella persona que pertenece al género femenino que cura, sana o alivia los males o enfermedades del corazón o del amor, entendido el primero como el símbolo del amor y relacionándolo con aquel sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo.

Con fecha 14 de enero de 2011, Pablo Congrains León interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

i) Existen otras marcas registradas que incluyen en su conformación el término DOCTORA o DOCTOR.

ii) Entre el signo solicitado y la marca registrada hay distinta secuencia de vocales y fonemas. Asimismo, entre los signos no existe similitud en sus conceptos por ser distintos los mensajes que expresan hacia los consumidores.

iii) El término AMOR es manejado por distintos agentes económicos de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial , y por su constante uso en el mercado, se ha diluido su poder distintivo.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado DOCTORA CORAZÓN y la marca registrada LA DOCTORA AMOR.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Percy Enrique González-Orbegoso Aguilar (Perú) es titular de la marca de servicio LA DOCTORA AMOR, que distingue producción y montaje de programas de radio y televisión, entretenimiento, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 53131, vigente hasta el 30 de setiembre de 2018.

2. Determinación del riesgo de confusión

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca1.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 4862 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-20053, en la cual se afirma que: “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad”.

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

De otro lado, en el Proceso Nº 126-IP-20054, el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

2.1 Respecto de los servicios

Se advierte que los signos coinciden en distinguir producción y montaje de programas de radio y televisión.

2.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias solo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos Nºs 147-IP-20055 y 156-IP-20056.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En el presente caso, tratándose de servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, resulta razonable asumir que el público usuario prestará especial grado de atención al momento de contratar los referidos servicios, ya que para ello tendrá en consideración factores tales como el prestigio y reconocimiento de la empresa que presta los servicios; adicionalmente, también podrá basar su elección en las recomendaciones o experiencias de terceros.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquellos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DOCTORA CORAZÓN y la marca registrada LA DOCTORA AMOR, desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos difieren en su secuencia vocálica y consonántica, ello debido a la presencia del término CORAZÓN en el signo solicitado y la palabra AMOR en la marca registrada, todo lo cual determina una pronunciación y entonación de conjunto
diferente.

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los signos difieren en los términos que los conforman, lo cual produce un impacto visual de conjunto distinto.

No obstante lo anterior, cabe precisar, conforme lo ha señalado el Tribunal Andino en el Proceso N° 27-IP-967, que –dependiendo de cada caso en concreto– el aspecto conceptual puede ser determinante en la comparación de signos denominativos. Así, “si un signo o una designación tienen un contenido conceptual, esta palabra representa para el consumidor una posibilidad de una más rápida memorización que otra que carezca de tal contenido. (…) En tal sentido, si el contenido ideológico o conceptual de los signos es de conocimiento generalizado en el público consumidor, es de entenderse que este medio comparativo puede ser de aplicación preferente sobre los otros aspectos”.

Así, desde el punto de vista conceptual, se advierte que las denominaciones DOCTORA CORAZÓN y LA DOCTORA AMOR, evocan conceptos similares, en tanto que se encuentran referidos a una persona especializada en temas vinculados con los sentimientos de las personas, específicamente, a aquellos referidos al afecto que siente una persona por otra, así como a temas sobre relaciones sentimentales.

Por los argumentos expuestos, aun cuando existen diferencias fonéticas y gráficas, dado el hecho de que los signos evoquen conceptos similares y que distingan servicios idénticos, se concluye que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público usuario.

2.3 Riesgo de confusión

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder
a su registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución Nº 190-2011/DSD-INDECOPI de fecha 6 de enero de 2011, que DENEGÓ el registro de la marca de servicio DOCTORA CORAZÓN, solicitado por Pablo
Congrains León.

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia Maria Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

MARÍA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

NOTAS:

1 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.

2 Ver nota 1.

3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1271 del 2 de diciembre de 2005.

4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1273 del 7 de diciembre de 2005.

5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1259 del 3 de noviembre de 2005.

6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1271 (nota 3).

7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 279 del 25 de julio de 1997, p. 7.