Lima, cinco de febrero de dos mil diez.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de agosto de 2008, Bryan Meléndez Bautista (Perú) solicitó el registro de la marca de producto SIR BENNI MILES CLOTHING, para distinguir prendas de vestir en general, de la clase 25 de la nomenclatura oficial.

Con fecha 22 de agosto de 2008, la Dirección de Signos Distintivos emitió la correspondiente orden de publicación, efectuándose la misma el día 18 de setiembre de 2008.

Mediante proveído de fecha 19 de diciembre de 2008, la Dirección de Signos Distintivos requirió al solicitante que, para mejor resolver, cumpla con acreditar el consentimiento expreso de Sir Benni Miles, respecto del registro de su nombre.

Con fecha 26 de enero de 2009, Bryan Meléndez Bautista señaló que si bien se debe requerir el consentimiento de personas cuyo nombre coincida con el signo solicitado, también debe tenerse presente que los signos son indivisibles, por lo que se deben analizar en conjunto y que el solo agregar una letra al signo lo hace novedoso. Asimismo, manifestó que existen marcas registradas que coinciden con nombres de personas y que en dichos procedimientos de registro no se ha requerido la autorización respectiva. Citó diversos registros.

Mediante Resolución N° 10155-2009/DSD-INDECOPI de fecha 16 de junio de 2009, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i) La denominación SIR BENNI MILES consiste en el hipocorístico de Aaron Benjamín Miles, diseñador de ropa nacido en New York.

(ii) Por ello, la Dirección requirió al solicitado que cumpla con acreditar el consentimiento de Aaron Benjamín Miles o de sus herederos para registrar su seudónimo (sic) SIR BENNI MILES como parte del signo solicitado.

(iii) Sin embargo la solicitante no cumplió con absolver el mandato de fecha 19 de diciembre de 2008.

(iv) En tal sentido, la inclusión de la denominación SIR BENNI MILES, en el signo solicitado, afecta la identidad de la persona Aaron Benjamín Miles, en la medida que corresponde al hipocorístico con que es conocido dicho diseñador de ropa, y ha sido solicitado por persona distinta, como lo es Bryan Meléndez Bautista, quien además no cuenta con la respectiva autorización para efectuar el registro mencionado.

(v) Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que este incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo 136, inciso e) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

Con fecha 26 de junio de 2009, Bryan Meléndez Bautista interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 136, inciso e) de la Decisión 486.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. De los signos que afectan la identidad o prestigio de las personas

El artículo 136, inciso e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas los signos que afecten la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre1, apellido2, firma3, título4, hipocorístico5, seudónimo6, imagen7, retrato8 o caricatura9 de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

De la lectura de la disposición bajo comentario, se desprenden dos supuestos:

(i) El primero referido a la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que consistan, entre otros, en el título de una persona distinta del solicitante, siempre que afecte la identidad o el prestigio de la misma, salvo que se acredite su consentimiento10 o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. Este supuesto opera cuando el título que intenta registrarse como marca no identifica a nadie en concreto.

En este caso, la Sala deberá evaluar si el registro solicitado atenta contra la identidad o el prestigio del titular o titulares del título de que se trate, lo cual ocurrirá difícilmente, dado que el título en cuestión no identifica a una persona determinada.

(ii) El segundo referido a la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que consistan, entre otros, en el título de una persona identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, siempre que se afecte la identidad o el prestigio de aquella, salvo que se acredite su consentimiento o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Este supuesto opera cuando el título que intenta registrarse como marca es identificado por la generalidad del público de manera espontánea, directa e inmediata con un personaje determinado. En este caso, la Sala deberá evaluar si el registro solicitado atenta contra la identidad o el prestigio de esa persona determinada y, de creerlo así, deberá recabar el consentimiento de la misma o la de sus herederos.

La razón de este tratamiento diferenciado a través de dos supuestos distintos obedece, como afirma López Gómez11, a la existencia o inexistencia de una efectiva lesión al derecho al nombre. En efecto, la elección de un nombre común o corriente para ser utilizado como marca no puede suponer un atentado al derecho al nombre como derecho a la personalidad, justamente por la indeterminación del sujeto que hipotéticamente sufre ese ataque a su personalidad. Añade que, por el contrario, cuando el nombre se vincula de manera inmediata a una determinada persona, solo puede evitarse la lesión efectiva al derecho al nombre cuando se obtiene la autorización de esa misma persona.

De lo expuesto, se desprende que son dos los requisitos necesarios para que se aplique la mencionada prohibición de registro:

- Que el signo solicitado consista en el título de una persona distinta al solicitante, o que el signo solicitado sea identificado por el sector pertinente como una persona distinta del solicitante;

- Que dicho signo afecte la identidad o prestigio de la persona.[1]

1.1 Aplicación al caso concreto

Bryan Meléndez Bautista ha solicitado el registro de la marca de producto SIR BENNI MILES CLOTHING para distinguir prendas de vestir en general, de la clase 25 de la nomenclatura oficial.

Al respecto, la Sala advierte que dentro del signo solicitado, resulta relevante la denominación SIR BENNI MILES, toda vez que el término CLOTHING, si bien no será entendida exactamente, los consumidores entienden que está relacionada con la ropa12.

Ahora bien, la denominación SIR BENNI MILES es el nombre con el cual se le conoce al diseñador Aaron Benjamín Miles13, resultando dicha denominación el hipocorístico del nombre del mencionado diseñador14.

Asimismo, se advierte que el hipocorístico SIR BENNI MILES será reconocido en el ámbito del diseño de modas y prendas de vestir nacional e internacional, por lo que el público consumidor del sector pertinente asociará el signo solicitado SIR BENNI MILES para prendas de vestir en general; de la clase 25 de la nomenclatura oficial, dado que se trata de una persona reconocida en el ámbito de las prendas de vestir, frente a los cuales el nombre de SIR BENNI MILES podría transmitir a los consumidores que la idea de que dichos productos se encuentran elaborados por el referido diseñador.

En consecuencia, al no haber acreditado el solicitante la respectiva autorización por parte del señor Aaron Benjamín Miles para el registro de su hipocorístico como marca de producto para los productos de la clase 25 de la nomenclatura oficial, la Sala considera que se está afectando la identidad y el prestigio de la persona de Aaron Benjamín Miles, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136, inciso e) de la Decisión 486.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 10155-2009/DSD-INDECOPI de fecha 16 de junio de 2009, que DENEGÓ el registro de la marca de producto SIR BENNI MILES, solicitado por Bryan Meléndez Bautista.

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

MARÍA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual