RESOLUCIÓN Nº 0738 -2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE Nº 325532-2007

SOLICITANTE : Esteban Lizardo Alvarado Yanac

OPOSITOR : Walter Francisco Gutiérrez Camacho

Nuevos argumentos en segunda instancia - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial: Existencia.

Lima, treinta y uno de marzo de dos mil nueve

I. ANTECEDENTES

Con fecha 16 de agosto de 2007, Esteban Lizardo Alvarado Yanac (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación GRIJLEY escrita en letras características dentro de una figura rectangular, en la parte superior se aprecia la denominación GACETA JURÍDICA DE escrita en letras características, todo dentro de otra figura rectangular, en la combinación de colores amarillo (C:10/M:10/Y:10/K:100%), negro y blanco; conforme al modelo, para distinguir papel, cartón y artículos de materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 15 de noviembre de 2007, Walter Francisco Gutiérrez Camacho (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:

(i) Es titular de la marca GACETA JURÍDICA (Certificado
N° 20218) registrada en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta confundible.

(ii) La marca registrada es indicativa del origen empresarial de los productos editoriales que el opositor produce, edita, publica y comercializa a través de su empresa Gaceta Jurídica S.A.

(iii) El signo solicitado incorpora en su totalidad a la marca registrada, por lo que la coexistencia de los mismos ocasionaría confusión en los consumidores, los que podrían asumir que los productos tienen un mismo origen empresarial.

(iv) En el signo solicitado se advierte que el elemento predominante que contribuirá a determinar su impresión de conjunto es el denominativo.

(v) Los signos en cuestión se encuentran destinados a distinguir los mismos productos, produciéndose como consecuencia de ello riesgo de confusión indirecto en los consumidores.

(vi) Si bien los signos no presentan la misma extensión ni estructura gramatical, ambos comparten como elemento principal y preponderante la denominación GACETA JURÍDICA, lo que aumenta el riesgo de confusión en los consumidores.

(vii) Si bien es titular de la marca registrada GACETA JURÍDICA en la clase 16, lo cierto es que la marca es explotada por la empresa Gaceta Jurídica S.A., de la cual es accionista mayoritario, presidente del directorio y gerente general.

(viii) La empresa Gaceta Jurídica S.A. con su autorización ha registrado a su nombre diversas marcas que incorporan la marca GACETA JURÍDICA.

Adjuntó jurisprudencia que consideró de aplicación al presente caso.

Con fecha 2 de enero de 2008, Esteban Lizardo Alvarado Yanac, absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:

(i) Si bien los signos se encuentran destinados a distinguir algunos de los mismos productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, estos son gráfica y fonéticamente diferentes entre sí.

(ii) Resulta razonable asumir que el público consumidor prestará una especial atención al momento de adquirir los productos que distinguen los signos en cuestión –publicaciones jurídicas– basados en su experiencia, confiabilidad y garantía de quienes producen dichos productos.

(iii) La denominación GACETA JURÍDICA es un término meramente descriptivo para designar a una revista de Derecho, por lo que no puede ser apropiado a favor de un solo titular, ya que esto constituiría una barrera auténtica de acceso a los competidores que requieren designar a un tipo especial de publicación jurídica.

(iv) La marca registrada GACETA JURÍDICA y escritura característica está conformada por elementos denominativos descriptivos de los productos a distinguir, en tanto alude directamente que se trata de una publicación periódica de Derecho sin estar compuesta de ningún otro elemento que le otorgue distintividad.

(v) El signo solicitado se encuentra constituido por elementos denominativos. gráficos y cromáticos adicionales, debiendo considerarse como elemento denominativo relevante al término GRIJLEY, debido al tamaño y ubicación que ocupa dentro del signo.

(vi) Los signos en conflicto son gráfica y fonéticamente diferentes entre sí, por lo que es posible su coexistencia en el mercado sin generar confusión en los consumidores.

(vii) Respecto a las marcas registradas a favor de la empresa Gaceta Jurídica S.A. se advierte que los antecedentes jurisprudenciales no son de aplicación vinculante para las autoridades nacionales para establecer que una marca es distintiva, siendo que el error no genera derecho.

(viii) Si bien la Oficina de Signos Distintivos otorgó en su oportunidad marcas conteniendo elementos eminentemente descriptivos, tal como GACETA JURÍDICA, esto no puede seguir ocasionando que se considere como una denominación otorgada en exclusiva a favor de ninguna empresa o persona.

Citó jurisprudencia que consideró de aplicación al presente caso.

Mediante Resolución N° 9942-2008/OSD-INDECOPI de fecha 3 de junio de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i) El signo solicitado y la marca registrada distinguen algunos de los mismos productos comprendidos en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

(ii) Si bien los signos comparten la denominación GACETA JURÍDICA, esta corresponde al nombre de una publicación periódica relacionada con temas jurídicos de Derecho, por lo que hace referencia a alguno de los productos que distinguen los signos en cuestión, siendo que son los demás elementos denominativos y/o gráficos que contienen los signos, los que permiten diferenciarlos entre sí, toda vez que se advierte que en su conjunto ambos signos originan una impresión fonética y gráfica distinta.

Con fecha 26 de junio de 2008, Walter Gutiérrez Camacho interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i) La resolución impugnada le causa un serio agravio, en tanto le recorta su derecho de exclusiva sobre su marca registrada, la cual le fue otorgada sin ningún tipo de carga o restricción en cuanto al alcance del derecho conferido.

(ii) No existe ningún otro registro a favor de terceros dentro de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, que contenga la denominación GACETA JURÍDICA, salvo la licencia de uso otorgada a favor de la empresa Gaceta Jurídica S.A.

(iii) La marca registrada indica e individualiza de manera inequívoca el origen empresarial de los productos que distingue dentro de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

(iv) La coexistencia de los signos no solo genera el debilitamiento de la marca registrada sino que conlleva un recorte ilícito de su derecho de exclusiva, afectándose así el intangible más valioso de su grupo empresarial.

(v) Resulta total y absolutamente ilegal y, además, genera inseguridad jurídica la disparidad de criterios de la Oficina de Signos Distintivos, dado que en la resolución impugnada se refiere al elemento gráfico como el elemento distintivo y relevante de la misma; mientras que en la Resolución N° 14377-2005/OSD-INDECOPI de fecha 31 de octubre de 2005 se dice que es el elemento denominativo el más relevante.

(vi) Las diversas marcas registradas a favor de la empresa Gaceta Jurídica S.A. fueron otorgadas excepcionalmente por la vinculación económica que tiene con su persona.

(vii) No existe ninguna otra marca registrada en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial que contenga la denominación GACETA JURÍDICA, salvo las registradas a su favor y al de su licenciataria.

(viii) Si bien la denominación GACETA resulta descriptiva dentro de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, si cabe su registro como marca en conjunción con otros elementos denominativos que en conjunto generen un signo con aptitud distintiva intrínseca, tal como sucede con las marcas GACETA MERCANTIL, GACETA EMPRESARIAL, GACETA ECONÓMICA, GACETA ODONTOLÓGICA, entre otros.

(ix) Los citados antecedentes no hacen sino confirmar que GACETA JURÍDICA, GACETA ECONÓMICA, GACETA EMPRESARIAL, GACETA MERCANTIL, GACETA ODONTOLÓGICA son todas marcas evocativas, donde la semejanza conceptual es inocua y en donde se permiten mayores acercamientos de marcas de terceros que aquellos permitidos por las marcas fuertes; no obstante, no es aceptable que una marca evocativa sea tomada por un competidor y le adicione su emblema o marca corporativa y en base a ello pretenda que se eliminen las semejanzas y se neutralice el riesgo de confusión.

(x) Al momento de resolver se debe tener en consideración la actuación temeraria y de mala fe del solicitante y, por lo tanto, la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, toda vez que el solicitante es gerente general de la empresa Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L., constituida en la misma época que su empresa y que participa y compite directamente en el mercado editorial, publicando y comercializando publicaciones dirigidas a operadores del Derecho en general.

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos. Citó jurisprudencia que consideró de aplicación al presente caso.

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante no absolvió el traslado de la apelación.

Con fecha 22 de octubre de 2008, Walter Gutiérrez Camacho adjuntó un estudio de mercado elaborado por la empresa Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C., solicitando que los resultados y conclusiones en él sean tomados en consideración. Precisó que en mérito a dicho estudio queda demostrado que la denominación GACETA JURÍDICA es percibida como marca de producto por los consumidores. Asimismo, señaló que sobre la base de una prueba objetiva como lo es el estudio de mercado que presenta quedan desvirtuados una vez más los argumentos esgrimidos por la Oficina de Signos Distintivos para rechazar su oposición por la supuesta falta de distintividad de la marca GACETA JURÍDICA. Posteriormente, solicitó el uso de la palabra.

Mediante proveído de fecha 7 de enero de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual, en su sesión de fecha 7 de enero de 2009, determinó conceder el uso de la palabra al opositor.

Mediante proveído de fecha 9 de enero de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual, citó a las partes a audiencia de informe oral el día 30 de marzo de 2009.

Con fecha 30 de marzo de 2009, se llevó a cabo el informe oral programado con la presencia del opositor, dejándose constancia de la inasistencia del solicitante.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado GACETA JURÍDICA DE GRIJLEY y logotipo y la marca registrada GACETA JURÍDICA y logotipo (Certificado Nº 20218).

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a) Walter Francisco Gutiérrez Camacho (Perú) es titular de las siguientes marcas de producto:

- La denominación GACETA JURÍDICA en letra tipo “universyti”, escrita totalmente en mayúsculas, conforme al modelo, para distinguir productos de imprenta en soporte papel en forma de libro, revista, suplemento, periódico y folletos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 20218, vigente hasta el 13 de octubre de 2015.

- El logotipo conformado por la denominación CURSOS RÁPIDOS escrita en letras características sobre una línea horizontal y debajo de esta la denominación DE GACETA JURÍDICA; conforme al modelo, para distinguir publicación periódica en soporte de papel producida en imprenta de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 85748, vigente hasta el 9 de enero de 2013.

b) Gaceta Jurídica S.A. (Perú) es titular entre otras de las siguientes marcas de productos:

- La denominación GACETA COMERCIAL escrita en letras características y debajo la frase UNA PUBLICACIÓN DE GACETA JURÍDICA; conforme al modelo, para distinguir producto de imprenta en soporte de papel en forma de revista, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 105229, vigente hasta el 3 de mayo de 2015.

- La denominación GACETA CONSTITUCIONAL escrita en letras características y debajo la frase UNA PUBLICACIÓN DE GACETA JURÍDICA; conforme al modelo, para distinguir producto de imprenta en soporte de papel en forma de revista, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 105228, vigente hasta el 3 de mayo de 2015.

- La denominación GACETA LABORAL escrita en letras características y debajo la frase UNA PUBLICACIÓN DE GACETA JURIDICA; conforme al modelo, para distinguir producto de imprenta en soporte de papel en forma de revista, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 105230, vigente hasta el 3 de mayo de 2015.

- El logotipo conformado por la denominación GACETA DE JURISPRUDENCIA escrita en letras características, en donde la letra G se encuentra dentro de una figura rectangular y en la parte inferior se aprecia la frase UNA PUBLICACIÓN DE GACETA JURÍDICA escrita en letras características, sin reivindicar colores; conforme al modelo, para distinguir producto de imprenta en soporte de papel en forma de revista. de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 137098, vigente hasta el 15 de abril de 2018.

- La denominación GACETA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA escrita en letras características, en donde la letra G de la palabra GACETA se encuentra dentro de una figura cuadrangular, debajo la frase UNA PUBLICACIÓN DE GACETA JURÍDICA, escrita en letras características, sin reivindicar colores; conforme al modelo, para distinguir producto de imprenta en soporte de papel en forma de revista, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 121063, vigente hasta el 3 de noviembre de 2016.

Cabe precisar que, de la revisión del expediente, se advierte que los titulares de las marcas citadas en los acápites a) y b) conforman un grupo ernpresarial, toda vez que Walter Francisco Gutiérrez Camacho es accionista mayoritario de Gaceta Jurídica S.A.

c) En la clase 16 de la Nomenclatura Oficial se encuentran inscritas diversas marcas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación la denominación GACETA, tales como: GACETA CONTABLE y logotipo (Certificado Nº 136934), GACETA DEPORTIVA (Certificado Nº 89273), GACETA ECONÓMICA (Certificado Nº 62600), GACETA EMPRESARIAL y logotipo (Certificado Nº 42888), GACETA MÉDICA DEL NORTE y logotipo (Certificado Nº 13432), GACETA MÉDICA TRIFARMA (Certificado Nº 48256), entre otras.

d) En la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran inscritas diversas marcas a favor de distintos titulares, que se encuentran conformadas por la denominación JURÍDICA, tales como: ACTIVIDAD JURÍDICA y logotipo (Certificado Nº 88341), EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE (Certificado Nº 37514), ENFOQUE DERECHO INFORMATIVO DE ACTUALIDAD JURÍDICA (Certificado Nº 82771), GRIJLEY EDITORA JURÍDICA GRIJLEY y logotipo (Certificado N° 136418), entre otras.

2. Argumentos invocados en Segunda Instancia

En su recurso de apelación, el opositor manifestó que se debe tener en consideración la actuación temeraria y de mala fe del solicitante y, por lo tanto, la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, toda vez que este es gerente general de la empresa Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L., constituida en la misma época que su empresa y que participa y compite directamente en el mercado editorial, publicando y comercializando publicaciones dirigidas a operadores del Derecho en general.

Conforme se desprende de los antecedentes, la mala fe del solicitante y la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 no fue sustento de la oposición interpuesta ante la Oficina de Signos Distintivos sino que recién ha sido invocada en el recurso de apelación. En ese sentido, a criterio de la Sala, no cabe pronunciarse sobre los nuevos argumentos invocados por el opositor, pues ello atentaría contra el derecho de defensa1 del solicitante, quien vería recortado su derecho de poder cuestionar ante otra instancia administrativa el fallo expedido por la anterior, situación que en este caso se produciría por el hecho de que la Sala estaría emitiendo pronunciamiento respecto de cuestiones que no fueron analizados previamente por la Oficina de Signos Distintivos.

En consecuencia, no corresponde pronunciarse sobre la mala fe del solicitante y la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 planteada por el opositor ante la Segunda Instancia[1].

3. Determinación del riesgo de confusión

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca2.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 4863 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-20054, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad”.

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro”.

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-20055, el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos [2].

3.1 Similitud o conexión competitiva

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado pretende distinguir, entre otros, algunos de los mismos productos que distingue la marca registrada: productos de imprenta de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

3.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público -consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias solo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-20056 y 156-IP-20057.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En el caso de las publicaciones, el consumidor prestará atención al momento de realizar su elección, dada la amplia gama de publicaciones que existen que van desde un corte serio y formal hasta las de carácter informal y popular8.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquellos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo a la legislación marcaria vigente, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

a) Que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

b) Que solo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández - Novoa9, “(...) a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo”. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca
gráfico-denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan solo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

Atendiendo a que tanto el signo solicitado como la marca registrada son signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.

En el caso del signo solicitado, se advierte que tanto el elemento denominativo como el elemento figurativo son relevantes, debido a la dimensión de la denominación dentro del signo y a la combinación particular de sus colores, tal como se aprecia a continuación:

En la marca registrada se advierte que el elemento más relevante es el denominativo, toda vez que el aspecto figurativo consiste básicamente en la grafía de la denominación, la cual no presenta características particulares, tal como se aprecia a continuación:

Por otro lado, cabe señalar que dentro del aspecto denominativo del signo solicitado destaca la denominación GRIJLEY, debido a su mayor dimensión y a que la expresión GACETA JURÍDICA que la acompaña resulta un término genérico de los productos que distingue. En efecto, la denominación GACETA acompañada del término JURÍDICA indica un tipo de publicación designando así una especie de los productos que distingue.

No obstante lo anterior, la Sala advierte que la expresión GACETA JURÍDICA –único elemento denominativo que conforma la marca registrada del opositor– ha sido utilizada en el mercado durante un tiempo prolongado y continuo como para que un gran porcentaje del público consumidor del sector pertinente considere que dicha denominación se trata de una marca de producto, convirtiéndose así en un signo indicador de un origen empresarial determinado, lo cual se corrobora con el Informe.

Cualicuantitativo de Los Resultados de la Investigación para la Gaceta Jurídica emitido por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública que obra en fojas 192 a 23110.

En efecto, en ciertos casos, a raíz de un uso prolongado en el comercio, una marca que inicialmente no era distintiva, es decir que no permitía identificar los productos o servicios a los que se refería con un origen empresarial determinado, puede adquirir para el público un “significado secundario”, es decir, un significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio particular de que se trata en relación con otros productos o servicios de la misma categoría11 [3].

Así, en el presente caso, la denominación GACETA JURÍDICA se ha fijado en la mente de los consumidores al punto que será reconocida como una marca identificadora de los productos del opositor –conforme se advierte del Informe Cualicuantitativo de Los Resultados de la Investigación para la Gaceta Jurídica12–, siendo capaz de distinguir sus productos de los de otras empresas, por lo que al ser una expresión distintiva si será considerada en el examen comparativo de los signos en cuestión [4].

Adicionalmente, cabe señalar que el público consumidor puede verse confundido cuando la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos, servicios o actividades económicas mismas. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, servicios o actividades económicas y los signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un establecimiento, en la creencia que se trata del producto, servicio o establecimiento no del solicitante sino del competidor.

Pero también puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios o actividades y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial o se presuma que entre las empresas existen relaciones económicas u organizativas. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero estos presenten elementos comunes que, por su carácter arbitrario o de fantasía, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos casos, se produce un riesgo de confusión indirecta, en la medida en que el público no confunde un producto, servicio o actividad con otro, pero llega a una conclusión errónea en cuanto al origen empresarial de los mismos.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado GACETA JURÍDICA DE GRIJLEY y logotipo y la marca registrada GACETA JURÍDICA y logotipo, desde el punto de vista fonético, se advierte que si bien ambos signos se encuentran conformados por la denominación (GACETA JURÍDICA), la presencia de la denominación DE GRIJLEY en el signo solicitado determina que estos generen un impacto sonoro diferente.

Desde el punto de vista gráfico, se advierte que si bien los signos comparten la denominación GACETA JURÍDICA, el signo solicitado presenta un elemento denominativo adicional
(GRIJLEY), lo que, sumado a su distinto aspecto figurativo –aunque no relevante en el caso de la marca registrada– origina una impresión visual de conjunto diferente.

3.3. Riesgo de confusión

En el presente caso, tratándose de signos distintivos que distinguen los mismos productos, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar sus diferencias, el hecho de que compartan la denominación GACETA JURÍDICA –que constituye una denominación distintiva, conforme a lo antes expuesto– constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca inscrita a favor de Walter Francisco Gutierrez Camacho o una nueva línea de los productos que distingue dicha marca, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 9942-2008/OSD-INDECOPI de fecha 3 de junio de 2008 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación GRIJLEY escrita en letras características dentro de una figura rectangular, en la parte superior se aprecia la denominación GACETA JURÍDICA DE escrita en letras características, todo dentro de otra figura rectangular, en la combinación de colores amarillo (C:10/M:10/Y:10/K:100%), negro y blanco, solicitado por Esteban Lizardo Alvarado Yanac.

Con la intervención de los Vocales: Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto, Néstor Manuel Escobedo Ferradas y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

SS. TERESA STELLA MERA GÓMEZ