EXPEDIENTE N° 370773-2008

Lima, 9 de setiembre de 2009

1. Antecedentes

Con fecha 20 de octubre de 2008, TATAJE MONTERO ANDREA y BANDA SARAVIA CARLOS GUSTAVO, ambos de Perú, solicitan el registro de la marca del producto constituida por el logotipo conformado por la figura estilizada de un pez y la denominación EL PEZWEON escrita en letras características; en la parte inferior se aprecia una figura irregular; todo en los colores azul, gris y rosado; conforme al modelo adjunto, para distinguir prendas de vestir, calzado, sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

2. Determinación de la norma aplicable

Cabe señalar que a la fecha de presentación de la presente solicitud de registro, se encontraba vigente el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial. Dicha norma ha sido derogada por el Decreto Legislativo N° 10751, el mismo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

El artículo 103 de la Constitución Política de 1993 establece que: “(…) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo en ambos supuestos en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga solo por otra ley (…)”.

Por su parte, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1075 señala que: “Los expedientes que estuvieran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, serán tramitados conforme a las normas de esta, en el estado en que se encuentren”.

En este orden de ideas, se determina que el trámite y resolución del presente procedimiento se realizará de acuerdo con las normas legales contenidas en el Decreto Legislativo N° 1075, en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

3. Examen de registrabilidad

3.1 Requisitos de registrabilidad

El artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que a efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Añade que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica y que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

El signo solicitado a registro conformado por la denominación EL PEZWEON y logotipo, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica en tanto puede representarse por medio una combinación de palabras y elementos figurativos, y goza además de aptitud distintiva, quedando por determinar si se encuentra inmerso en alguna prohibición de registro.

3.2 Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres

Al respecto, el artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

(…)”.

Previamente a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, es conveniente precisar los siguientes conceptos:

3.2.1 Ley

En concordancia con lo establecido por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 30-IP-962, conviene precisar que la interpretación del literal g) del artículo 72 de la Decisión 313 (recogida en términos similares por el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486) y, de manera especial, la palabra “ley” contenida en el precepto, es necesario efectuarla en aplicación de criterios que miren al fin ulterior de la norma y en el contexto en que se encuentra inmersa.

Conforme lo expresa el Tribunal en el citado Proceso 30-IP-96, cuando la disposición comunitaria hace alusión a la palabra “ley”, no debe entenderse que las legislaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevas prohibiciones de registro que las contempladas en el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial. Sin embargo, el derecho positivo de cada país ha incorporado en su ordenamiento jurídico disposiciones de carácter imperativo que velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el orden público, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres. Estas normas positivas internas no pueden ser desconocidas por la Oficina nacional competente al momento de conceder el registro.

3.2.2 Moral

Conceptualmente, se entiende por moral aquello perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia3.

En términos generales, puede definirse a la moral como la conducta espiritual referida a la valoración en base a la conciencia individual o a los valores del entorno social.

La moral considera los actos humanos en relación con el sujeto mismo que los cumple, determinando entre los actos posibles de este cuál es la conducta debida; selecciona, entre las posibilidades del comportamiento, aquellas que son debidas o son lícitas, y las opone a aquellos otros comportamientos posibles, pero indebidos, ilícitos o prohibidos4.

Si bien existe una estrecha relación entre las normas morales y las normas jurídicas –ya que no es posible vaciar el derecho de su contenido ético– existen diferencias entre la Moral y el Derecho, ya que aun siendo éticos los valores hacia los que apunta el derecho, estos son distintos de los valores pura y estrictamente morales. En efecto, la norma moral enjuicia la conducta de los valores supremos hacia los cuales debe orientarse la vida humana; toma la vida humana en sí misma, en su plenitud, centrándola en su auténtica y más radical significación, atendiendo a su supremo destino y misión, y contemplándola en su auténtica realidad, que es siempre la realidad individual, única, singular e intransferible. En cambio, la norma moral jurídica enjuicia y regula el comportamiento humano desde el punto de vista de las repercusiones de este en otras personas y en la sociedad.

La Moral constituye la ciencia del bien en general; el conjunto de normas de conducta que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia de las costumbres sociales. La coacción, de la cual carecen las normas morales, sirve de elemento diferenciador con respecto a las normas jurídicas; si bien muchas reglas éticas reciben por ello solo el amparo del derecho, mientras ciertas disposiciones positivas están desprovistas de sanción en caso de incumplimiento, por omisión del legislador, por la poca entidad de la situación o por alguna razón superior, como la que lleva a no aplicar una pena en ciertos casos, entre ellos, la condena condicional5.

3.2.3 Orden público

Conceptualmente, puede definirse el orden público como la situación de normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos.

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 4-IP-856, señala que el orden público se refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la ley de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En tal sentido fue definido por Hauriou como el “orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación”. Son actos contra el orden público, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que afectan el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salubridad pública y, en general, los que alteran la paz pública o la convivencia social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el público pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podrá ser admitido como marca.

Asimismo, el Tribunal Andino, en el Proceso 2-IP-947, ha manifestado sobre el orden público lo siguiente (…) “Aunque por definición la generalidad de la ley hace que ella se presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que estos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada”.

Fernández-Novoa ha indicado que el “orden público” debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conversación del orden social en un pueblo y en una época determinada.

3.2.4 Buenas costumbres

En términos generales, puede considerarse como buenas costumbres, en un lugar y en un momento determinado, aquellas que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral.

El Tribunal Andino, en el referido Proceso 4-IP-88, ha manifestado que por “buenas costumbres” debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y época. Suele tener esta expresión un sentido ético general y no propiamente comercial, y se la refiere, entre otras, a conductas que chocan con la moral social, tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc., y las conductas delictivas en general. Un signo de cualquier tipo, denominativo o figurativo que pueda extenderse como apología o simple propaganda de esta clase de conductas será entonces irregistrable como marca.

Asimismo, en el Proceso 30-IP-96, se ha precisado que los términos “buenas costumbres no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del Derecho nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del ámbito del Derecho Comercial dado su característico dinamismo y constante evolución; muestra de esa importancia constituye el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al otorgar a la costumbre valor como fuente del Derecho, equiparándola incluso a la propia ley, dentro de determinados parámetros. Pero no puede hablarse en el mismo sentido cuando la ley se refiere a las buenas costumbres consideradas como la conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la Moral”.

En el mismo sentido, Fernández-Novoa precisa que las “buenas costumbres” han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas.

3.3 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, se procedió a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado constituido por la denominación EL PEZWEON y logotipo, en donde el término PEZ hace referencia a un vertebrado acuático de respiración branquial, generalmente con extremidades en forma de aleta, aptas para la locomoción y sustentación en el agua, su piel, salvo raras excepciones, está protegida por escamas8. Y el término WEON, el cual hace referencia en el lenguaje coloquial a una expresión que proviene de la palabra huevón, la cual tiene varias aceptaciones –perezoso, idiota, imbécil, animoso, valiente9–. Sin embargo, en nuestro país se ha extendido en algunos sectores de la población el uso de este término como una palabra inapropiada y una forma grosera de calificar a las personas como idiotas o cortas de entendimiento, razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población.

Cabe agregar que la denominación antes referida está acompañada por la figura estilizada de un pez, el cual presenta en la parte inferior una figura irregular, la cual podría ser entendida por el público consumidor como una figura que representa los genitales masculinos10, hecho que afianza la idea de lo que el consumidor medio podría entender con respecto al término WEON.

En ese sentido, el signo solicitado EL PEZWEON y logotipo, visto en su conjunto va a ser entendido por los consumidores como una denominación procedente o derivada de la palabra huevón. Adicionalmente, cabe señalar que, la presencia del término EL y de los elementos gráficos y cromáticos adicionales presentes en el signo, no desvirtúan lo expuesto en los párrafos precedentes.

Realizado el examen de registrabilidad se ha determinado que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el inciso p) del artículo 135 de la Decisión 436, Régimen sobre Propiedad Industrial, por lo que no corresponde acceder a su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultadas conferidas por los artículos 36, 40 y 41 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075.

4. Decisión de la dirección de signos distintivos

DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por TATAJE MONTERO ANDREA y BANDA SARAVIA CARLOS GUSTAVO, ambos de Perú.

Regístrese y comuníquese

VERÓNICA PEREA MÁLAGA
Dirección de Signos Distintivos