Signos denominativos: Criterios de confundibilidad adicionales
Que, para establecer el grado de distinción entre los signos, el artículo ciento treintiuno del Decreto Legislativo ochocientos veintitrés -Ley de Propiedad Industrial -regula los criterios de confundibilidad, estableciendo que se debe tener en cuenta la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; el grado de percepción del consumidor medio; la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación; el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, si el signo es parte de una familia de marcas; siendo que para el caso de signos denominativos el artículo ciento treintidós de la Ley establece como criterios de confundibilidad adicionales: la semejanza gráfico-fonética; la semejanza conceptual; y, si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.
EXPEDIENTE N°. 1923-2001-LIMA
Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y Social
Lima, trece de Junio del dos mil tres.-
VISTOS; con el acompañado; con lo expuesto en el "Dictamen Fiscal; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, la recurrente Compañía Distribuidora del Centro Sociedad Anónima de Capital Variable, titular de la marca GALAFLEX para distinguir productos de la clase tres de la Nomenclatura Oficial, interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución número doscientos ochenta - mil novecientos noventinueve / TPI - INDECOPI, su fecha tres de marzo de mil novecientos noventinueve, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que resolvió revocar la Resolución número nueve mil quinientos diez - noventiocho / OSD - INDECOPI expedida por la Oficina de Signos Distintivos y dispuso otorgar el registro de la marca de producto constituida por la denominación GALA solicitado por Loewe Sociedad Anónima (España) para distinguir perfumería, agua de tocador, agua de colonia, jabones, aceites esenciales, lociones para el cabello, dentífricos, cremas de belleza, lociones, desodorantes personales, y otros productos de la clase tres de la Nomenclatura Oficial; Segundo: Que, el artículo ochentiuno de la Decisión trescientos cuarenticuatro de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica; disponiendo al respecto el numeral a) del artículo ochentitrés de la citada Decisión que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; Tercero: Que, para establecer el grado de distinción entre los signos, el artículo ciento treintiuno del Decreto Legislativo ochocientos veintitrés -Ley de Propiedad Industrial -regula los criterios de confundibilidad, estableciendo que se debe tener en cuenta la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; el grado de percepción del consumidor medio; la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación; el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, si el signo es parte de una familia de marcas; siendo que para el caso de signos denominativos el artículo ciento treintidós de la Ley establece como criterios de confundibilidad adicionales: la semejanza gráfico-fonética; la semejanza conceptual; y, si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva; Cuarto: Que, en el caso sub materia, efectuada la apreciación de los signos, se tiene que tanto la marca registrada GALAFLEX así como e/ signo solicitado a registro GALA sirven para distinguir productos de la clase tres de la Nomenclatura Oficial, en donde existen marcas registradas que contienen la partícula FLEX, tales como las marcas WELLAFLEX, FLEX, ONDAFLEX, AQUAFLEX, ABRAFLEX, FLEX & CO, INTERFLEX, SUPERFLEX, FLEXALOX, FLEXALITE, REVLON FLEX, FLEXIGEL, FLEXCON, FLEXIPACK, FLEXISOAP, FLEXTRINSE, FLEXICREAM, FLEXIRINSE, FLEXI FIX, CASTROL FLEXICLEAN; Quinto: Que, conforme se aprecia la partícula FLEX ha perdido fuerza distintiva dentro de la clase tres de la Nomenclatura Oficial, por lo que desde un punto de vista gráfico y fonético esta partícula no puede ser tenida en cuenta como elemento diferenciador entre ambos signos, debiendo efectuarse un análisis con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; coligiéndose de ello que los signos GALAFLEX y GALA presentan como elemento común la partícula GALA que no le otorga suficiente fuerza distintiva, pudiendo inducir a error al público consumidor que puede considerar que existe un grado de vinculación entre ambas marcas; Sexto: Que no puede considerarse que en el caso de la marca GALAFLEX los términos GALA y FLEX han perdido individualidad, toda vez, que la partícula FLEX es un elemento común dentro de la clase tres de la Nomenclatura Oficial, debiendo efectuarse la apreciación sobre los elementos que presentan mayores semejanzas que diferencias; siendo que en el presente caso los signos GALA y GALAFLEX presentan mayores semejanzas, pudiéndose inducir a error al público consumidor que podría considerar que existe un grado de vinculación entre ambas marcas; Sétimo: Que a mayor abundamiento, constituye criterio de apreciación de la confundibilidad de los signos el grado de percepción del consumidor medio, no pudiendo exigirse conocimientos especiales o rigurosos que exceden la diligencia ordinaria con la que actuaría un consumidor promedio para distinguir este tipo de productos; siendo deber de las autoridades competentes velar por el adecuado funcionamiento del mercado en el cual se debe proteger fundamentalmente el interés de los consumidores; Octavo: Que, en consecuencia, en el caso sub materia se aprecia que el signo solicitado a registro GALA no presenta suficiente fuerza distintiva, por lo que se encuentra incursa dentro de la causal de impedimento para su registro prevista en el artículo ochentitrés numeral a) de la Decisión trescientos cuarenticuatro de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; incurriendo la Resolución número doscientos ochenta - mil novecientos noventinueve / TPI - INDECOPI en la situación de ineficacia conforme a lo preceptuado en el artículo quinientos cuarenta del Código Procesal Civil; por lo que en tal sentido corresponde amparar la demanda contencioso administrativa interpuesta, debiendo procederse a revocar la sentencia apelada; Noveno: Que finalmente, el pedido de interpretación prejudicial solicitado por la demandante debe ser desestimado, toda vez, que lo que se pretende es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina efectúe una apreciación del grado de confundibilidad de los signos en conflicto, constituyendo ello una cuestión fáctica que es materia de conocimiento de los Tribunales Nacionales en virtud de lo preceptuado en el artículo treinta del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; por tales razones REVOCARON la sentencia apelada de fojas doscientos catorce, su fecha cinco de abril del dos mil uno, que declara infundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Compañía Distribuidora del Centro Sociedad Anónima de Capital Variable, y reformándola declararon FUNDADA la demanda, en consecuencia, se declara INEFICAZ la Resolución número doscientos ochenta mil novecientos noventinueve / TPI - INDECOPI su fecha tres de marzo de mil novecientos noventinueve, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, debiendo procederse a cancelar el Certificado de Registro otorgado a favor de Loewe Sociedad Anónima respecto de la marca GALA para distinguir los productos que solicita dentro de la clase tres de la Nomenclatura Oficial; en los seguidos por la Compañía Distribuidora del Centro Sociedad Anónima de Capital Variable contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI y otros sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y, los devolvieron.-
S.S
CABALA ROSSAND
WALDE JAUREGUI
LOZA ZEA
ACEVEDO MENA
EL VOTO DEL SEÑOR VOCAL EGÚSQUIZA ROCA ES COMO. VISTOS; con el acompañado; de conformidad con el Dictamen Fiscal; por sus propios fundamentos y, CONSIDERANDO además: Primero: Que, a fojas doscientos veintiocho, la recurrente Compañía Distribuidora del Centro Sociedad Anónima de Capital Variable (México), interpone recurso de apelación, contra la sentencia de fojas doscientos catorce, su fecha cinco de abril del dos mil uno, que declara Infundada su demanda contencioso administrativa, dirigida contra el INDECOPI y otros; Segundo: Que, es materia de la citada demanda contencioso administrativa que se declare la Nulidad e ineficacia de la Resolución Número doscientos ochenta-noventinueve/TPI-INDECOPI de fecha tres de Marzo de mil novecientos noventinueve, obrante a fojas diecisiete, que revocando la Resolución Número nueve mil quinientos diez-noventiocho/OSD-INDECOPI de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventiocho, obrante a fojas doce, Otorga el registro de la marca de producto constituida por la denominación GALA solicitada por Loewe Sociedad Anónima (España), para distinguir diversos productos que allí se mencionan de la Clase tres de la Nomenclatura Oficial; Tercero: Que, en el caso de autos, la demandante señala que el signo GALA resulta confundible con la marca GALAFLEX de su propiedad; sin embargo del examen analítico y en conjunto de ambos signos se aprecia que los mismos difieren en los aspectos gráfico, fonético y conceptual, tal como ha señalado la administración; gráficamente el signo GALAFLEX de propiedad de la actora, a diferencia del otro signo en cuestión presenta adicionalmente la partícula "FLEX" la cual le otorga una sílaba más compuesta de cuatro letras; fonéticamente el signo GALAFLEX tiene en la pronunciación de su sílaba final un sonido característico y prolongado por la unión de la letras F y L al principio y la letra X al final; sumándose a esto, también la distinta ubicación de la sílaba tónica, o sea, aquella sobre la cual recae la mayor fuerza de voz en la pronunciación, que en el caso de la marca "GALA" es la primera sílaba y con relación a "GALAFLEX" es la tercera sílaba; también hay diferencia en el aspecto conceptual de los signos en cuestión, así por un lado la marca "GALA" tiene entre sus acepciones el significado de vestido sobresaliente y lúcido" o "gracia y garbo ; a diferencia del signo "GALAFLEX" que no tiene significado, pues es un signo de fantasía; Cuarto: Que en consecuencia, se tiene que para el registro de la marca constituida por la denominación "GALA" se ha observado lo previsto en los artículos ciento treintiuno y ciento treintidós del Decreto Legislativo ochocientos veintitrés, Ley de Propiedad Industrial; por lo que al expedirse la resolución administrativa impugnada, no se ha incurrido en ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo cuarentitrés del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, Decreto Supremo cero dos-noventicuatro-JUS; por lo que: MI VOTO es por que se CONFIRME la sentencia apelada de fojas doscientos catorce, su fecha cinco de abril del dos mil uno, que declara INFUNDADA la demanda interpuesta a fojas cuarentiséis por la Compañía Distribuidora del Centro Sociedad Anónima de Capital Variable (México), contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y otros, sobre Impugnación de Resolución Administrativa.-
S.S.
EGÚSQUIZA ROCA