Imposibilidad de coexistencia de signos: Riesgo de confusion
No resulta factible la coexistencia en el mercado de los signos en conflicto, pues existe riesgo de confusión entre ellos por la identidad de los productos y por que podrían inducir al público consumidor a que lo asocien con el origen empresarial de los mismos.
000065-2001-SALA CIVIL
Fecha Resolución 02/06/2003
SENTENCIA
Lima, dos de junio del dos mil tres.-
VISTOS; en audiencia pública de la fecha, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, emite la siguiente sentencia:
RESULTA DE AUTOS:
1) Por escrito de fojas ciento veintinueve, subsanado a fojas doscientos noventicuatro, MAC Sociedad Anónima interpone demanda contencioso-administrativa y la dirige contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales, y, AKTIEBOLAGET TUDOR, a fin de que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución 1400-2000/TPI-INDECOPI, del dieciséis de noviembre del dos mil, expedida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que revoca la Resolución 10519-1999/OSD-INDECOPI del veintinueve de setiembre de mil novecientos noventinueve y, en consecuencia, deniega el registro de la marca de producto constituida por la denominación TUDOR dentro de un rectángulo y a su costado la figura estilizada de dos rayos y todo el conjunto sobre un cuadrilátero conformado por líneas que se entrecruzan, semejando una malla, y en la parte inferior izquierda la frase "LA BATERIA POR EXCELENCIA , solicitada por MAC Sociedad Anónima.
2) Señala como fundamentos de hecho que el diez de setiembre de mil novecientos noventiocho, bajo Expediente número noventiocho setenta dos veintitrés, solicitó el registro de la marca TUDOR; sin embargo, el nueve de noviembre del mismo año, TUDOR AB (AKTIEBOLAGET TUDOR) de Suecia, interpuso demanda administrativa de observación fundamentando ser titular de la marca Tudor, registrada bajo Certificado número ocho mil setecientos ocho, para distinguir productos de la Clase nueve de la Nomenclatura Oficial y, agregando que el término TUDOR constituye su nombre comercial o razón social, por lo que en virtud de los artículos 208 y 215 del Decreto Legislativo 823, concordante con los artículos 128 de la Decisión 344 y 8 del Convenio de París, el registro solicitado debe ser denegado; asimismo, añadió que su marca TUDOR se encontraba registrada en el Perú desde mil novecientos cincuentinueve y que se usa en otros países de la Comunidad Andina. Mediante Resolución 10519-1999/0SD-INDECOPI del veintinueve de setiembre de mil novecientos noventinueve, la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi declaró improcedente la observación de TUDOR AB y otorgó el registro de la marca TUDOR (mixta), clase nueve, solicitada por la empresa demandante, considerando que TUDOR AB carece de legítimo interés por cuanto su marca inscrita con Certificado de Registro número ochenta mil setecientos ocho ha sido cancelada por falta de uso; que la observante no presentó medio probatorio alguno que acredite que la denominación TUDOR o similar, sea conocida o identificada en el Perú para sus actividades económicas; que las facturas presentadas han sido emitidas por una empresa española y las comunicaciones presentadas evidencian el uso de la denominación TUDOR realizado por una empresa extranjera, no habiéndose demostrado que tenga relación con la observante ni que sus actividades sean ejercidas en el Perú o al menos conocidas por el público consumidor peruano. Con fecha quince de octubre de mil novecientos noventinueve TUDOR AB interpuso recurso de apelación contra las Resoluciones número 7929-1998/OSD-INDECOPI y 730-1999/TPI-INDECOPI, ambas recaídas en el procedimiento de cancelación de la marca TUDOR, se manifiesta haberse acreditado el uso del nombre comercial y el derecho sobre el mismo, pero que las pruebas presentadas no eran suficientes para acreditar el uso de la marca TUDOR, en tal sentido con fecha dieciséis de noviembre del dos mil, el Tribunal del INDECOPI, Sala de la Propiedad Intelectual emitió la Resolución número 1400-2000/TPI-INDECOPI del dieciséis de noviembre del dos mil, mediante la cual declara que la observación formulada por TUDOR AB se realizó en el tiempo en que era titular de la marca TUDOR, Clase nueve, Certificado de Registro número ochenta mil setecientos ocho, por lo que pese a que posteriormente dicha marca fue cancelada por falta de uso, TUDOR AB si cuenta con legítimo interés. Que, en realidad correspondía que la Oficina de Signos Distintivos se pronunciara por carecer de objeto pronunciarse sobre la observación formulada por TUBOR AB y no así declararla improcedente el extremo referido de su marca TUDOR, Clase nueve, Certificado de Registro ochenta mil setecientos ocho. Que, dicho vicio procesal de la Resolución 10519-1999/OSD-INDECOPI es rectificado por el Tribunal del Indecopi, debiendo entenderse que carecía de objeto pronunciarse sobre la observación formulada por TUDOR AB en el extremo referido a su marca TUDOR, Clase nueve, Certificado de Registro número ochenta mil setecientos ocho. Que, sobre la validez de la solicitud de registro de la marca TUDOR (mixta), Clase nueve, realizada por MAC Sociedad Anónima, la Sala precisa que el derecho preferente establecido en el artículo 111 de la Decisión 344 y en el artículo 179 del Decreto Legislativo 823 puede invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. Por ello, la marca TUDOR (mixta), Clase nueve, fue solicitada por MAC Sociedad Anónima en ejercicio de su derecho preferente. Que, la observación de TUDOR AB se sustentó en dos argumentos: la existencia de su marca registrada TUDOR (hoy cancelada) y su derecho sobre el nombre comercial TUDOR, por lo que corresponde determinar si se acreditó el uso de dicho nombre comercial. Que, el nombre comercial y la razón social son instituciones diferentes reguladas por normativa diferente y gobernados por principios disímiles y autónomos. Que resulta posible que una empresa jurídica que ostenta una denominación social emplee un nombre comercial distinto para distinguir su actividad económica, siendo evidente que dicha persona goza del derecho de utilizar a título de nombre comercial su propia denominación social y registrado como tal, siempre y cuando logre ser apto e idóneo para ser usado y registrado como signo distintivo. Que si bien el nombre comercial TUDOR es parte de la denominación social que identifica a la observante (TUDOR AB) dicho nombre ha sido utilizado en el Perú por empresas pertenecientes al grupo TUDOR, tales como S.E del Acumulador TUDOR Sociedad Anónima. Que, ha quedado acreditado que en el Perú se tiene un conocimiento de un real uso y efectivo del nombre comercial TUDOR en la actividad económica de comercialización de baterías a ser aplicadas en telecomunicaciones, plantas solares, minas montacargas y en otras actividades donde se utilicen bancos de baterías estacionarias y bancos de baterías para sistemas fotovoltaicos, por ventas efectuadas desde el exterior en volúmenes importantes aún cuando estas ventas no han sido efectuadas directamente por la observante. Que se ha demostrado que el nombre comercial TUDOR se viene utilizando en diversas zonas del Perú con fecha anterior a la presente solicitud de registro, por lo que la Sala considera que corresponde a la autoridad proceder de oficio a efectuar el examen comparativo del signo solicitado con dicho nombre comercial, en atención a la identidad de los signos en conflicto y en resguardo del interés de los consumidores. Que realizado el examen comparativo entre los signos en litigio (la marca TUDOR mixta, solicitada por MAC Sociedad Anónima en la Clase nueve, y el nombre comercial TUDOR de TUDOR AB), resulta que son confundíbles entre sí; razón por la que corresponde revocar la resolución de primera instancia que otorgó el registro de la marca solicitada y denegar la marca TUDOR (mixta) solicitada por MAC Sociedad Anónima, en la clase nueve.
3) Mediante resolución de fojas trescientos uno, se admite a trámite la demanda contenciosa-administrativa en la vía del proceso abreviado; por escrito de fojas trescientos veinticinco el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) contesta la demanda en los términos que allí aparecen; asimismo, por escrito de fojas trescientos cuarenticinco, AKTIEBOLAGET TUDOR absuelve el traslado de la demanda en los términos que se detalla, haciendo lo propio el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, mediante escrito de fojas trescientos setenta; por resolución de fojas trescientos noventa se declaró saneado el proceso, realizándose la audiencia correspondiente a fojas trescientos noventiuno, en el que se fija los puntos controvertidos y se admiten los medios probatorios; a fojas trescientos noventiocho se prescinde de la audíencia de pruebas y a fojas cuatrocientos cinco, el señor Fiscal Supremo en lo Civil emite el dictamen correspondiente, quedando la causa expedita para emitir sentencia.
CONSIDERANDOS:
PRIMERO.- Que el artículo 43 del Decreto Supremo 02-94-JUS, aplicable por temporalidad de la norma, establece las causales por las que se declara la nulidad de una resolución administrativa. El Código Procesal Civil al regular el proceso contencioso-administrativo señala que dicho proceso tiene como propósito la declaración judicial de invalidez o ineficacia de la resolución administrativa.
SEGUNDO.- De la revisión del escrito de demanda, adjunto a fojas ciento veintinueve, se aprecia que la demandante pretende que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución 1400-20001TPI-INDECOPI del dieciséis de noviembre del dos mil, expedida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, que denegó el registro de la marca de producto constituida por la denominación TUDOR dentro de un rectángulo y a su costado la figura estilizada de dos rayos y todo el conjunto sobre un cuadrilátero conformado por líneas que se entrecruzan, semejando una malla y en la parte inferior la frase “batería por excelencia", solicitado por MAC Sociedad Anónima.
TERCERO.- Que, la controversia objeto de la litis radica en dilucidar si la marca de producto TUDOR se encuentra o no incursa en la prohibición del registro establecida en el inciso b) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, concordante con el inciso b) del artículo 130 del Decreto Legislativo 823 y, en consecuencia, si resulta procedente o no acceder a su registro.
CUARTO.- Que, todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión, tal como lo prescribe el artículo 197 del Código Procesal Civil.
QUINTO.- Que, se entiende como nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, tal como lo establece el artículo 207 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, el artículo 210 de la norma legal citada prescribe que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial nace a partir de su primer uso en el mercado.
SEXTO.- Que, siendo el registro del nombre comercial meramente declarativo, la protección que se otorga al nombre comercial está condicionada a su uso real y efectivo con respecto al establecimiento y/o actividad económica que distingue.
SETIMO.- En cambio, la denominación social es un signo identificador del ente colectivo, por lo que constituye un signo necesario para satisfacer el deber y derecho a la identificación e individualización personal que tiene todo sujeto de derechos como titular de relaciones jurídicas.
OCTAVO.- En consecuencia, es factible que un sujeto de derechos emplee un nombre comercial distinto a su denominación social para diferenciar su actividad económica, siendo obvio que dicho sujeto goce del derecho de utilizar a título de nombre comercial su propia denominación social y registrada como tal, siempre que logre ser apto e idóneo para ser usado y registrado como signo distintivo.
NOVENO.- Que, el artículo 130 del Decreto Legislativo 823 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las normas de la presente ley, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error. En consecuencia, el titular de un nombre comercial utilizado está facultado para oponerse al uso o registro de una marca o nombre comercial y solicitar su nulidad.
DÉCIMO.- Que, resulta pertinente señalar que las marcas son signos que sirven para distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados o prestados por una persona, de los productos o servícios de otro. Además, que la protección legal de las marcas está regida por el principio registra de acuerdo al cual el derecho sobre la marca y su protección a nivel nacional se adquiere con el registro.
DÉCIMO PRIMERO.- Del análisis del expediente administrativo acompañado se advierte que la empresa TUDOR AB ha acreditado el uso real y efectivo del nombre comercial para la comercialización del nombre TUDOR, habiéndose presentado para ello documentos, facturas y otras pruebas relacionadas con la comercialización y venta de productor TUDOR a nivel nacional en el Perú, los mismos que han sido adquiridos por diferentes empresas que operan en el país en la actividad económica de comercialización de baterías para ser aplicadas en telecomunicaciones, plantas solares, minas montacargas y en otras actividades donde se utilicen bancos de baterías estacionarias y bancos de baterías para sistema fotovoltaicos.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que se desprende que existe identidad fonética entre uno de los productos que principalmente pretende distinguir el signo solicitado (baterías eléctricas de la dase nueve de la Nomenclatura Oficial) y los productos que se comercializan en el país bajo el nombre comercial TUDOR (baterías principalmente de aplicación a telecomunicaciones, plantas solares, minas montacargas de la Clase nueve de la Nomenclatura Oficial). Tanto el signo solicitado `TUDOR y figura como el nombre comercial `TUDOR" son iguales en cuanto a la denominación por lo que resultan idénticos, más aún, se incrementa, - el riesgo de confusión entre los signos por la identidad de los productos y por el objeto de la actividad económica realizada.
DÉCIMO TERCERO.- En tal sentido, no resulta factible la coexistencia en el mercado de los signos en conflicto, sin inducir al público consumidor a que lo asocien con el origen empresarial de los mismos; por lo que el signo solicitado TUDOR y figura se encuentra incurso en la prohibición de registro establecido en el artículo 83 inciso b) de la Decisión 344, concordante con el artículo 130 inciso b) del Decreto Legislativo 823.
DÉCIMO CUARTO.- Que, el requisito de distintividad abstracta del que debe gozar todo signo para poder acceder a su registro se basa en que el lema debe ser apto para diferenciar los productos o servicios en atención a su procedencia de una determinada empresa, razón por la que un lema comercial de carácter general o descriptivo carece de fuerza distintiva.
DÉCIMO QUINTO.- Del análisis efectuado aparece que la recurrente no ha acreditado que las resoluciones materia de impugnación se encuentren-inmersa en causal de nulidad alguna, por lo que no resulta procedente su invalidez.
DECISIÓN:
Por las consideraciones precedentes, de conformidad con lo opinado en el Dictamen Fiscal Supremo y en aplicación del artículo 200 del Código Procesal Civil, ésta Sala Suprema: FALLA declarando INFUNDADA la demanda contencioso-administrativa de fojas ciento veintinueve, interpuesta por MAC Sociedad Anónima contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI, el Procurador encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y AKTIEBOLAGET TUDOR, sobre impugnación de resolución administrativa; con costas y costos; notifíquese a las partes y archívese por secretaria en forma oportuna.-