Asuntos Varios N° 518-2001 Lima

Sala Civil Transitoria.

Impugnación de Resolución Administrativa.

Lima. veintidós de setiembre del dos mil cuatro.

VISTOS; con el expediente administrativo acompañado; RESULTA DE AUTOS: Que, la Empresa ADIDAS SALOMON AG, mediante  escrito de fojas ochentisiete, interpone la presente demanda a fin que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución número mil trescientos cuarenticinco guión  dos mil oblicua TPI guión INDECOPI, del primero de octubre del dos mil uno; que revocó la Resolución número tres mil novecientos setentirés guión dos mil uno oblicua CSD guión INDECOPI, del dieciocho de abril del dos mil uno. expedida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI y en consecuencia declaró INFUNDADA la acción de nulidad del certificado número dos mil novecientos doce, correspondiente a la marca LOMAS, registrada a favor de Isabel Cristina Colán Chapeyquén, para distinguir prendas de vestir de hombre, niño y mujer. con inclusión de calzados, de la clase veinticinco de Nomenclatura Oficial; la citada Resolución recayó en el Expediente número noventiocho mil novecientos cincuenticuatro guión dos mil, y les fue notificada el quince de octubre de! dos mil uno; plantea como pretensión accesoria la invalidez e ineficacia de la Resolución impugnada, debiendo ordenarse al INDECOPI que anule el Certificado número dos mil novecientos doce correspondiente a la marca LOMA'S; y como pretensión subordinada, que se declare la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento signado con el número noventiocho mil novecientos cincuenticuatro guión dos mil; plantea como fundamentos de su demanda, que con fecha doce de enero del dos mil, solicitó la nulidad de la marca LOMA'S argumentando ser titular de la marca ADIDAS y figura de tres bandas  que los productos a los cuales se les aplica la figura de tres bandas son identificados por el público como artículos de ADIDAS, que la marca cuya nulidad se solicita copia la figura de tres bandas (signo arbitrario que goza de reputación), lo que hace imposible diferenciar ambas marcas; en el proceso contencioso, la emplazada respondió a la nulidad señalando que no procedió de mala fe y que el registro de la marca LOMA'S y figura se llevó a cabo apenas once meses después de que la accionante obtuviera en el Perú el registro de marca ADIDAS y figura; de otro lado, precisó que su marca era de mayor prestigio pues vestía a cuatro equipos profesionales. Mediante resolución número tres mil novecientos setentitrés guión dos mil uno oblicua OSD guión INDECOPI, del dieciocho de abril de dos mil uno, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad considerando que existe confusión entre las marcas en cuestión; refiere que el dieciséis de mayo del mismo año, confecciones LOMA'S interpuso recurso de apelación, alegando que la nulidad de la marca en cuestión se efectuó fuera del plazo de cinco años que establece el artículo ciento setentidós de la Decisión cuatrocientos ochentiséis de la Comunidad Andina; mediante Resolución número mil cuarenticinco guión dos mil uno guión TPI guión INDECOPI se revocó la Resolución apelada tras considerar que es aplicable al presente caso la Decisión trescientos trece del Acuerdo de Cartagena, por ser la normatividad vigente a la fecha de la concesión de la marca cuya nulidad se solicita. Señal además, que ADIDAS no ha acreditado la notoriedad de sus marcas en año mil novecientos noventitrés, en el cual se otorgó el registro de la marca LOMA'S y figura, que no existe mala fe ni hay lugar a confusión entre las marcas; afirma que la notoriedad de la marca ADIDAS está acreditada, además de no ser confundibles. La accionante señala que basta comparar las marcas en cuestión, en su conjunto, en forma sucesiva, desde el punto de vista del consumidor medio y teniendo en consideración sus semejanzas, para determinar que si son confundibles; asimismo, precisa que conforme al artículo ciento treintiuno inciso a) del Decreto Legislativo número ochocientos veintitrés, para establecer la confusión debe tenerse en cuenta la naturaleza de los productos distinguidos con las marcas en cuestión, que en este caso son de clase veinticinco de la Nomenclatura Oficial; asimismo su carácter arbitrario, su uso, publicidad y reputación en el marcado, existiendo jurisprudencia administrativa que debió ser aplicada por el Tribuna; e INDECOPI; refiere a su vez, que en el proceso administrativo se ha producido nulidad insalvable ya que la Resolución de primera instancia fue impugnada por quien no era ni puede ser parte en el procediendo decir, por la Empresa Confecciones LOMA'S quien no es propietaria de la marca LOMA'S y figura sino un simple licenciatario de la misma; la demanda fue admitida mediante resolución de fojas ciento treintisiete; a fojas ciento ochentitrés, el INDECOPI la contesta negando y contradiciéndola en todos sus extremos; el Procurador Público del Ministerio de Industria contesta igualmente la demanda mediante escrito de fojas doscientos diez; a fojas doscientos noventinueve doña Isabel Cristina Colán Chapeyquen hace lo propio; mediante resolución de fojas trescientos veintiuno se declara saneado el proceso, prescindiéndose de la etapa conciliatoria, fijándose los puntos controvertidos y admitiendo las pruebas ofrecidas por las partes; a fojas trescientos cincuenta se prescinde de la audiencia de pruebas, emitiéndose el dictamen fiscal a fojas trescientos sesentiocho, siendo el estado de la causa el de expedir sentencia; CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el registro de la marca LOMA'S fue otorgado el dieciocho de nombre de mil novecientos noventitrés, por lo que son aplicables las normas vigentes en esa fecha; SEGUNDO: Que, el artículo setentiuno de la Decisión número trescientos trece, señala que "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica'; precisa además, que se entenderá por arca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los producto o servicios producidos o comercializados por una persona de los producto o servicios idénticos o similares de otra persona; TERCERO: Que, el artículo setentitrés del mismo instrumento jurídico establece en sus incisos a), b), y e) que, entre otras causas, ... no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos  de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; y, d) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro; CUARTO: Que, la marca puede ser definida como todo signo visible, capaz distinguir bienes o los servicios  producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares originados por otra; ésta se clasifica a su vez en marca denominativa, gráfica o mixta; la última de ellas está compuesta por un elemento denominativo, es decir, una o varias letras y un elemento gráfico que puede componerse de una o varias imágenes; presenta un componente principal y uno accesorio, como ocurre en el presente caso con las dos marcas en cuestión; QUINTO: Que, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, son: su perceptibilidad, su distintividad y la susceptibilidad de ser representado gráficamente. La distintividad hace posible la identificación de unos productos o servicios de otros y le ofrece al público facilidad para realizar la elección de los bienes que desea adquirir; el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y permite que un producto sea reconocido de otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores; de otro lado por el atributo de la perceptibilidad, el signo marcario tiene la posibilidad de ser apreciado o aprehendido, a través de todo signo o indicación que pueda ser captada por los sentidos, ésta es posible por la expresión material que inserta en los productos con el fin de que el consumidor pueda identificarlos y solicitarlos; SEXTO: Que, en el presente caso, corresponde analizar, la similitud invocada por la parte actora entre las marcas en cuestión es suficiente para prohibir el registro de la marca solicitante; así, de acuerdo a lo previsto en el artículo noventiuno de la Ley número veintiséis mil diecisiete - Ley General de Propiedad Industrial -, aplicable por razones de temporalidad, a efectos de establecer si los signos son semejantes en grado de confusión, debe tenerse en cuenta principalmente, los siguientes criterios: a) Apreciación sucesiva de los signos, considerando su aspecto en conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; y, c) La naturaleza de los productos y su formas de comercialización. Tratándose de marcas gráficas o mixtas, además y según el caso, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) La denominación que corresponda al elemento figurativo; b) La similitud ideológica ; y, c) La mayor o menor relevancia del aspecto gráfico frente a la parte denominativa; SÉPTIMO: Que, el análisis entre dos signos, interminar si entre ellos existe riesgo de confusión, presenta diferentes matices y complejidades, según el grado de similitud que presenten y según la clase de productos o servicios que cada uno de ellos distinga; en el presente caso, tenemos que ambas marcas distinguen productos de la clase veinticinco de la Nomenclatura Oficial; sin embargo, entre ellas no existe similitud ideológica, es decir, no evocan las mismas o semejantes ideas; tampoco existe similitud ortográfica al no presentarse coincidencias de letras empleadas para denominar los signos, ya que no comparten sílabas, longitud de la denominación o terminaciones comunes que puedan inducir a error al consumidor; tampoco existe similitud fonética al ser pronunciadas; OCTAVO: Que, de otro lado, aplicando la regla de la visión en conjunto, y efectuando el cotejo se concluye que las similitudes entre ambas son insuficientes para alterar la elección del consumidor, más aún cuando en el presente caso, las marcas en cuestión distinguen productos que suelen ser asociados a la denominación con la que son adquiridos en el mercado, siendo evidente que en la marca ADIDAS, el elemento esencial es el denominativo; NOVENO: Que, respecto a los vicios referidos al recurso de apelación administrativo que motivó la expedición de la Resolución impugnada, corresponde precisar que conforme a lo establecido en la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las disposiciones contenidas en dicho Código son aplicables supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza; en tal sentido son de aplicación los artículos ciento setentiuno, ciento setentidós y ciento setenticinco inciso cuarto del Código Adjetivo, por lo que dicha alegación no es atendible consecuentemente, la pretensión subordinada deviene en infundada; DÉCIMO: Que, de la revisión de los actuados se tiene que la Resolución administrativa fue expedida con arreglo a ley y sin que se haya incurrido en vicios de nulidad; en consecuencia, no siendo amparable la pretensión principal, la accesoria sigue la suerte de aquella y de conformidad con el dictamen fiscal; declararon INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Empresa ADIDAS SALOMON AG contra el INDECOPI y otros, sobre nulidad de resolución administrativa; con costas y costos; con conocimiento de las partes.

S.S.

ROMAN SANTISTEB .

TICONA POSTIGO.

LAZARTE HUACO

RODRIGUEZ ESQUECHE.

EGUSQUIZA ROCA