AV.Nº  501-2000 LIMA

Lima,ventocho de mayo del dos mil tres.- vistos; en audiencia pública en la fecha; la sala civil permanente de la corte suprema de justicia expide la presente sentencia, con los acompañados: resulta de autos: 1) a fojas veinticuatro, subsanada a fojas cuarentitrés, novartis ag de suiza, representada por el estudio colmenares sociedad de responsabilidad limitada, interpone demanda contencioso administrativa pretendiendo la nulidad de la resolución administrativa número 992 - 2000 tpi - indecopi, su fecha ocho de setiembre del dos mil, dictada por el tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual, que confirma la resolución número 4143 - 2000 / osd - indecopi la cual denegó el registro de la marca "ebunex , en la las cinco de la nomenclatura oficial. Advierte que ninguna empresa formuló observación contra dicho pedido; además, de oficio la oficina de signos distintivos del indecopi denegó el registro solicitado, señalando que dicho signo "ebunex" y la marca "ubenex" a favor de smithline beecham plc de inglaterra, pueden inducir a confusión al público consumidor. Interpuesto el recurso de apelación, la recurrente presenta posteriormente una carta de consentimiento suscnta por smithline beecham plc, documento que afirma debe ser aceptado, pues no afecta a la marca registrada ubenex ni tampoco afecta el interés del consumidor agrega además, que entre las referidas marcas no existe similitud al grado de inducir a error al público consumidor; ya que a pesar del sufijo nex, compartida para ambas marcas, no existe confundibilidad entre ejlas, pues las dos primeras sílabas; del signo son gráfica y fonéticamente distintas a la del signo registrado; añade que el sufijo nex es de uso frecuente en la clase cinco de la nomenclatura oficial; por ejemplo se encuentran registradas, las marcas sinex, mirenex, adenex, tolenex, gynex, agenex, canex, manex, melanex, kenex, etc., asimismo, los productos que distinguen a la solicitante han sido limitados exclusivanente a preparaciones farmacéuticas antimicobacterianas, mientras que la marca registrada distingue productos para el tratamiento urológico, enfermedades y trastornos de la próstata; a su vez, el consumidor específico va a ser muy cuidadoso al momento de adquirir una determinada sustancia farmacéutica para determinadas dolencias; debe señalarse además, que la actora funda su acción en los demás hechos que expone y en los de derecho que señala. 2) a fojas cuarentiocho, se admite la demanda en la vía del proceso abreviado, y se corre traslado a la parte demandada. 3) a fojas sesentidós, indecopi contesta la demanda, pidiendo que sea declarada infundada. 4) a fojas noventidós, el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del ministerio de industria contesta la demanda, pidiendo también que la demanda sea dedarada infundada. 5) a fojas ciento veintiocho, se declara saneado el proceso, prescindiéndose de la audiencia de pruebas. 6) a fojas ciento cincuentitrés, el ministerio público emite el dictamen de ley, opinando porque se declare infundada la demanda; siendo ello así, la causa, ha quedado expedita para que se emita sentencia. Considerandos: primero: es objeto de la presente controversia la nulidad de la resolución número 992 - 1999/ tpi - indecopi, su fecha ocho de setiembre del dos mil, dictada por el tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual, presenten a fojas sesentiocho del acompañado administrativo, que confirma la resoludán número 4143 - 1998 / ods - indecopi, que rechaza la carta de consentimiento otorgada por la titular de la marca ubenex y deniega el registro del la marca ebunex segundo: la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. En el presente caso, estamos ante la marca denomínativa llamada también nominal o verbal, que utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Tercero: el literal a) del artículo 83 de la decisión 344, aplicable por razón de la ley en el tiempo, en concordancia con el literal a) del artículo 130 del decreto legislativo 823, ley de propiedad intelectual, prescnbe que no podrán registrarse como marcas aquéllos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que pueden inducir al público a error, a una marca anteriormente solidtada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Cuarto: en el presente caso, existen evidentes semejanzas fonéticas y gráficas que poseen entre sí el signo ebunex y la marca registrada "ubenex ", que considerando su aspecto de conjunto sean confundibles por los consumidores. Quinto: si bien es cierto que la actora en el procedimiento administrativo adjuntó la carta de consentimiento de la titular de la marca "nubenex", se advierte que el artículo 158 de la ley de propiedad industrial, precisa que las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la oficina competente, dicha coexistencia no afecte el interés general de los consumidores; asimismo, la propia actora en la página veintiocho de la demanda expresa que el consumidor específico va a ser muy cuidadoso al momento de adquirir una determinada sustancia farmacéutica para su determinada dolencia; "por lo que la posibilidad de confusión en esta dase de productos es mínima", declaración asimilada que debe tenerse en cuenta parta no amparar la demanda, en aplicación del artículo 221 del código procesal civil. Sexto: sólo de manera ilustrativa, el tribunal de justicia de la comunidad andina reiteradamente se ha pronunciado sobre los presupuestos para la determinación de la confur,dibilidad marcaria recogiendo de la doctrina las siguientes reglas: regla 1) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; regla 2) las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; regla 3) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto; regla 4) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Sétimo: por lo expuesto, no se comprueba ningún supuesto de nulidad contemplado en el artículo 43 de la ley de normas generales de procedimiento administrativos decreto supremo 04 - 94 - jus, aplicable por razón de la ley en el tiempo. Decision: por los fundamentos expuestos y de conformidad con lo opinado en el dictamen fiscal supremo: declararon infundada la demanda contencioso administrativa de fojas veinticuatro, subsanada a fojas cuarentitrés con costas y costos; en los seguidos por novartis ag de suiza con el indecopi y otro, sobre impugnación de resolución administrativa; notificándose a las ,partes por secretaría y los devolvieorón