RESOLUCIÓN N° 1060-2004-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 183222-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 1060-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 183222-2003

SOLICITANTE : RANBAXY LABORATORIES LIMITED OPOSITORA : PHARMACIA & UPJOHN COMPANY

Variaciones de denominaciones descriptivas – Falta de distintividad del signo solicitado

Lima, diecinueve de noviembre del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de junio del 2003, Ranbaxy Laboratories Limited (India) solicitó el registro de la marca de producto VALDECOX, para distinguir preparaciones farmacéuticas y médicas para uso humano y veterinario, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 14 de octubre del 2003, Pharmacia & Upjohn Company (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:

(i)      Su empresa es titular de diversas marcas registradas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

(ii)      El signo solicitado VALDECOX debe ser denegado al constituir una variación imperceptible del producto farmacéutico genérico “Valdecoxib”, que además constituye el ingrediente activo clave de su producto BEXTRA.

(iii)      Debe denegarse el registro del signo solicitado VALDECOX no sólo porque se debe impedir el uso inapropiado de una variación imperceptible de un término genérico como marca de fábrica, sino porque además de otorgarse el registro se inhibirá y prohibirá el uso del genuino término “Valdecox” por parte de los legítimos fabricantes de productos farmacéuticos anti inflamatorios que utilizan dicho producto, además del hecho que inclusive los médicos y profesionales técnicos relacionados con ese campo, de encontrarse en el mercado con un producto farmacéutico distinguido con la marca VALDECOX van a asociar inmediatamente con ese nombre al genérico “Valdecoxib”.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso y adjuntó documentación destinada a acreditar que el término “Valdecoxib” es genérico y que su medicamento BEXTRA utiliza dicho insumo.

Con fecha 5 de diciembre del 2003, Ranbaxy Laboratories Limited absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando que de la simple verificación de las marcas registradas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial se puede apreciar que las marcas que distinguen medicamentos basan su conformación en los nombres genéricos de drogas o sus componentes, lo cual es permitido por la autoridad. Señaló que la norma sólo prohibe el registro de signos que consistan exclusivamente en un nombre genérico o técnico, por lo que no existen fundamentos para denegar el registro del signo solicitado.

Con fecha 14 de enero del 2004, Pharmacia & Upjohn Company manifestó que si bien es cierto que existen algunas marcas y medicamentos cuyos nombres están basados en algunas raíces o partes del nombre del genérico o del ingrediente activo del producto, para que proceda su registro debe contener suficientes características que permitan distinguirla no sólo de otras marcas sino además del producto o ingrediente principal del producto a distinguir. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso. Posteriormente, adjuntó mayor documentación a fin de acreditar sus argumentos.

Mediante Resolución N° 9804-2004/OSD-INDECOPI de fecha 13 de agosto del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. La Oficina consideró lo siguiente:

(i)      Dado que la opositora es titular de la marca de producto BEXTRA en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (certificado N° 84628), tiene legítimo interés para formular oposición a la presente solicitud de registro, ya que resulta competidor de la solicitante, por lo que la concesión del registro del signo solicitado podría limitar el derecho a usar una denominación supuestamente genérica en la estructura de sus signos distintivos.

(ii)      Realizado el examen correspondiente del signo solicitado, consideró que se trata de un signo denominativo compuesto por la denominación VALDECOX que califica dentro de las llamadas denominaciones de fantasía, entendiendo como tales a las que no pertenecen a nuestro idioma y tienen un significado desconocido por la generalidad del público consumidor, caracterizándose por no evocar idea alguna en la mente de los consumidores, estando dotadas de la mayor distintividad.

(iii)      Entre los productos que el signo solicitado pretende distinguir se encuentran las preparaciones farmacéuticas y médicas para uso humano y veterinario de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

(iv)      En tal sentido, el signo solicitado VALDECOX no es el nombre genérico ni técnico de alguna de las preparaciones farmacéuticas y médicas para uso humano y veterinario que pretende distinguir, sino que resulta distintivo con relación a tales productos por cuanto está conformado por una denominación de fantasía.

(v)      Contrariamente al argumento de la opositora en el sentido que el signo solicitado es genérico por cuanto es similar al término genérico VALDECOXIB, si bien el término VALDECOXIB es genérico al ser considerado como tal por la Organización Mundial de la Salud (según la documentación presentada por la opositora a fojas 48), la prohibición de registrar como marca los signos genéricos está referida a los que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que sean el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate y no está referida a las denominaciones que les sean similares.

Con fecha 8 de setiembre del 2004, Pharmacia & Upjohn Company interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Señaló que incluso el signo solicitado puede resultar engañoso si es que una persona solicita el producto VALDECOX pensando que es el producto VALDECOXIB. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso e invocó la aplicación del artículo 135 incisos b), e), f) e i) de la Decisión 486.

Con fecha 7 de octubre del 2004, Ranbaxy Laboratories Limited absolvió el traslado de la apelación interpuesta reiterando sus argumentos. Señaló que VALDECOX constituye una denominación de fantasía y que siguiendo el criterio de la opositora marcas como PANTENE (porque contiene pantenol), BISMUTOL (porque contiene bismuto), AMOXIL (porque contiene amoxicilina) y DOLORAL (porque alivia el dolor) no podrían admitirse a registro.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado VALDECOX cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Carácter del signo solicitado

1.1 Denominaciones descriptivas

1.1.1 Marco conceptual

Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al cual pretenden aplicarse. Por lo tanto, no deben ser registrados como marcas porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.

La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones, se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas en perjuicio de los competidores, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

La Sala conviene en precisar – a diferencia de lo manifestado por la Oficina de Signos Distintivos – que la prohibición del artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 (concordado en lo pertinente con el artículo 129 inciso d) del Decreto Legislativo 823) se vería burlada si sólo se denegara el registro de denominaciones descriptivas tal cual y no variaciones fonéticas o gráficas de las mismas.

Por lo tanto, las variaciones de una denominación descriptiva donde se siga percibiendo a la denominación descriptiva o donde la nueva denominación sea sustancialmente igual a la denominación descriptiva, también están incursas en la prohibición en cuestión. Se trata del caso donde las variaciones son mínimas, de modo que si se aprecia el signo rápidamente, el público no se va a dar cuenta de dichas variaciones.

De lo establecido en los párrafos precedentes no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios, no sea registrable en relación a éstos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.

Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos que le otorguen el carácter distintivo sí pueden acceder al registro, de conformidad con la ley.

La Sala conviene en precisar que el fundamento para rechazar los signos descriptivos radica en la necesidad objetiva de que el signo permanezca libre en el tráfico económico.

1.1.2 Aplicación al caso concreto

El signo solicitado en el presente expediente se encuentra constituido por la denominación VALDECOX y pretende distinguir preparaciones farmacéuticas y médicas para uso humano y veterinario, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Previamente a efectuar el análisis del signo solicitado cabe precisar lo siguiente:

     El “Valdecoxib” constituye un principio activo ¹ de un tipo de analgésicos.

     El “Valdecoxib” se usa para aliviar el dolor, sensibilidad, inflamación (hinchazón) y contracción causados por la artritis y para tratar las menstruaciones dolorosas. “Valdecoxib” pertenece a una clase de medicamentos antiinflamatorios sin esteroides llamados inhibidores de Cox 2. Funciona al detener la producción que el cuerpo fabrica de una sustancia que causa dolor e inflamación ² .

En tal sentido, la denominación “Valdecoxib” informará directamente al público consumidor sobre las características de algunos de los productos farmacéuticos, es decir, que se trata de productos farmacéuticos que tienen en su composición “Valdecoxib”.

En ese sentido, de otorgarse un derecho de exclusiva sobre tal expresión, se estaría privando indebidamente a los demás competidores de emplearla en el mercado para la distinción de sus productos, por lo que debe permanecer libre en el mercado para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar la misma o una denominación parecida para identificar sus productos en el mercado.

En el presente caso, dado que el signo solicitado está constituido por la denominación VALDECOX, y que la pronunciación de las letras finales IB de la denominación “Valdecoxib” poseen un sonido que se diluye al ser pronunciada dicha palabra, la denominación VALDECOX será percibida como una variación del nombre del principio activo “Valdecoxib”, ya que en términos generales, la pronunciación del signo solicitado sólo diferirá respecto del referido compuesto por la ausencia de las letras finales IB.

Por las razones expuestas, dado que el signo solicitado VALDECOX constituye una variación de la denominación “Valdecoxib”, aun cuando constituya una denominación de fantasía seguirá siendo percibida como una variación del principio activo “Valdecoxib”, y por lo tanto seguirá informando de manera directa características de los productos, al ser denominaciones fonéticamente similares, siendo una variación mínima que no modifica la condición descriptiva del signo.

En virtud a lo expuesto, se concluye que la denominación VALDECOX constituye la variación de una denominación descriptiva, por lo que se encuentra incursa en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.

1.2. Carácter distintivo del signo solicitado

1.2.1 Sobre la distintividad de los signos

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 22-IP-96 ³ - durante la vigencia de la Decisión 344 ⁴ - en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.

La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal ⁵ u otras razones ⁶ tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado – a falta de la presencia de un signo distintivo – a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones  transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.

Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no en relación con otros.

Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado); por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.

1.2.2 Aplicación al caso concreto

Atendiendo a lo expuesto en el punto 1.1.2 de la presente resolución, y a que el signo solicitado no cuenta con elementos (denominativos, gráficos o figurativos) adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro, resulta incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría una ventaja injusta y un monopolio sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado.

En efecto, de otorgarse su registro, se afectaría el interés y el derecho que tienen los competidores de poder usar términos que son descriptivos y por lo tanto necesarios para la identificación y promoción de determinados productos.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra también incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por lo cual no corresponde su acceso al registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 9804-2004/OSD-INDECOPI de fecha 13 de agosto del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto VALDECOX, solicitado por Ranbaxy Laboratories Limited (India), para distinguir preparaciones farmacéuticas y médicas para uso humano y veterinario, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

1       Diccionario de Especialidades Farmacéuticas Thomson PLM, Edición 16, Perú 2004 (Índice de sustancias activas) p. 83.

2       Información extraída de Internet en U.S. National Library of Medicine (http://www.nlm.nih.gov/) en  MedlinePlus (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/medmaster/a602011-es.html).

3       Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.  

4       Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.

5       Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.

6       Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica con relación al producto que distingue.