RESOLUCIÓN N° 1083-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 198002-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 1083-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 198002-2003

SOLICITANTE : THE LOCOMOTION CHANNEL

Denominaciones descriptivas en idioma extranjero - Distintividad del signo solicitado

Lima, veintitrés de noviembre del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 9 de diciembre del 2003, The Locomotion Channel (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de servicio ANIME STATION, para distinguir servicios de difusión de televisión y servicios de difusión de televisión por distribución satelital y difusión de televisión por distribución por cable; acceso a canales de conversación en línea donde se intercambian mensajes escritos y tableros de mensajes para transmisión de mensajes entre usuarios de computadoras en el campo de programación televisiva, animación y cultura digital; información sobre canales de conversación en línea donde se intercambian mensajes escritos y tableros de mensajes en el campo de la programación televisiva, animación y cultura digital; enlaces de información en el campo de la programación televisiva, animación y cultura digital, prestados a través de una red global de computadoras, de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 11652-2004/OSD-INDECOPI de fecha 27 de setiembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i)      La denominación ANIME hace referencia a aquellos dibujos animados japoneses, los cuales se desarrollan como una serie donde se tocan temas como acción, amor, suspenso y/o aventura, en las que se tiene como principales protagonistas a personajes animados hechos de forma característica con cualidades especiales.

(ii)      Si bien la denominación STATION tiene su escritura en idioma inglés, será entendida por los consumidores, como estación, palabra que alude al estado actual de una cosa, a tiempo, temporada (incluso en el ámbito de las comunicaciones se asocia al dial o canal de transmisión) lo cual aplicado a los servicios que pretende distinguir sería un indicativo de las características de los mismos.

(iii)      La expresión ANIME STATION comunica directamente al público consumidor que los servicios que pretende distinguir tendrán como principal característica la difusión, información y acceso a dibujos animados del tipo “anime”, por lo que resulta descriptiva de las características de dichos servicios.

(iv)      De otorgarse el registro del signo solicitado, se afectaría el interés y el derecho que tienen los competidores a poder usar términos que son necesarios para la identificación y promoción de los servicios correspondientes a la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 21 de octubre del 2004, The Locomotion Channel interpuso recurso de apelación, manifestando lo siguiente:

i)      El signo solicitado está conformado por la combinación de dos términos del idioma inglés, razón por la cual los consumidores locales no conocerán el significado del término ANIME y menos aún el significado de su combinación con la denominación STATION, por lo que resulta difícil que  denote un significado concreto y descriptivo de los servicios que pretende distinguir.

ii)      En cuanto al término ANIME, si bien la resolución impugnada señala que se trata de la descripción de dibujos animados japoneses, no se ha logrado acreditar que dicho término se conozca en el Perú con el significado referido. Asimismo, la denominación ANIME se refiere a una realidad cultural e histórica que difiere con nuestra cultura peruana o latinoamericana.     

iii)      En lo referente al término STATION, si bien éste puede ser comprendido por el consumidor peruano con el significado de “estación”, la denominación ANIME no le evocará ningún concepto en concreto.

iv)      El término ANIME no es utilizado en nuestro idioma para identificar los servicios que pretende distinguir el signo solicitado, menos aún en el campo de las telecomunicaciones o de las telecomunicaciones televisivas ni para referirse a los personajes de fantasía de origen japonés a los que se refiere la resolución impugnada.

v)      En el Diccionario de la Lengua Española se encuentra definido ANIME de forma distinta a la que la autoridad señala (referido a una resina).

vi)      Si bien el signo solicitado podría aludir a alguna característica del servicio de comunicación televisiva, no transmite ninguna cualidad o característica del servicio que pretende distinguir.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado ANIME STATION reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a) Sky Station International Inc., es titular de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominacion SKY STATION, escrita en letras características, en cuya parte izquierda se aprecia la figura estilizada de una llama de fuego, todo conforme al modelo, para distinguir servicios de telecomunicaciones en general, transmisión de mensajes vía satélite y demás servicios, de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con fecha 30 de julio de 1998, bajo certificado Nº 15144, vigente hasta el 30 de julio del 2008.

b) No se encuentran registradas en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, marcas que contengan la denominación ANIME en su conformación.

2. Análisis del signo solicitado ANIME STATION

2.1 Denominaciones descriptivas

Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio. La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-2000 ¹ y 49-IP-2000 ² - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere - no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.

Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

De otro lado, dentro de la categoría de los términos descriptivos pueden incluirse los adjetivos calificativos y las palabras o expresiones laudatorias que elogian o califican en forma específica a los productos o servicios que pretende distinguir.

Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 27-IP-95 ³ - el cual es relevante porque interpreta al artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, similar al artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 - los adjetivos calificativos pueden registrarse como marca siempre y cuando no guarden una relación estrecha y sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las características esenciales o primordiales de los productos. Los adjetivos calificativos pueden referirse a una cualidad o ventaja importante del producto (o servicio) pero éstas no deben ser la configurante o la necesaria de la característica del mismo. Esta clase de adjetivos se refieren comúnmente a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger, por ejemplo “eterno”, “predilecto”, “entero”, etc. ⁴ .

De otro lado, la Sala en concordancia con lo establecido por el Tribunal en el citado Proceso 27-IP-95 conviene en precisar que hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos o servicios en concreto sino que más bien se utilizan para referirse a las cualidades o características que sí pueden decirse de todos los productos o servicios (ej. mejor, fino, extra). Estos términos pertenecen al dominio público y por lo tanto no son susceptibles de apropiación en forma aislada por una sola persona, así lo establece en su parte final el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.

2.1 Denominaciones descriptivas en idioma extranjero

En el caso de las denominaciones descriptivas en idioma extranjero ellas serán tratadas como denominaciones en castellano, dependiendo del grado de conocimiento de su significado o de la necesidad de su utilización por parte de los competidores para que puedan concurrir libremente en el mercado. Al respecto, la Sala, advierte los siguientes casos: Palabras que han ingresado al lenguaje común del país para describir un determinado producto, servicio o actividad, tales como: light, premium, small, medium, large, extra large, delivery, fashion .

     Palabras que no han ingresado al idioma nacional pero se entienden por su semejanza fonética y gráfica con su respectiva traducción al idioma castellano, tales como magnificent, brilliant, ceramic, energy, select.

     Palabras que tienen un carácter descriptivo en su país de origen (tal es el caso de singles para referirse a queso en tajadas individuales) y, por el intercambio comercial frecuente con el país de donde proviene su uso, están llegando al Perú productos en los que se utiliza con ese carácter. A través de un uso frecuente el sector pertinente del público puede llegar a entender su significado.

En este sentido, un término en idioma extranjero puede ser considerado como descriptivo en los siguientes supuestos: si es una denominación en idioma extranjero que ha entrado a formar parte del idioma castellano, si es entendida por el público, o es necesario su uso en el comercio de importación o exportación.

Si el significado de las denominaciones descriptivas en idioma extranjero no es conocido por el público consumidor, serán percibidas por éste como términos arbitrarios o de fantasía susceptibles de ser registrados.

En el caso que el significado de las denominaciones descriptivas en idioma extranjero no sea conocido por el público y que por lo tanto no las use actualmente, pero exista suficiente seguridad de que en el futuro se va a necesitar de dichas denominaciones a título descriptivo en publicidad, indicaciones de uso, distribución de los productos o prestación de los servicios, etc., es conveniente dejarlas libres debido a las necesidades del tráfico económico. Esa posibilidad de uso debe ser objetivamente concreta y el análisis del caso debe ser riguroso, requiriéndose de información sobre las transacciones comerciales que el país lleva con el país de donde proviene la denominación en cuestión. Las variaciones de una denominación descriptiva en idioma extranjero son tratadas en forma semejante a las variaciones, antes mencionadas, de una denominación descriptiva en idioma español.

2.2 Aplicación al caso concreto

El signo solicitado se encuentra constituido por la denominación ANIME STATION y pretende distinguir servicios de difusión de televisión y servicios de difusión de televisión por distribución satelital y difusión de televisión por distribución por cable; acceso a canales de conversación en línea donde se intercambian mensajes escritos y tableros de mensajes para transmisión de mensajes entre usuarios de computadoras en el campo de programación televisiva, animación y cultura digital; información sobre canales de conversación en línea donde se intercambian mensajes escritos y tableros de mensajes en el campo de la programación televisiva, animación y cultura digital; enlaces de información en el campo de la programación televisiva, animación y cultura digital, prestados a través de una red global de computadoras, de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial

Si bien la denominación ANIME tiene diferentes significados en distintos idiomas –

en español: resina o goma de diversas especies botánicas de Oriente y América, usada generalmente en medicina y droguería; en inglés: anime (resina del curbaril); en francés: animado (a) ⁵ - , la Sala advierte que según la publicación de la Revista Quehacer N° 104 ⁶ , dicha denominación alude a los dibujos o ilustraciones animadas producidos en el Japón siempre que el guionista, dibujante y compositor sean japoneses.

Del mismo modo, dicha publicación hace referencia a los orígenes del ANIME, el cual se encuentra relacionado con el “manga”, nombre que reciben en Japón, los libros de comics que recopilan varias historias por entregas semanales o quincenales. En sus inicios, el “manga” se convirtió en un lugar de expresión de jóvenes artistas y, con el correr del tiempo, fueron consolidándose reglas formales y estilos que se mantienen hasta ahora. Actualmente, se pueden encontrar fuera del Japón y en compilaciones, muchas de las historias más conocidas que fueron editadas como “manga” hace varios años. Otras veces, la historia es llevada a vídeo convirtiéndose en “anime”.

De acuerdo a lo señalado en el referido artículo, el “anime” se caracteriza por adaptar y combinar todos los géneros: comedia, ciencia ficción, drama, acción / aventura, terror, policial, fantasía, romance, entre los más utilizados. Asimismo, presenta sus propias reglas formales, estéticas y temáticas, las cuales hacen fácil su distinción de cualquier otro tipo de animación. El juego de colores, el tamaño de los ojos, los movimientos, los gestos y muecas, la diferente temporalidad según la importancia de la acción, la velocidad de las acciones, el diseño de los personajes y de lugares, son algunos aspectos que identifican a este género de animación.

La Sala considera que el público reconoce la denominación ANIME para designar aquellos dibujos o ilustraciones animadas de origen japonés, habiéndose verificado que se viene difundiendo cada vez más dicho género en los diversos medios de comunicación nacional ⁷ .

En cuanto al término STATION ⁸ , la Sala conviene en señalar que es un vocablo delidioma inglés, que será entendido por el público consumidor al cual se encuentran dirigidos los servicios que se pretende distinguir, como la  traducción al idioma castellano del término estación ⁹ , debido a su semejanza fonética, la cual hace referencia directa a los organismos que prestan el servicio de radiodifusión. Asimismo, cabe mencionar que al rubro de los canales de televisión, en las Páginas Amarillas del año 2004, se le denomina “estaciones de televisión”.

Por lo expuesto, el signo solicitado ANIME STATION constituye una denominación descriptiva, toda vez que informa de manera directa al público consumidor sobre el contenido de la señal (programación) que transmitirá la estación televisiva, la cual estará referida a los dibujos animados japoneses (anime). En tal sentido, el signo solicitado ANIME STATION no puede ser objeto de un derecho de exclusiva, ni ser susceptible de reivindicación, ya que de concederse dicho derecho sobre tal denominación, podría impedirse su utilización por parte de los demás competidores que también ofrecen (o se encuentran en condiciones de ofrecer) similares servicios, por lo que dicha denominación debe de permanecer libre para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar, la misma o una denominación parecida.

Por las consideraciones expuestas, se determina que el signo solicitado se encuentra incursa en la prohibición contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.

3. Carácter distintivo del signo solicitado

3.1. Sobre la distintividad de los signos

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 demarzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96 ¹⁰ -durante la vigencia de la Decisión 344 ¹¹ - en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria. La capacidad distintiva de un signo se determina en relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación a un origen empresarial determinado.

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no existaninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal ¹² u otras razones ¹³ tiene una dudosa capacidad distintiva pero donde el público - a falta de la presencia de un signo distintivo - se ve obligado a identificar al producto con este nombre o indicación, no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.

Para determinar la distintividad de un signo debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

3.2 Aplicación al caso concreto

Atendiendo a lo expuesto en el punto 2.2 de la presente resolución, y a que el signo solicitado no cuenta con elementos (denominativos, gráficos o figurativos) adicionales a la denominación ANIME STATION que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro, resulta incapaz de individualizar los servicios que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría una ventaja injusta y un monopolio sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado. En efecto, de otorgarse su registro, se afectaría el interés y el derecho que tienen los competidores de poder usar términos que son descriptivos y por lo tanto necesarios para la identificación y promoción de determinados servicios.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra también incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por lo cual no corresponde su acceso al registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución Nº 11652-2004/OSD-INDECOPI de fecha 27 de setiembre del 2003; y, en consecuencia DENEGAR el registro de la marca de servicio ANIME STATION, solicitado por The Locomotion Channel.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

1       Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 551 del 3 de abril del 2000, p. 12.

2       Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre del 2000, p. 6.

3       Gaceta Oficial del Acuerdo Nº 257 del 14 de abril de 1997, p. 10.

4       Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p. 966.

5  En español: http://www.rae.es

En inglés: Appleton’s New Cuyás Dictionary English-Spanish, Nueva York 1972, p. 26. En francés: Dictionnaire Moderne Francais-Espagnol, París 1967, p. 36.

6  Información extraída de Internet en: http://www.desco.org.pe/publicaciones/QH/QH/qh104bm.htm  Artículo de Blanca Méndez Chang.  Revista Quehacer, Lima Nov – Dic 1996, N° 104, pgs. 74-81.

7  En especial Internet, a través de páginas web creadas especialmente por y para aficionados al “anime”, con el objeto de intercambiar información, tales como www.sugoi.com.pe. Asimismo, la difusión del “anime” también se realiza a través de distintas exposiciones para promover los distintos géneros de la animación, así como a través de talleres de enseñanza que buscan acrecentar el interés en el arte del “manga” y el “anime” ( http://museoarte.perucultural.org.pe, www.decajon.com, www.rpp.com, www.unmsm.edu.pe.) Además, se ha verificado la existencia de publicaciones tales como: Revista Sugoi (1997), Masaka (1999) y Yada (2001).

Por último, se ha constatado la existencia de un programa de televisión denominado ANIMERICA conducido por el grupo VOX a través de AMERICA TV,  en el cual se transmitían “animes” ( www.terra.com.pe, www.google.com.pe/search?q=cache:…/animerica.htm+animerica&hl )

8       La traducción del término station al idioma castellano es: “Estación; sitio, situación, puesto; rango, condición o posición social; apostadero; puesto militar”. En: Appleton´s New Cuyás Dictionary English-Spanish, New York 1972, p 571.

9       Cuyo significado es: “Punto y oficina donde se expiden y reciben despachos de telecomunicación, radio o emisora de radio”, entre otros. En: Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo I, 21 edición, Madrid 1992, p 905.

10       Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.  

11       Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.

12       Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.

13       Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría   genérica en relación al producto que distingue.