Cabe precisar que la prohibición de registro de signos descriptivos y/o genéricos se encuentra referida a signos que únicamente se encuentren constituidos por estos elementos. En consecuencia, en el presente expediente será la especial combinación de los elementos denominativos, figurativos y cromáticos del signo solicitado, la que, en conjunto, es susceptible de indicar el origen empresarial de los productos que el signo solicitado pretende distinguir y, en consecuencia, permiten su registro como marca, al constituir un signo distintivo.
RESOLUCIÓN N° 1086-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 158962-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1086-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 158962-2002
SOLICITANTE : MANUEL PABLO PANIZO SOLER
OPOSITORA : THE COCA-COLA COMPANY
Distintividad del signo solicitado
Lima, veintitrés de noviembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 8 de agosto del 2002, Manuel Pablo Panizo Soler (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación PERÚ COLA escrita en letras características sobrepuesta en un fondo donde se aprecia la representación estilizada de una figura Nazca (colibrí) y una figura circular conteniendo las letras estilizadas JPM, la frase LO MEJOR DE NOSOTROS! escrita en letras características, y demás leyendas alusivas al producto, todo en los colores rojo, amarillo, blanco y negro; conforme al modelo, para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 11 de noviembre del 2002, The Coca-Cola Company (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) El signo solicitado carece de distintividad debido a que la palabra COLA no es distintiva en relación a bebidas gaseosas y si bien se permite la inclusión de ciertas partículas de uso común en algunos signos, como es el caso del término COLA, para tal efecto debe estar acompañado de otro signo o término novedoso que lo haga diferenciable de los demás, que no es el caso del término PERÚ que no cumple con dicha función.
(ii) Los elementos figurativos del signo solicitado son accesorios, por lo que debe denegarse el registro del signo solicitado, al igual que se denegó el signo PERÚ KOLA (denominativo) en el expediente N° 125848-2001.
(iii) El signo solicitado PERÚ COLA y logotipo constituye una denominación de uso común al estar conformada por dos palabras que son de uso común en el segmento pertinente del mercado y, por ende, débiles, ya que el término PERÚ hace referencia simplemente al lugar de origen del producto y el término COLA es el nombre con el cual se suele llamar a las bebidas gaseosas.
Con fecha 13 de diciembre del 2002, Manuel Pablo Panizo Soler absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando lo siguiente:
(i) La prohibición de registro invocada por la opositora sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por signos genéricos, por lo que los que contengan elementos adicionales que les doten de distintividad, como en el presente caso, sí podrán acceder a registro.
(ii) Mediante Resolución N° 13817-2002/OSD-INDECOPI de fecha 4 de diciembre del 2002 – recaída en el expediente N° 138030-2001 – se ha otorgado a su favor el registro de un signo similar al que es objeto del presente expediente (diferenciándose en el color de la letra), determinándose que es suficientemente distintivo.
Mediante Resolución N° 10571-2004/OSD-INDECOPI de fecha 31 de agosto del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. La Oficina consideró lo siguiente:
(i) Citando lo resuelto por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 539-2003/TPI-INDECOPI de fecha 9 de junio del 2003 1 , la Oficina consideró que la conjunción de los elementos denominativos PERÚ , COLA y LO MEJOR DE NOSOTROS! , así como las letras JPM y los elementos gráficos y cromáticos del signo solicitado, logran conformar un signo que válidamente podría interactuar en el tráfico mercantil como signo distintivo de los productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, siempre que no afecte derechos de terceros.
(ii) Dado que el signo solicitado contiene elementos irreivindicables, al otorgarse el registro del signo solicitado se está protegiendo el aspecto general del signo y su particular conformación y disposición de elementos y colores.
Con fecha 23 de setiembre del 2004, The Coca-Cola Company interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos relacionados con la falta de distintividad del signo solicitado al encontrarse conformado por elementos irregistrables y que ni la combinación de los mismos le otorga la distintividad requerida. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.
Con fecha 27 de octubre del 2004, Manuel Pablo Panizo Soler absolvió el traslado de la apelación interpuesta reiterando sus argumentos relacionados con el hecho que el signo solicitado sí goza de distintividad.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes Se ha verificado lo siguiente:
a) The Coca-Cola Company (Estados Unidos de América) es titular, entre otras, de las siguientes marcas de producto en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial:
b) Manuel Pablo Panizo Soler (Perú) es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial:
El logotipo conformado por la denominación DON ISAAC KOLA escrita en letras características en donde la palabra ISAAC se encuentra delineada por una franja en forma ondulante en la parte superior e inferior; asimismo en la parte inferior izquierda del logotipo se aprecia una figura circular conteniendo la denominación PRODUCTO DEL GRUPO JPM escrita en letras características, todo en los colores amarillo, blanco, azul y rojo; conforme al modelo, que distingue aguas de mesa, aguas gaseosas, bebidas, zumos de frutas y otras bebidas no alcohólicas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 85254, vigente desde el 30 de setiembre del 2002 hasta el 30 de setiembre del año 2012.
La etiqueta conformada por la denominación PERÚ COLA escrita en letras características en la parte central de un rectángulo sobre un fondo con la trama de figuras de un colibrí estilizado; en la parte inferior izquierda un círculo con la frase UN PRODUCTO DEL GRUPO JPM y debajo de todo una franja con la frase LO MEJOR DE NOSOTROS! todo en los colores blanco, rojo, amarillo y negro; conforme al modelo, que distingue aguas de mesa, aguas gaseosas, bebidas, zumos de frutas y otras bebidas no alcohólicas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 89592, vigente hasta el 4 de diciembre del año 2012.
El diseño de etiqueta sin reivindicar color de fondo conformada por la denominación PERU COLA (en letras blancas con borde amarillo), en cuyo fondo aparecen figuras de aves, una de las cuales es de color amarillo y conforma la tilde de la palabra PERÚ; una línea amarilla y la frase LO MEJOR DE NOSOTROS! escrita con letras blancas en fondo negro y UN PRODUCTO DEL GRUPO JPM dentro de un círculo en colores rojo y blanco; asimismo, la figura de un rectángulo amarillo en la parte superior izquierda; conforme al modelo adjunto, que distingue cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 97532, vigente hasta el 12 de diciembre del año 2013.
c) Existen en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas registradas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación las denominaciones PERÚ o COLA , tales como: AMBROSOLI PERU S.A.; CARGILL PERU (mixta); CHATO DE ICA PERU (mixta); CHULUCANAS JUGOS PERU (mixta); COCO LOCO PERU (mixta); CONFIPERU; IANSA PERU (mixta); INCA KOLA LA BEBIDA DEL PERU (mixta); PERU DRY; PERU GOLD; CHERRY PEPSI COLA; BIG COLA; BIDU COLA; AFRI-COLA, COLA & POLA (mixta), COLA CHAVITO (mixta), PLUS COLA (mixta), COLA INTIMA, ROYAL CROWN COLA RC (mixta).
2. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado
Es práctica de esta Sala para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, partir de la impresión en conjunto que el mismo pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Sólo excepcionalmente cuando algún elemento del signo no sirva para indicar su origen empresarial, puede dejar de tomarse en cuenta parte de él.
En efecto, de estar conformado el signo solicitado de elementos irregistrables que no indican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se concentrará en los otros elementos del signo. Ello obedece a la necesidad de que el derecho de exclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no son protegibles. Afirmar lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir las prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, esta regla no debe ser aplicada estrictamente, por cuanto puede ser que elementos en principio no registrables, en combinación con elementos registrables lleguen a determinar la impresión de conjunto de los signos.
Por lo tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general – como son los elementos genéricos, descriptivos, comunes o usuales – que en relación con los demás elementos del signo tengan cierta individualidad se justifica esta separación .
Asimismo, la Sala conviene en precisar que si bien una marca no puede estar constituida exclusivamente por términos descriptivos, genéricos, comunes o usuales –
en tanto cada elemento que integra el signo mantenga cierta individualidad y proporcione información característica de los productos o servicios a los que se aplique – teóricamente podría suceder que la unión de estos elementos en su conjunto dé lugar a un nuevo signo que sí sea distintivo .
En todo caso, la unión de denominaciones irregistrables (descriptivas, genéricas, comunes o usuales) no determina necesariamente y en forma automática que éstas conserven o pierdan tal carácter, ya que será la función que cumplan dichas denominaciones dentro del conjunto al que se ha dado lugar – en relación a los productos o servicios a los cuales estén referidos – lo que determinará el carácter del signo. Así, en algunos casos estas uniones darán lugar a marcas con una fuerza distintiva no muy fuerte que deberán coexistir con otros signos que contengan elementos comunes.
Respecto a los signos conformados por la unión de dos términos genéricos Fernández-Novoa señala que “Al esforzarse por determinar cuándo la combinación de dos o más vocablos genéricos es una marca registrable, la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español parece intuir la categoría de marca sugestiva; es decir la marca consistente en una o varias denominaciones que no describen, sino que meramente sugieren las cualidades o funciones de un producto” 2 .
Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 33-IP-95 3 recogiendo una cita de Breuer Moreno 4 establece una condición para inscribir como marcas los conjuntos compuestos de signos o denominaciones genéricas: “si se combinan palabras que son nombres genéricos del producto, sin caracterizarlos en otra forma no obtendríamos una marca válida…”.
De lo expuesto se desprende que si bien es posible que en algunos casos la unión de elementos irregistrables puede dar lugar a un signo distintivo, para que esto suceda se requiere que dicha unión sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de relación entre el término que alude a la cualidad del producto y la marca.
Sentados estos presupuestos se procederá a efectuar el análisis de los elementos que conforman el signo solicitado.
2.1 Prohibición de registro de los símbolos de Estado en la legislación vigente
El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marca ( de productos y servicios ) los signos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas, y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.
La Sala advierte que la Decisión 486 – a diferencia de la Decisión 344 (artículo 82 inciso j) 5 – y, más bien, de modo semejante al artículo 6 ter del Convenio de París 6 no prohibe el registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exige que los símbolos de Estado cuyo uso esté autorizado deban ser un elemento accesorio del distintivo principal, ya que conforme se observa, la prohibición admite como único supuesto de excepción para la utilización de estos signos que el solicitante cuente con la autorización del Estado u organismo competente.
La Sala considera que dado que el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 incluye entre los signos protegidos como símbolos de los Estados a los nombres o denominaciones de los mismos, precisando que dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, cabe precisar que dicha disposición no resulta aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas – entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exigencia alguna respecto a su dimensión dentro del signo – las mismas no pueden ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales.
En tal sentido, la Sala considera que, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente, la utilización de la denominación de un Estado debe ser vista dentro del contexto correspondiente a las indicaciones geográficas y no dentro del marco correspondiente a la utilización de símbolos del Estado.
2.2 Registro de un nombre geográfico como marca
2.2.1 Limitaciones relativas a estos signos
La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486:
(i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir… (entre otros)… la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e) .
Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio.
La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.
(ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público… (entre otros)… sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i) .
Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión 7 y éstos no provienen de dicha zona.
(iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j) .
(iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k) .
(v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l) .
En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro.
Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca.
Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres geográficos, tales como: FLORIDA 8 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE 9 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES 10 o BREMEN 11 para distinguir cerveza o ALASKA 12 para helados, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican.
En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios.
En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 13 y del artículo 170 del Decreto Legislativo 823 14 ).
2.3 Denominaciones genéricas
La prohibición de registro de los signos que designan en forma ordinaria y necesaria a los productos y servicios por consistir en el nombre genérico o técnico del producto o servicio se encuentra incluida en el artículo 135 inciso f) de la Decisión 486 15 .
La Sala, en concordancia con lo establecido por el Tribunal Andino en sus sentencias N° 6-IP-95 16 , 27-IP-95 17 , 40-IP-98 18 y ratificado recientemente en la sentencia N° 49-IP-2000 19 entiende por denominaciones genéricas aquéllas que comúnmente designan el género, categoría, especie o naturaleza de los productos o servicios que pretenden diferenciar 20 .
Los signos genéricos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente, se impediría a los competidores que utilicen esa denominación o representación para referirse a productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado.
En consecuencia, la Sala determina que es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
Tal como concluye el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el citado Proceso 27-IP-95, los signos genéricos deben analizarse no sólo en base de su concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el país con respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir.
Debe precisarse que esta prohibición de registro sólo comprende a los signos que exclusivamente estén compuestos por términos genéricos. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder a registro.
La Decisión 486 menciona exclusivamente a los nombres genéricos de los productos o servicios para los cuales han de usarse y no al género de los productos o servicios. Sin embargo, la Sala estima que tan irregistrable es la palabra “silla” para distinguir “sillas” como la palabra “mueble” para distinguir “sillas” 21 .
2.4 Denominaciones descriptivas
Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.
El artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 22 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-2000 23 y 49-IP-2000 24 - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere - no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.
Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
De otro lado, dentro de la categoría de los términos descriptivos pueden incluirse los adjetivos calificativos y las palabras o expresiones laudatorias que elogian o califican en forma específica a los productos o servicios que pretende distinguir.
Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 27-IP-95 25 - el cual es relevante porque interpreta al artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, similar al artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 - los adjetivos calificativos pueden registrarse como marca siempre y cuando no guarden una relación estrecha y sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las características esenciales
o primordiales de los productos. Los adjetivos calificativos pueden referirse a una cualidad o ventaja importante del producto (o servicio) pero éstas no deben ser la configurante o la necesaria de la característica del mismo. Esta clase de adjetivos se refieren comúnmente a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger, por ejemplo “eterno”, “predilecto”, “entero”, etc. 26
De otro lado, la Sala en concordancia con lo establecido por el Tribunal en el citado Proceso 27-IP-95 conviene en precisar que hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos o servicios en concreto sino que más bien se utilizan para referirse a las cualidades o características que sí pueden decirse de todos los productos o servicios (ej. mejor, fino, extra). Estos términos pertenecen al dominio público y por lo tanto no son susceptibles de apropiación en forma aislada por una sola persona, así lo establece en su parte final, el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.
2.5 Aplicación al caso concreto
El signo solicitado en el presente expediente pretende distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial y se encuentra constituido por la denominación PERÚ COLA escrita en letras características sobrepuesta en un fondo donde se aprecia la representación estilizada de una figura Nazca (colibrí) y una figura circular conteniendo las letras estilizadas JPM, la frase LO MEJOR DE NOSOTROS! escrita en letras características, y demás leyendas alusivas al producto, todo en los colores rojo, amarillo, blanco y negro; conforme se aprecia a continuación:
Analizando el signo solicitado en su conjunto, corresponde efectuar las siguientes precisiones:
(i) Si bien la denominación PERÚ que forma parte del signo solicitado es susceptible, en principio, de ser registrada como parte de un signo distintivo ( conforme se puede apreciar en el literal c) del informe de antecedentes ), dicha denominación no puede ser apropiada por un solo titular, pues ello impediría que la misma sea utilizada por los demás competidores en el mercado, en virtud al derecho de exclusiva que confiere el registro de una marca.
En tal sentido, un signo conformado por dicha denominación sólo podrá acceder a registro siempre que cuente con elementos adicionales que le otorguen la distintividad suficiente para actuar en el mercado, como un signo distintivo que pueda ser asociado con un origen empresarial determinado.
(ii) La denominación COLA al ser un término frecuentemente utilizado en la conformación de diversas marcas registradas en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial – conforme se desprende del informe de antecedentes – y dada su presencia en el mercado de las bebidas gaseosas ha generado que el consumidor asocie dicha denominación con las bebidas gaseosas, resultando una denominación genérica para determinados productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, por lo que carece por sí misma de la fuerza distintiva necesaria para identificar un origen empresarial determinado.
(iii) La frase LO MEJOR DE NOSOTROS! resulta descriptiva al hacer alusión directa a que los productos que se pretenden distinguir son los mejores del mercado o son los mejores del Perú y que poseen una calidad superior con relación a los elaborados por los demás competidores. En tal sentido, dicha frase es laudatoria al alabar las características de los productos que se pretende distinguir, por lo que carece de distintividad, siendo susceptible además de ser utilizada por otros competidores en el mercado.
En ese sentido, ninguna de las anteriores denominaciones y frases que conforman el signo solicitado puede ser reivindicada de forma independiente a favor de una sola persona.
No obstante lo anterior, cabe precisar que la prohibición de registro de signos descriptivos y/o genéricos se encuentra referida a signos que únicamente se encuentren constituidos por estos elementos.
En efecto, en el caso del signo solicitado, la unión de los términos PERÚ y COLA (PERÚ COLA) escritos en letras características de color amarillo, en conjunción con los elementos JPM ( iniciales que se encuentran conformando tres marcas registradas a favor del solicitante, conforme se aprecia en el Informe de antecedentes ), la figura de diversos colibríes en la etiqueta, entre los cuales resalta un colibrí de color amarillo que cumple la función de tilde en la palabra PERÚ y la combinación de colores amarillo, blanco, rojo y negro de la etiqueta solicitada a registro ha logrado formar un signo con capacidad distintiva.
En consecuencia, será la especial combinación de los elementos denominativos, figurativos y cromáticos del signo solicitado, la que, en conjunto, es susceptible de indicar el origen empresarial de los productos que el signo solicitado pretende distinguir y, en consecuencia, permiten su registro como marca, al constituir un signo distintivo.
Al respecto, cabe señalar que la protección del signo solicitado recaerá sobre el conjunto del signo y no podrá impedirse que terceros utilicen las denominaciones PERU y COLA, en forma independiente en relación con sus productos.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 10571-2004/OSD-INDECOPI de fecha 31 de agosto del 2004, y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación PERÚ COLA escrita en letras características sobrepuesta en un fondo donde se aprecia la representación estilizada de una figura Nazca (colibrí) y una figura circular conteniendo las letras estilizadas JPM, la frase LO MEJOR DE NOSOTROS! escrita en letras características, y demás leyendas alusivas al producto, todo en los colores rojo, amarillo, blanco y negro; conforme al modelo, solicitado por Manuel Pablo Panizo Soler (Perú) para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Recaída en el expediente N° 138030-2001, sobre el registro de la marca de producto PERÚ COLA y etiqueta, para distinguir aguas de mesa, aguas gaseosas, bebidas, zumos de frutas y otras bebidas no alcohólicas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por Manuel Pablo Panizo Soler:
2 Fernández - Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, p. 157.
3 Con relación a la solicitud de registro de la marca PANPAN PAN PAN para distinguir productos (entre los que se incluye el pan) de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 del 14 de abril de 1997, pp. 21 y 24.
4 Tratado de Marcas, Buenos Aires 1946, segunda edición, p. 81.
5 El artículo 82 inciso j) de la Decisión 344 concordado con el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 establecía que no podían registrarse como marca ( de productos y servicios ) los signos que reprodujeran o imitaran el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podían registrarse cuando constituyeran un elemento accesorio del distintivo principal.
6 El artículo 6 ter del Convenio de París establece que los Países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.
La Sala conviene en precisar que si bien en dicha norma no existe un impedimento para que el signo consista sólo en el emblema de un Estado, Fernández-Novoa (El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p.151) considera que a pesar de que el artículo 6 ter guarda silencio en este punto, debe entenderse que el escudo, bandera o emblema cuyo uso ha sido autorizado, no puede ser el único elemento de la marca solicitada.
7 El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16.
8 Certificados N° 4162, 16688, 8337, 3236, 26720.
9 Certificado N° 39267.
10 Certificado N° 28519.
11 Certificado N° 30054.
12 Certificados N° 12009, 25619.
13 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (…).
14 Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (….).
15 Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (…)”.
16 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 215 del 17 de julio de 1996, pp. 3 y ss.
17 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 257 del 14 de abril de 1997, pp. 2 y ss.
18 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 466 del 6 de agosto de 1999, pp. 11 y 12.
19 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre del 2000, pp. 5 y 6.
20 Si bien dichas sentencias fueron emitidas cuando se encontraba vigente la Decisión 344, la Sala precisa que resulta relevante referirse a ellas en virtud de que parte del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, ha sido recogida en el artículo 135 inciso f) de la Decisión 486.
21 Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 210.
22 Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;(…)”.
23 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 551 del 3 de abril de 2000, p. 12.
24 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000, p. 6.
25 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 del 14 de abril de 1997, p. 10.
26 Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p. 966.