Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.
RESOLUCIÓN N° 1095-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 189146-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1095-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 189146-2003
SOLICITANTE : IMPORT EXPORT JOCCAMA E.I.R.L. OPOSITORA : FABICO S.A.
Principio de especialidad - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de las clases 12 y 20 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia -Signos débiles
Lima, veintitrés de noviembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 27 de agosto del 2003, Import Export Joccama E.I.R.L (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta conformada por la denominación BABY KING escrita en letras características, con la representación estilizada de un bebé dentro de una letra B, todo dentro de una figura ovoide, en colores morado y blanco, conforme al modelo, para distinguir coches y andadores para bebés, de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 29 de enero del 2004, Fabico S.A. formuló oposición a la solicitud de registro manifestando ser titular de las marcas BABY KIDS y BABY KITS, que distinguen productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, así como de la marca BABY KID´S, que distingue productos de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial. Indicó que el signo solicitado es gráfica y fonéticamente semejante a sus marcas registradas, ya que están conformados por el mismo número de palabras (dos), compartiendo la primera de ellas ( BABY ), además que la segunda es muy similar (KID – KITS – KID’S / KING). Precisó que los signos comparten seis de las ocho letras que los conforman ( B , A , B , Y , K , I) .
Con fecha 16 de marzo del 2004 Import Export Joccama E.I.R.L. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) Su empresa es conocida en el mercado de coches, andadores y vehículos para niños y bebés, siendo titular de la marca SUPER BABY STAR y logotipo, que distingue productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) El signo solicitado es mixto, siendo que si bien comparte con las marcas registradas de la opositora el término BABY , éste es frecuentemente usado en la citada clase, por lo que son los sufijos KIDS , KID´S , KITS y KING los que determinan las diferencias entre ellos.
(iii) Gráficamente, los signos en cuestión son diferentes, ya que el signo solicitado es mixto, a diferencia de las marcas registradas que son denominativas, además que terminan en letras distintas ( N - G / D - S / T - S ).
(iv) Desde el punto de vista fonético, se aprecia que la ausencia de la letra S en el signo solicitado determina una pronunciación diferente.
(v) Los signos también son conceptualmente distintos, ya que el signo solicitado significa “rey bebé” y las marcas registradas “nños bebés” (BABY KIND´S) y “paquete o piezas para bebé”(BABY KIT´S), resultando signos débiles.
Mediante Resolución N° 10457-2004/OSD-INDECOPI de fecha 31 de agosto del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Existe identidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distinguen las marcas BABY KITS y BABY KIDS en la clase 12, y vinculación con los productos que distingue la marca BABY KID’S en la clase 20.
(ii) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado BABY KING y las marcas registradas BABY KITS, BABY KID´S y BABY KIDS, se aprecia que presentan diferencias gráficas y fonéticas, siendo que si bien comparten el término BABY , éste no sólo forma parte de diversas marcas registradas a favor de terceros en la misma clase, sino que además se encuentran acompañados de elementos adicionales distintos.
(iii) La diferente grafía y distinto sonido de la partícula KING del signo solicitado, en relación con las denominaciones KIDS , KID´S y KITS de las marcas registradas, determinan que los signos susciten una pronunciación e impresión visual distinta, suficiente para indicar un origen empresarial de los productos.
Con fecha 24 de setiembre del 2004, Fabico S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que sus marcas están posicionadas en el mercado, por lo que el consumidor pensará que el signo solicitado será percibido como otra de sus marcas.
Con fecha 25 de octubre del 2004, Import Export Joccama E.I.R.L. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado BABY KING y etiqueta y las marcas registradas BABY KITS, BABY KIDS y BABY KID´S.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Fabico S.A. (Perú) es titular de las siguientes marcas de producto:
- BABY KITS, que distingue bicicletas, triciclos, andadores, coches, bacenicas, patines, patines, patinetes, skateboard y demás productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 20732 y vigente hasta el 2 de noviembre del 2005.
- BABY KIDS, que distingue bicicletas, triciclos, coches de niños y todos los demás productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 66673 y vigente hasta el 4 de octubre del 2010.
- BABY KID´S, que distingue muebles para niños, andadores, corralitos de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 78829 y vigente hasta el 12 de marzo del 2012.
b) En la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de distintos titulares diversas marcas que incluyen:
- El término BABY en su conformación, tales como: AMERICA BABY (Certificado N° 87065), BABY BABBETTE (Certificado N° 90672), BABY BEAR (Certificado N° 45490), BABY BUS y diseño (Certificado N° 45484), BABY FARLIN y logotipo (Certificado N° 100110), BABY HAPPY y figura (Certificado N° 93263), E-BABY (Certificado N° 86362), SUPER BABY STAR y diseño (Certificado N° 90380), entre otras.
- El término KING en su conformación, tales como: K KING-GNIK y logotipo (Certificado N° 45104), KING AIR (Certificado N° 81079), ROAD KING (Certificado N° 18742), entre otras.
c) En la clase 20 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de distintos titulares diversas marcas que incluyen: - El término BABY en su conformación, tales como: BABY CREST y figura (Certificado N° 10351), BABY DREAM (Certificado N° 77384), BABY-BEAR y logotipo (Certificado N° 85562), BABYDOY (Certificado N° 26887), KONFORT BABY (Certificado N° 7498).
2. Principio de especialidad
Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren
o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.
Cabe destacar que la Decisión 85 en su artículo 68 relacionaba el alcance de esta regla con las clases de la Nomenclatura Oficial, lo que explica que actualmente bajo las normas vigentes se produzca una confusión acerca del verdadero alcance de la regla de la especialidad. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486 3 , otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramentereferencial. Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. Más importante entonces es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 4 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 5 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 6 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 7 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error" (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 8 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 9 , el Tribunal Andino estableció que: “La laborpara determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva de productos
En el presente caso, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado (coches y andadores para bebés) se encuentran comprendidos dentro de los productos que distinguen las marcas registradas BABY KITS y BABY KIDS (todos los productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial).
Respecto a los productos que distingue la marca registrada BABY KID´S en la clase 20 de la Nomenclatura Oficial (muebles para niños, andadores, corralitos), se advierte que existe vinculación o conexión competitiva con los productos que pretende distinguir el signo solicitado, ya que son comercializados a través de los mismos canales de distribución, estando dirigidos a un mismo público consumidor (padres de bebés o niños).
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 10 . Por lo general, el consumidor nopodrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 11 y 76-IP-2000 12 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
Teniendo en cuenta la naturaleza de los productos distinguidos por los signos en cuestión, es razonable suponer que el público consumidor prestará atención antes de adquirirlos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 13 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que en el presente caso el signo solicitado es de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el signo solicitado se aprecia que resulta relevante el aspecto denominativo (BABY KING), ya que el aspecto figurativo únicamente está conformado por las letras características (que no presentan un diseño particular) y una etiqueta morada con una figura ovoide que encierra al elemento denominativo), tal como se aprecia a continuación:
Previamente a realizar el examen comparativo, conviene precisar que la partícula BABY que forma parte de los signos en conflicto, es frecuentemente utilizada en la conformación de diversas marcas registradas en las clases 12 y 20 de la Nomenclatura Oficial, conforme se aprecia del Informe de antecedentes, toda vez que indica el público consumidor al cual están dirigidos los productos (bebés). Si bien dicha partícula se encuentra en idioma inglés, la misma es entendida por el consumidor, debido a su constante utilización en el mercado, para distinguir diferentes productos y servicios. En tal sentido, dicha partícula constituye un término frecuentemente utilizado en las mencionadas clases, por lo que carece en forma individual de capacidad para indicar el origen empresarial del producto.
De otro lado, conviene señalar que no por el hecho que una marca incluya partículas de otra, ambas son confundibles entre sí. Esta circunstancia no es decisiva para el examen, ya que lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Por lo general, ésta se produce si el término que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al otro son irregistrables (por genéricos o descriptivos) o no le otorgan la distintividad requerida.
Realizado el examen comparativo se advierte:
a) Entre el signo solicitado BABY KING y las marcas registradas BABY KIDS y BABY KID´S
Desde el punto de vista fonético, si bien los signos comparten el término BABY , difieren en la segunda palabra que los conforma (KING /KIDS /KID´S), siendo que el sonido que producen las letras finales DS es claramente diferenciable al que producen las letras ING , lo que determina una pronunciación e impacto sonoro diferente.
Desde el punto de vista gráfico, la presencia de elementos figurativos y cromáticos en el signo solicitado - aun cuando no sean relevantes – coadyuva a su diferenciación.
b) Entre el signo solicitado BABY KING y la marca registrada BABY KITS
Desde el punto de vista fonético, si bien los signos comparten el término BABY , difieren en la segunda palabra que los conforma (KING /KITS), siendo que el sonido que produce las letras finales TS es claramente diferenciable al que producen las letras ING , lo que determina una pronunciación e impacto sonoro diferente.
Desde el punto de vista gráfico, la presencia de elementos figurativos y cromáticos en el signo solicitado - aun cuando no sean relevantes – coadyuvan a su diferenciación.
3.3 Riesgo de confusión
Por lo expuesto, no obstante existir identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto (en el caso de las marcas BABY KIDS y BABY KITS) y similitud o conexión competitiva (en el caso de la marca BABY KID’S), dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, se determina que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro.
4. Signos débiles
Si bien conforme se ha determinado en el punto 3, el signo solicitado no se encuentra comprendido en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es importante determinar el grado de distintividad del mismo a fin de establecer su ámbito de protección.
La doctrina diferencia según el grado de distintividad del signo 14 entre:
a) signos normales que poseen una fuerza distintiva promedio, ni reforzada ni debilitada.
b) signos débiles que poseen una fuerza distintiva menor a la normal.
c) signos fuertes que poseen una fuerza distintiva mayor que la normal.
En tal orden de ideas, la Sala determina que si bien todas las marcas registradas gozan de la misma protección legal, dependiendo de su fuerza distintiva (proveniente de su propia estructura o por haber adquirido una implantación en el tráfico mercantil) el ámbito de protección de la misma puede variar.
La Sala conviene en destacar que la fuerza distintiva de un signo no es un concepto estático, sino que más bien se encuentra en constante movimiento. De igual forma, la clasificación entre marcas normales, débiles y fuertes no es un esquema rígido.
En el presente caso, en la medida que el signo solicitado está constituido por los términos BABY y KING que - tal como se advierte del Informe de antecedentes - son frecuentemente utilizados en la conformación de distintas marcas registradas en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, la Sala considera que constituye un signo débil, por lo que su titular no podrá oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan dichas partículas, en la medida que presenten otros elementos en su conformación que les otorguen una suficiente eficacia distintiva.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 10457-2004/OSD-INDECOPI de fecha 31 de agosto del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta conformada por la denominación BABY KING escrita en letras características, con la representación estilizada de un bebé dentro de una letra B, todo dentro de una figura ovoide, en colores morado y blanco, solicitado por Import Export Joccama E.I.R.L., para distinguir coches y andadores para bebés, de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”
3 Artículo 151 de la Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.
4 Ver nota 1.
5 Ver nota 2.
6 Ver nota 1.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
8 Ver nota 2.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
10 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
11 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
12 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (ver nota 11), p. 15.
13 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
14 Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Munich 1985, p. 931.