Se le concede al peticionario de un registro de marca la facultad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite siempre que la modificación no implique el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.
RESOLUCIÓN N° 0010-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 176798-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0010-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 176798-2003
SOLICITANTE : AGROINDUSTRIAS INKA GOLD E.I.R.L.
Limitación de productos - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, trece de enero de dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 27 de marzo del 2003, Agroindustrias Inka Gold E.I.R.L. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto INKA GOLD, para distinguir pescados, mariscos, legumbres y frutas en conserva, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 10856-2003/OSD-INDECOPI de fecha 16 de setiembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Del informe de antecedentes se verificó la existencia de la marca GOLDEN INCA, inscrita a favor de Corporación Refrigerados Iny S.A., para distinguir productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta ser gráfica y fonéticamente semejante.
(ii) Algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada.
(iii) Los términos GOLD y GOLDEN provienen del idioma inglés pero han llegado a formar parte del lenguaje del público consumidor de los productos que distinguen los signos en cuestión, por lo que en nuestro medio se conoce su significado como oro y dorado, respectivamente.
(iv) Los signos en cuestión son gráfica y fonéticamente semejantes, ya que comparten los mismos términos, con la diferencia que en la marca registrada se reemplaza la letra K por la letra C en el término INKA y se añaden las letras E y N al final del término GOLD, además que se transponen los términos del signo solicitado.
(v) La marca registrada GOLDEN INCA puede ser percibida en el signo solicitado INKA GOLD, ya que la transposición de los términos que los conforman suscita la misma impresión visual, fonética y conceptual, siendo que el consumidor podría creer que se trata de una nueva presentación del producto.
Con fecha 20 de octubre del 2003, Agroindustrias Inka Gold E.I.R.L. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Limitó los productos a distinguir con el signo solicitado a exclusivamente
legumbres y frutas en conserva de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) La marca registrada distingue productos marinos en general, langostinos en varias presentaciones, para consumo humano, por lo que se trata de productos con diferentes mercados, estando dirigidos a un público consumidor distinto.
(iii) Si bien dichos productos se expenden en supermercados o centros de abasto, están colocados en sectores diferentes, por lo que las posibilidades que un consumidor relacione ambos productos son nulas.
(iv) Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si procede aceptar la limitación de productos efectuada por Agroindustrias Inka Gold E.I.R.L.
b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado INKA GOLD y la marca registrada GOLDEN INCA.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Corporación Refrigerados Iny S.A. (Perú) es titular de la marca de producto GOLDEN INCA, que distingue productos marinos en general, langostinos en varias presentaciones, para consumo humano, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 62036, vigente hasta el 8 de febrero del 2010.
2. Limitación de productos
El artículo 143 de la Decisión 486 1 concede al peticionario de un registro de marca la facultad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite siempre que la modificación no implique el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 16 de octubre de 1996 por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso N º 20-IP-95 2 - la cual interpreta el artículo 89 de la Decisión 344 3 , y es aplicable al artículo 143 de la Decisión 486 - en la que se precisa que el solicitante del registro de una marca puede modificar la solicitud inicial en cualquier momento del trámite hasta que el acto adquiera firmeza en la vía administrativa, respecto de los elementos secundarios y no sustanciales.
El Tribunal Andino considera secundarios todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca (tamaño y tipo de letra, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc).
De acuerdo a dicho fallo, son sustanciales los cambios relacionados con los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, el cambio de clase, etc. El Tribunal precisa que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial de registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prelación.
En el caso concreto, se aprecia que Agroindustrias Inka Gold E.I.R.L. inicialmente pretendió distinguir, con el signo solicitado, pescados, mariscos, legumbres y frutas en conserva; y que en su recurso de apelación ha procedido a limitar los productos a distinguir con el signo solicitado a exclusivamente legumbres y frutas en conserva de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la Sala concluye que lo solicitado no constituye una ampliación a los productos y en consecuencia se acepta la limitación efectuada por Agroindustrias Inka Gold E.I.R.L.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 4 – el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 5 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 6 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 7 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 8 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 9 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que si bien el signo solicitado pretende distinguir legumbres y frutas en conserva, mientras que la marca registrada distingue productos marinos en general, langostinos en varias presentaciones, para consumo humano, se trata en ambos casos de productos alimenticios destinados al consumo humano, los cuales tienen una misma finalidad.
Además, se trata de productos que son comercializados a través de los mismos canales de distribución, existiendo en el mercado marcas que comercializan tanto productos marinos como frutas o legumbres en conserva (ej.: FLORIDA, FANNY)
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 10 y 76-IP-2000 11 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, tratándose de productos de consumo frecuente, resulta razonable asumir que el público consumidor no prestará un grado de atención especial al momento de adquirir el producto que desee.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general, la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado INKA GOLD y la marca registrada GOLDEN INCA se advierte, desde el punto de vista fonético, que los signos presentan un diferente número de sílabas y una secuencia de vocales distinta (I-A-O / O-E-I-A), lo que determina una pronunciación y entonación diferente.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los términos que conforman el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de la marca registrada, sólo que en orden invertido, siendo que si bien la marca registrada presenta la letra C en el término INKA, además de las letras EN al final del término GOLD, ello no resulta suficiente a efectos de diferenciar a los signos, lo que determina una impresión visual de conjunto semejante. Asimismo, el signo solicitado sigue siendo fácilmente percibido dentro de la marca registrada.
Desde el punto de vista conceptual y, teniendo en cuenta que el público consumidor de los productos a distinguir no conoce suficientemente el idioma inglés, el signo solicitado INKA GOLD como la marca registrada GOLDEN INCA evocarán la idea general de un inca dorado o de oro.
Por las consideraciones anteriores, dada la similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos, y dadas las semejanzas gráficas y conceptuales existentes entre los mismos, no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 10856-2003/OSD-INDECOPI de fecha 16 de setiembre del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto INKA GOLD, solicitado por Agroindustrias Inka Gold E.I.R.L.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /ma
1 Artículo 143.-El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.
Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.
En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.
Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 236 del 26 de noviembre de 1996, pp. 1 y ss.
3 Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.
La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión.
En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.
4 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (...);”.
5 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...);”.
6 Ver nota 4
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
8 Ver nota 5.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.
10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
11 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota10), p. 15.