RESOLUCIÓN N° 0121-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 144010-2002

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0121-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 144010-2002

ACCIONANTE     :     CORPORACIÓN INCA KOLA PERÚ S.A.

EMPLAZADA     :     - INVERSIONES LUSIAL S.A.

          - EMBOTELLADORA CUSCO S.A.

Infracción a los derechos de marca - Licencia de uso de marca

Lima, veinticuatro de febrero de dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 1° de febrero del 2002, Corporación Inca Kola Perú S.A. (Perú) interpuso denuncia por infracción contra Inversiones Lusial S.A. y Embotelladora Cusco S.A. manifestando lo siguiente:

(i)      Las emplazadas vienen utilizando un signo similar a sus marcas INCA KOLA y logotipos registradas en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

(ii)      Con fecha 31 de mayo de 1997 suscribió un contrato con una de las emplazadas (Embotelladora Cusco S.A.) a fin de que embotellen, distribuyan y comercialicen diferentes marcas de su propiedad, entre ellas INCA KOLA, en Cusco y Apurímac, siendo que posteriormente la familia Siu (accionistas principales de dicha empresa) ha empezado a producir y lanzar al mercado la gaseosa KOLA LA REYNA, en una etiqueta similar a la utilizada en su marca INCA KOLA, lo que induce a confusión al público consumidor sobre el origen empresarial.

(iii)      La etiqueta KOLA LA REYNA es confundible con sus marcas registradas bajo certificados N° 57361 y 24795, ya que presentan la figura de un cuadrado con fondo amarillo, así como la figura de color azul y blanco en la parte central del logotipo.

(iv)      Los productos distinguidos por los signos en conflicto no sólo presentan etiquetas similares, sino que son presentados en el mismo diseño de botella y contienen líquido de color amarillo, además que se comercializan en los mismos establecimientos.

(v)      Sus marcas y etiquetas constituyen signos de fantasía cuyas copias difícilmente pueden responder al azar.

(vi)      El uso de etiquetas similares a sus marcas puede ocasionar la dilución del poder distintivo de las mismas.

(vii)      Las emplazadas, al comercializar productos distinguidos con signos similares, actúan de mala fe y buscan aprovecharse injustamente de la reputación de su empresa.

(viii)      Solicitó el cese definitivo de los actos violatorios, el retiro del mercado de los productos infractores, la incautación y destrucción definitiva del material infractor y la publicación de la resolución condenatoria a costa de las emplazadas. Asimismo, solicitó la imposición de una multa y la realización de diligencias de inspección en los locales ubicados en Parque Industrial Manzana A-6 Cusco y en Urb. Tarapachi Mz. B-13 Juliaca (planta embotelladora).

Mediante proveído de fecha 21 de febrero del 2002, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por interpuesta la denuncia por infracción. Ordenó la realización de las diligencias de inspección solicitadas por la accionante y dictó la medida cautelar consistente en el cese de uso del signo constituido por la denominación KOLA LA REYNA en letras blancas y amarillas dentro de un emblema de forma trapedoizal de color azul, con borde blancos, el emblema de forma trapedoizal se encuentra dentro de un fondo amarillo dorado con figuras estilizadas de color blanco y con motivos incaicos, para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, y de encontrarse productos o material publicitario que utilicen el signo en cuestión, se dicta medida cautelar consistente en la inmovilización de tales artículos.

Con fecha 7 de mayo del 2002, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el local de la empresa Embotelladora Cusco S.A., ubicado en el Parque Industrial Manzana A-6 Cusco, encontrándose en el almacén principal (área de desecho) 67 botellas de 625ml que presentan el signo materia de la denuncia, las cuales fueron inmovilizadas. Asimismo, se constató que se viene embotellando gaseosas con la denominación REYNA KOLA en etiquetas distintas, las cuales adjuntó al acta de inspección.

Con fecha 7 de mayo del 2002, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el local ubicado en la Urb. Taparachi, Manzana B-13 Juliaca - Puno, no encontrándose productos materia de la denuncia..

Con fecha 14 de mayo del 2002, Embotelladora Cusco S.A. absolvió el traslado de la denuncia manifestando que el consumidor no será inducido a confusión, ya que el consumidor de la ciudad de Cusco ha decidido comprar los productos KOLA LA REYNA y etiqueta por sus propios méritos y no por tratarse de una imitación de los productos de la accionante. Señaló que en la diligencia de inspección se verificó que no existe producción de bebida gasificada en los envases a los que se hace referencia en la denuncia. Precisó que no se debe tener en cuenta las 67 botellas encontradas, ya que las mismas fueron encontradas en la basura (oficina de desechos), no pudiendo ser consideradas como producción, sino como desecho. Adjuntó copia del certificado de registro de la marca KOLA LA REYNA y logotipo a favor de Inversiones Lusial S.A.

Mediante proveído de fecha 27 de mayo del 2002, la Oficina de Signos Distintivos citó a las partes a una audiencia de conciliación para el 11 de junio del 2002, la cual no se pudo llevar a cabo debido a la inconcurrencia de las emplazadas. Posteriormente, citó nuevamente a las partes a fin de realizar una audiencia de conciliación.

Con fecha 10 de julio del 2002, se realizó la audiencia de conciliación, siendo que, efectuadas las deliberaciones correspondientes, las partes no llegaron a ningún acuerdo.

Mediante proveído de fecha 21 de enero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró en rebeldía a Inversiones Lusial S.A., por cuanto, no obstante haber transcurrido el plazo de ley, no cumplió con absolver el traslado de la denuncia interpuesta.

Con fecha 12 de marzo del 2003, Inversiones Lusial S.A. presentó un escrito manifestando que su empresa no tiene la explotación directa sobre los signos que son materia de la denuncia, al haberlos cedido mediante contrato de licencia de fecha 1° de julio del 2000, el cual anexa. Por lo anterior, solicitó se le excluya del presente procedimiento al no estar involucrado en los actos de explotación directa del signo denunciado.

Mediante Resolución N° 10468-2003/OSD-INDECOPI de fecha 5 de setiembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de infracción en lo que respecta a las marcas INCA KOLA y diseño e INCA KOLA DIET y diseño; infundada en lo que respecta las marcas INCA KOLA LA KOLA DORADA y figura e INCA KOLA y figura; prohibió a las emplazadas el uso del signo KOLA LA REYNA y figura materia de la presente acción, precisando que dicha prohibición no impide a Inversiones Lusial S.A. el uso de sus marcas registradas bajo certificados N° 64533 y 78543; convirtió en definitiva la medida cautelar de cese de uso y en comiso definitivo la medida cautelar de inmovilización; sancionó a las emplazadas con una multa equivalente a una (1) U.I.T. Consideró lo siguiente:

(i)      De la revisión de la muestra física presentada por la accionante, así como de lo verificado en la diligencia de inspección se verifica que Embotelladora Cusco S.A. ha fabricado y comercializado bebidas gaseosas de la clase 32 utilizando el signo materia de la presente denuncia (en adelante KOLA REYNA y figura).

(ii)      De la muestra física presentada (en donde se señala que la gaseosa ha sido embotellada bajo autorización de Inversiones Lusial S.A.) y de lo señalado por la propia emplazada (que señala que no tiene la explotación directa sobre las marcas materia de la denuncia al haberlas cedido mediante contrato de licencia a cambio de un porcentaje del total de las ventas), se advierte que Inversiones Lusial S.A. ha participado en la comercialización de productos con el signo cuestionado aun cuando ha sido de forma indirecta.

(iii)      El signo KOLA REYNA y figura es confundible con las marcas INCA KOLA y diseño e INCA KOLA DIET y diseño (certificados N° 57361 y 24795), ya que comparten la misma combinación y distribución de colores, además de contar con elementos gráficos similares y distinguir los mismos productos.

(iv)      El signo KOLA REYNA y figura no es confundible con las marcas INCA KOLA LA KOLA DORADA y figura e INCA KOLA y figura (certificados N° 3503 y 96352), ya que presentan una distinta distribución de colores, además que cuentan con elementos gráficos adicionales

(v)      Si bien los productos encontrados en la diligencia de inspección estaban en el área de desecho, el sólo hecho de tener en depósito productos con un signo infractor configura una infracción a los derechos de propiedad industrial.

(vi)      Las emplazadas actuaron de mala fe, toda vez que Embotelladora Cusco S.A. suscribió un contrato de embotellamiento con la accionante, por lo que tenía conocimiento de la existencia de sus marcas, no obstante lo cual comercializó productos con un signo similar, razón por la cual corresponde imponer la sanción de multa.

Con fecha 17 de setiembre del 2003, Inversiones Lusial S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que en la diligencia de inspección se encontraron botellas en el área de desecho del almacén principal, lo que significa que no eran materia de comercialización ni distribución por parte de Embotelladora Cusco S.A., sino que habían sido elaboradas como muestras. Precisó que dichas botellas vencieron al no haber salido al mercado, lo que demuestra que no se tenía como objetivo la elaboración y comercialización con el signo infractor. Precisó que se ha acreditado que en la actualidad se vienen envasando botellas con etiquetas totalmente distintas, las cuales constituyen marcas registradas a su favor. Por lo anterior, indicó que carece de sustento la imposición de una multa en su contra. De otro lado, manifestó que existen diferencias fonéticas y gráficas entre las marcas registradas de la accionante y el signo materia de la denuncia. Indicó que en el mercado existen distintas etiquetas que utilizan la misma combinación de colores amarillo, azul y blanco. Reiteró no tener la explotación directa del signo cuestionado al haber suscrito un contrato de licencia a favor de Embotelladora Cusco S.A., por lo que no debió ser incluida en el presente procedimiento.

Con fecha 3 de diciembre del 2003, Corporación Inca Kola Perú S.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando que el hecho que las botellas encontradas en la diligencia de inspección se encontraran en el área de desechos no significa que no hayan sido comercializadas en algún momento o que las mismas estaban destinadas a una posterior comercialización. Precisó que de no ser así no hubiesen tomado conocimiento de la existencia del signo infractor y menos aún hubiesen podido presentar una muestra del producto infractor. Precisó que el hecho que hoy en día se comercialicen las gaseosas con un signo distinto no exime de responsabilidad a las emplazadas por haber comercializado con anterioridad productos con un signo similar a sus marcas. Reiteró las semejanzas entre el signo infractor y sus marcas inscritas bajo certificados N° 57361 y 24795.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar:

a)      Inversiones Lusial S.A. ha infringido los derechos de propiedad industrial de Corporación Inca Kola Perú S.A.

b)      De ser el caso, las sanciones a imponerse.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a) Corporación Inca Kola Perú S.A. es titular de las siguientes marcas:

-      Marca constituida por la etiqueta que contiene la denominación INCA KOLA en letras blancas dentro de un emblema ovalado de color azul, con bordes estilizados con motivos incaicos de color blanco, el emblema ovalado se encuentra dentro de un fondo amarillo dorado con figuras estilizadas de color blanco y con motivos incaicos, además la denominación INCA KOLA con letras estilizadas de contornos azules y fondo amarillo impresas en forma vertical, conforme al modelo, que distingue cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebida y demás productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 57361 y vigente hasta el17 de mayo del 2005.

Con fecha 10 de junio del 2002, Compañía Embotelladora Latina S.A. solicitó la cancelación del citado certificado, siendo que mediante Resolución N° 837-2004/OSD-INDECOPI de fecha 28 de enero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación, la cual aun no ha quedado consentida.

-       Marca de producto constituida por la etiqueta que contiene la denominación INCA KOLA DIET en letras estilizadas de color amarillo y azul, el emblema irregular con dos orlas incaicas a los lados laterales, todo ello de un fondo blanco con figuras estilizadas de color amarillo dorado con motivos incaicos, conforme al modelo, para distinguir aguas gaseosas, zumos de frutas y demás de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 24795 y vigente hasta el 2 de abril del 2006.

b)    Inversiones Lusial S.A. es titular de las siguientes marcas:

-      Marca de producto constituida por el logotipo rectangular de color amarillo conteniendo la denominación KOLA LA REYNA, escrita en letras características en los colores azul y rojo y en forma diagonal sobre un fondo blanco, con figuras irregulares en color anaranjado a su alrededor y debajo se aprecia la frase LA MAS DELICIOSA, conforme al modelo, que distingue bebidas y aguas gaseosas; refrescos; preparaciones para hacer bebidas; zumos de frutas; jugos; aguas minerales y demás productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 64533 y vigente hasta el 28 de junio del 2010. Dicha marca fue solicitada el 17 de febrero del 2000 y registrada el 28 de junio del 2000.

-      Marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación REYNA KOLA escrita en letras características, con figuras irregulares a su alrededor, al extremo inferior derecho la frase la nueva bebida peruana como tu, todo en la combinación de colores rojo, azul, amarillo y anaranjado, conforme al modelo, que distingue bebidas y aguas gaseosas; preparaciones para hacer bebidas; zumos de frutas; jugos; aguas minerales, aguas de mesa con gas y sin gas, bebidas carbonatadas no alcohólicas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 78543 y vigente hasta el 21 de febrero del 2012. Dicha marca fue solicitada el 12 de julio del 2001 y registrada el 21 de febrero del 2002.

2. Infracción a los derechos de propiedad industrial

El artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

Por su parte, el inciso b) del artículo 169 del Decreto Legislativo 823 establece que el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento, y en relación a productos o servicios idénticos o similares, venda, ofrezca, almacene o introduzca en el comercio productos con la marca u ofrezca servicios en la misma.

Al respecto, el artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción (…).

El artículo 240 del Decreto Legislativo 823 faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.

3. Uso del signo KOLA LA REYNA y etiqueta por parte de Inversiones Lusial S.A.

De la revisión de la muestra física presentada y de lo actuado en la diligencia de inspección ordenada, se ha verificado que fue en la planta de Embotelladora Cusco S.A. donde se encontraron en el área de desecho del almacén principal, 67 botellas de bebidas gaseosas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, con la etiqueta materia de la ^p resente denuncia, tal como se a ^p recia a continuación:

Asimismo, conviene precisar que Inversiones Lusial S.A. otorgó a favor de Embotelladora Cusco S.A. una licencia de uso de marca (según contrato de licencia de fecha 1° de julio del 2000 que obra a fojas 184 a 186), al ser propietaria de la marca LA REYNA (debió decir KOLA LA REYNA y logotipo). Al respecto, conviene precisar que si bien Inversiones Lusial S.A., conforme se aprecia del Informe de antecedentes, es titular de dos marcas registradas, a la fecha de suscripción del referido contrato de licencia, únicamente era titular de la marca KOLA LA REYNA y logotipo, inscrita bajo certificado N° 64533, por lo que se entiende que es en base a esta marca que se celebra el citado contrato.

En ese sentido, Inversiones Lusial S.A. manifestó no tener responsabilidad por la infracción cometida, ya que no tenía la explotación directa de su marca, sino que mas bien recibió a cambio, un porcentaje del importe total de las ventas.

En efecto, de la revisión del contrato de licencia presentado, se ha verificado que desde el 1° de junio del 2000, Inversiones Lusial S.A. cedió el uso de su marca KOLA LA REYNA y logotipo a favor de Embotelladora Cusco S.A., autorizando el uso de la misma en la forma como se encontraba inscrita y no con diseños y colores semejantes a las marcas registradas de la accionante.

A ello cabe agregar, que a la empresa Inversiones Lusial S.A. no se le encontró ninguna muestra materia de la denuncia, no existiendo elementos de juicio suficientes para acreditar que la citada empresa haya utilizado o comercializado productos de la clase 32 con el citado signo.

Por lo anterior, Inversiones Lusial S.A. no resulta responsable de la presente acción, no correspondiendo realizar el examen comparativo entre el signo materia de la presente denuncia y las marcas registradas de la accionante.

5. Comisión del acto infractor

Por las consideraciones expuestas, en la medida que no se ha acreditado la responsabilidad de Inversiones Lusial S.A., la Sala determina que esta empresa no ha infringido los derechos de propiedad industrial de Corporación Inca Kola Perú S.A., no correspondiendo pronunciarse sobre la imposición de sanciones.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 10468-2003/OSD-INDECOPI de fecha 5 de setiembre del 2003, en el extremo que declara fundada la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por Corporación Inca Kola Perú S.A. contra Inversiones Lusial S.A. y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la denuncia contra Inversiones Lusial S.A., dejando sin efecto las sanciones impuestas contra ella.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual