A pesar de la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los signos, su coexistencia en el mercado no es susceptible de inducir a confusión al público consumidor.
RESOLUCIÓN N° 0183-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 184850-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0183-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 184850-2003
SOLICITANTE : LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, nueve de marzo de dos mil cuatro ANTECEDENTES
Con fecha 8 de julio del 2003, Laboratorios Temis Lostalo S.A. (Argentina) solicitó el registro de la marca de producto CENTELLA QUEEN, para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 14178-2003/OSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, por considerarlo confundible con la marca CENTELLA CIPA, registrada a favor de Laboratorios Cipa S.A., para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Consideró lo siguiente:
(i) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos entre los productos que distingue la marca registrada en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Los signos son gráfica y fonéticamente similares, en la medida que comparten la denominación CENTELLA, generando así una impresión visual y sonora de conjunto muy similar, poniéndose de manifiesto que el término QUEEN en el signo solicitado no contribuye a diferenciar suficientemente a ambos signos, pudiendo sugerir al público consumidor que el signo solicitado constituye una variación en la presentación de los productos que se distinguen con la marca registrada, por lo que se trata de signos cuya coexistencia es susceptible de generar confusión en el público consumidor.
Con fecha 5 de enero del 2004, Laboratorios Temis Lostalo S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La denominación CENTELLA se refiere a una hierba asiática muy conocida y utilizada frecuentemente para la elaboración de productos farmacéuticos, cosméticos y similares, pues entre las cualidades de la planta se le reconoce su acción antioxidante, así como su capacidad para aliviar dolores y ulceraciones. En tal sentido, la denominación CENTELLA no puede ser usada en forma exclusiva por un solo titular.
(ii) Lo anterior ha sido tomado en cuenta por el titular de la marca registrada CENTELLA CIPA, pues no ha formulado oposición a su solicitud de registro.
(iii) La denominación CENTELLA no puede ser objeto de un derecho exclusivo, pues constituye una denominación descriptiva que alude a una planta medicinal utilizada en la preparación de productos farmacéuticos y cosméticos, siendo admisible la coexistencia de los signos, tal como ocurre con las marcas registradas a favor de distintos titulares, que contienen la denominación HEPA o UÑA DE GATO.
(iv) Los signos están conformados por una denominación compuesta, teniendo la marca registrada como elemento adicional la denominación CIPA, mientras que el signo solicitado presenta la denominación QUEEN, siendo en su conjunto diferentes fonética, gráfica y conceptualmente.
Adjuntó medios probatorios.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CENTELLA QUEEN y la marca registrada CENTELLA CIPA.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Laboratorios Cipa S.A. (Perú) es titular de la marca de producto CENTELLA CIPA, que distingue productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos emplastos, desinfectantes; preparaciones para destruir las malas yerbas (sic) y los animales dañinos y todos los demás productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 22023, vigente hasta el 20 de diciembre del 2005.
b) No se encuentran registradas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, otras marcas que contengan el término CENTELLA o QUEEN en su conformación.
2. Falta de oposición del titular
Respecto a lo manifestado por la solicitante en el sentido que la empresa titular de la marca registrada base de la denegatoria no ha formulado oposición a la presente solicitud de registro, conviene señalar que la falta de o p osición de la titular de la marca registrada no determina la registrabilidad del signo solicitado, ya que la autoridad administrativa, en defensa del interés público, puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que es confundible con una marca registrada anteriormente.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 (concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823), es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva entre los productos
Los productos que pretende distinguir el signo solicitado (productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas) se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos, servicios o actividades económicas, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 7 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-200 0 8 y 76-IP-200 0 9 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los servicios o actividades económicas a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos servicios o actividades económicas.
En el presente caso, es razonable asumir que el consumidor al adquirir tales productos hará un detenido examen de los productos en función de sus necesidades.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
En el caso de las denominaciones compuestas es necesario establecer previamente si uno de los elementos predomina sobre el otro o sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que pueden ser semejantes si contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta de que se trata.
En el presente caso, la denominación CENTELLA que forma parte de los signos en conflicto, alude a la planta Centella asiática 10 , cuyas raíces y hojas son utilizadas en la elaboración de diversos productos, pues posee propiedades cicatrizantes y venotónicas, siendo utilizada en el tratamiento de heridas traumáticas y quirúrgicas, cortaduras, quemaduras, ulceraciones, trastornos de la circulación venosa, celulitis, entre otros 11 . En tal sentido, constituye un término descriptivo en relación con los algunos productos que distinguen los signos, por lo que no puede ser apropiada por un solo titular debido a su necesaria utilización en la comercialización y promoción de determinados productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, además de no ser capaz de identificar un origen empresarial determinado, siendo una denominación irreivindicable a favor de titular alguno.
En consecuencia, el elemento denominativo relevante del signo solicitado lo constituye la denominación QUEEN y de la marca registrada, el término CIPA.
Realizado el examen comparativo entre los elementos relevantes de los signos en cuestión, desde el punto de vista fonético, se aprecia que el elemento denominativo relevante del signo solicitado (QUEEN) y de la marca registrada (CIPA), no poseen elementos comunes que permitan determinar semejanzas fonéticas entre los mismos.
Desde el punto de vista gráfico, la distinta conformación de las denominaciones QUEEN y CIPA, determinan que el impacto visual de los signos sea distinto.
3.3 Riesgo de confusión
Por lo expuesto, a pesar de la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los signos, su coexistencia en el mercado no es susceptible de inducir a confusión al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que corresponde su acceso a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N º 14178-2003/OSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre del 2003 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto CENTELLA QUEEN (sin reivindicar el término CENTELLA), solicitado por Laboratorios Temis Lostalo S.A. (Argentina), para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /lp
1 Artículo 83.- “(…) No podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.
7 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7. 9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 8), p. 15.
10 Según la OMS y diversos estudios clínicos los preparados de centella están indicados por vía tópica como cicatrizante, en especial para acelerar la curación de heridas postraumáticas o postquirúrgicas, así como de quemaduras de segundo y tercer grado. En: Fitoterapia: Centella asiática, http://www.fitoterapia.net/vademecum/plantas/111.html; Centella asiática, http://www.podernatural.com/Plantas_%20Medicinales/Plantas_H/p:hidrocotile.htm; Centella asiática/Gotu Kola, http://www.farmaconsulta.cl/escuela_naturales/vademecum/c/p_vademecum:centella.html;
11 En la página web http://www.sincelulitis.com.ar se aprecia que el producto Centella Queen Complex, elaborado por la empresa solicitante, contiene en su fórmula cualicuantitativa Centella Asiática (Extracto de hojas).