A pesar de que existe similitud entre algunos de los productos que distinguen los signos en cuestión, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos, la Sala determina que su coexistencia en el mercado no es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial de los mismos.
RESOLUCIÓN N° 0191-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 180890-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0191-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 180890-2003
SOLICITANTE : ZHENYU YAO
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, dieciséis de marzo de dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 21 de marzo del 2003, Zhenyu Yao (China) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación UNISTAR escrita en letras características y la representación de una figura triangular segmentada en tres, conforme al modelo, para distinguir zapatillas, calzados, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 12738-2003/OSD-INDECOPI de fecha 31 de octubre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó el registro del signo solicitado, señalando lo siguiente:
- Se ha verificado la existencia de las marcas ADIDAS y logotipo y ADIDAS EQUIPMENT y logotipo, registradas bajo certificados N º 100907 y 100910, respectivamente, a favor de Adidas – Salomom AG.
- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado (zapatillas, calzados) coinciden con los que distinguen las marcas registradas.
- Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, se determina que el impacto visual inmediato que producen es de semejanza, pudiendo causar riesgo de confusión en el público consumidor, por cuanto ambos presentan la representación de una figura triangular segmentada en tres.
- Si bien el signo solicitado está compuesto por la figura de tres bandas o franjas en forma diagonal y ascendente contenidas por una línea que constituye a su vez una figura triangular, además que el triángulo se encuentra ubicado en forma inversa al elemento figurativo de la marca, es muy probable que estas diferencias sean imperceptibles y el consumidor atribuya a los signos el mismo origen empresarial que corresponde a las marcas registradas, sin que la denominación UNISTAR logre diferenciar plenamente a los signos confrontados.
Con fecha 28 de noviembre del 2003, Zhenyu Yao interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:
- La Autoridad ha tomado como elemento relevante a la figura de triángulo del signo solicitado para determinar la existencia de riesgo de confusión indirecta, respecto de las marcas registradas de Adidas – Salomon AG, habiendo desmembrado los signos para encontrar una supuesta confundibilidad.
- Las denominaciones ADIDAS vs. UNISTAR, que se aplican en forma conjunta a la figura triangular, constituyen una unidad marcaria indivisible, siendo absolutamente diferentes.
- La figura triangular del signo solicitado es completamente distinta a la figura de tres bandas en forma diagonal y ascendente de las marcas registradas.
- La Sala de Propiedad Intelectual en la controversia entre las marcas ADIDAS y logotipo y LOMA’S y logotipo se pronunció en el sentido que la figura de triángulo no es lo suficientemente distintiva para impedir el registro de otras formas triangulares.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas ADIDAS y logotipo y ADIDAS EQUIPMENT y logotipo, registradas bajo certificados N º 100907 y 100910 a favor de Adidas – Salomon AG.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Adidas-Salomon AG (Alemania) es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial:
- La denominación ADIDAS y etiqueta conformada por la figura de tres bandas en forma diagonal y ascendente, según modelo, que distingue vestidos de deporte y ropa sport, zapatos, calzones cortos, camisetas, pantalones, trajes de malla y calcetines de la clase, registrada bajo certificado N° 100907, vigente hasta el 24 de diciembre del año 2002. Solicitud de registro presentada con fecha 12 de agosto de 1992 y registro otorgado con fecha 24 de diciembre de 1992.
- La denominación ADIDAS EQUIPMENT y etiqueta conformada por la figura de tres bandas en forma diagonal y ascendente, según modelo, que distingue vestidos de deporte y ropa sport, zapatos, calzones cortos, camisetas, pantalones, trajes de malla y calcetines de la clase, registrada bajo certificado N° 100910, vigente hasta el 24 de diciembre del año 2002. Solicitud de registro presentada con fecha 12 de agosto de 1992 y registro otorgado con fecha 24 de diciembre de 1992.
b) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas varias marcas que incluyen en su conformación figuras similares a un triángulo o que forman un triángulo segmentado, tal como se aprecia a continuación:
Certificado N° 78303 Certificado N° 2912 Certificado N° 80360
Certificado N º 12991 Certificado N º 79373 Certificado N º 72847 2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que dentro de los productos que pretende distinguir el signo solicitado (zapatillas, calzados) se encuentran los zapatos, que constituyen uno de los productos que distinguen las marcas registradas.
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, tratándose de signos que distinguen zapatos y calzados, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, debe tenerse en consideración que generalmente el público los examina antes de adquirirlos. Si bien es cierto que el grado de atención del público varía según el tipo de prenda de calzado, siempre aplica un cierto grado de atención al momento de seleccionarlos, y para su identificación se orienta a través de las etiquetas o impresiones que están cosidas o adheridas a los mismos. Es por ello que en estos casos es más relevante el aspecto gráfico de los signos. 9
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Dado que el signo solicitado y las marcas registradas constituyen signos mixtos, deberá determinarse previamente cual es el elemento relevante de las mismas
En el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo -, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 10 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el caso del signo solicitado se considera que tanto el elemento denominativo - constituido por la denominación UNISTAR - como el gráfico - constituido por una figura triangular segmentada en tres partes - son igualmente relevantes para indicar el origen empresarial del producto, por cuanto ambos elementos se encuentran en un lugar destacado dentro de cada signo, tal como se aprecia a continuación:
En el caso de la marca ADIDAS y etiqueta, tanto el elemento denominativo como el aspecto figurativo - constituido por la grafía especial de sus letras y las figuras que aparecen sobre la denominación - resultan igualmente relevantes a efectos de determinar el origen empresarial de los productos, tal como se aprecia a continuación:
Situación similar ocurre con la marca ADIDAS EQUIPMENT y etiqueta, en la que tanto el elemento denominativo (y en éste el término ADIDAS, al encontrarse escrito en mayor tamaño, con relación al término EQUIPMENT) como el aspecto figurativo - constituido por la grafía especial de sus letras y las figuras que aparecen sobre la denominación - resultan igualmente relevantes a efectos de determinar el origen empresarial de los productos, tal como se aprecia a continuación:
Realizado el examen comparativo entre los signos, se advierte lo siguiente:
a) Entre la marca UNISTAR y figura y la marca ADIDAS y etiqueta:
Desde el punto de vista fonético, se aprecia que las diferentes consonantes, así como las distintas vocales (U-N-I-S-T-A-R / A-D-I-D-A-S) que conforman los signos, determinan una pronunciación e impresión sonora distinta.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que las denominaciones presentes en los signos, presentan distintos tipos de grafía. De otro lado, el elemento figurativo que presentan los signos resulta distinto, dado que mientras que la marca UNISTAR y figura presenta la representación de una figura triangular segmentada en tres partes, la de la marca ADIDAS está constituida por la figura de tres bandas en forma diagonal y ascendente, todo lo cual produce una impresión visual de conjunto diferente.
De acuerdo al criterio aplicado en la Resolución N º 1345-2001/TPI-INDECOPI del 1 º de octubre del 2001, la Sala considera que la figura de triángulo no es lo suficientemente distintiva pues, tal como se desprende del Informe de antecedentes, existen en el mercado numerosas marcas que utilizan figuras que forman en su conjunto un triángulo.
Desde el punto de vista conceptual, se aprecia que tanto la denominación ADIDAS como la denominación UNISTAR constituyen términos de fantasía.
b) Entre la marca UNISTAR y figura y la marca ADIDAS EQUIPMENT y etiqueta:
Desde el punto de vista fonético, se aprecia que las diferentes consonantes, así como las distintas vocales que conforman ambos signos (U-N-I-S-T-A-R / A-D-I- D-A-S E-Q-U-I-P-M-E-N-T), determinan una pronunciación e impresión sonora distinta.
Desde el punto de vista gráfico y conceptual, se aprecian las mismas precisiones expuestas en el literal a).
Por las consideraciones expuestas, a pesar de que existe similitud entre algunos de los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial que distinguen los signos en cuestión, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos, la Sala determina que su coexistencia en el mercado no es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial de los mismos.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N º 12738-2003/TPI-INDECOPI de fecha 31 de OCTUBRE del 2003 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación UNISTAR escrita en letras características y la representación de una figura triangular segmentada en tres, conforme al modelo, solicitada por Zhenyu Yao (China), para distinguir zapatillas, calzados, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial por el plazo de diez años contado a partir de la presente Resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (...);”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.
9 Resolución N° 1254-2001/TPI-INDECOPI, de fecha 12 de setiembre del 2001, p. 12.
10 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.