La denominación será engañosa si hace creer que los productos o servicios provienen de un origen geográfico que no corresponde. No entran en la prohibición que se analiza aquellas indicaciones que son entendidas por el público como denominaciones de fantasía, ya sea porque no son reconocidas como indicaciones geográficas o porque en relación con los productos o servicios no se cree que provienen de ese lugar geográfico.
RESOLUCIÓN N° 0266-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 149753-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : SU JIE BIN
OPOSITORA : SANIFER S.A.C.
Signos engañosos – Indicaciones geográficas susceptibles de inducir a confusión al público consumidor
Lima, diecisiete de marzo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 17 de abril del 2002, Su Jie Bin (China) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo rectangular conformado por la denominación WALITALY escrita en letras características y la representación estilizada de un accesorio para inodoro; conforme al modelo, para distinguir instalaciones para abastecimiento de agua y para fines sanitarios, partes y repuestos incluidos en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 28 de junio del 2002, Sanifer S.A.C. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) El signo solicitado es copia tendiente a crear confusión con el signo SANI y logotipo que su empresa ha solicitado con fecha 25 de febrero del 2002, mediante expediente N° 145799-2002 (el cual identifica un producto que es comercializado desde 1993), y contra el cual Su Jie Bin no ha formulado oposición.
(ii) Su empresa ha presentado, con fecha 8 de abril del 2002, una denuncia contra el solicitante ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal (Expediente N° 035-2002/CCD) por prácticas de competencia desleal con relación al mismo diseño de bolsa, habiéndose efectuado la presente solicitud de registro con posterioridad a dicha denuncia.
(iii) El solicitante, accionista de Importaciones Wing Fung, y sus demás accionistas son reincidentes en prácticas de competencia desleal (expedientes N°s 046-2002/CCD y 082-2000/CCD).
(iv) El solicitante sólo comercia productos importados de la República Popular China, y su diseño (entiéndase: diseño del empaque) no indica, en aras de la defensa al consumidor, el país de origen del producto ni la información del importador, pudiendo engañar al consumidor respecto a la procedencia geográfica del producto. Además, dicho diseño “imita todos los colores así como su disposición y distribución en el gráfico” (frases completas como “JUEGO DE ACCESORIO PLÁSTICO PARA INODORO TANQUE BAJO”, el dibujo que representa a un accesorio para inodoro) y los productos pertenecen a la misma clase, por lo que suscitan una impresión visual parecida y “hasta los colores del producto que va en el interior de la bolsa han sido imitados”. Adjuntó una fotografía comparativa de los productos en cuestión, conforme se utilizan en el mercado.
Invocó la aplicación de los artículos 129 incisos h) e i) 1 y 130 incisos a), d) y e) 2 del Decreto Legislativo 823, así como de los artículos 135 inciso i) 3 , 136 inciso a) 4 y 137 5 de la Decisión 486. Solicitó se deniegue el registro del signo solicitado. Posteriormente, con fecha 5 de agosto del 2002, señaló que ya ha sido otorgado el registro del signo que solicitó bajo expediente N° 145799-2002.
No obstante haber sido debidamente notificado, Su Jie Bin no absolvió el traslado de la oposición formulada.
Con fecha 19 de agosto del 2002, Su Jie Bin manifestó lo siguiente:
(i) El único elemento distintivo del signo solicitado con anterioridad por la opositora lo constituye la denominación SANI escrita en letras características (que lleva sobrepuesta la representación estilizada de un flotador) que aparece en la parte superior del signo, ya que las denominaciones JUEGO DE ACCESORIO PLÁSTICO PARA INODORO TANQUE BAJO, VÁLVULA DE LLENADO, VÁLVULA DE DESCARGA, así como la representación de una válvula, son elementos genéricos.
(ii) En el signo solicitado, el elemento distintivo más importante lo constituye la denominación WALITALY (que también aparece en la parte superior), siendo la figura que incluye una representación del accesorio al que pretende aplicar el signo solicitado, por lo que dicha figura no podrá ser reivindicada a su favor ni a favor de ninguno de sus competidores, al ser un elemento de libre disposición.
(iii) Resulta evidente que los términos SANI y WALITALY son completamente diferentes, por lo que resulta casi imposible que el público consumidor se vea inducido a confusión.
Con fecha 23 de agosto del 2002, Sanifer S.A.C. manifestó que su marca SANI, junto a las marcas INDUVAL y HOOV-R-LINE son marcas líderes en el Perú, y adjuntó copia de un estudio de mercado elaborado por el publicista Manuel Gerardo Chinen Kikuyama.
Mediante Resolución N° 6029-2004/OSD-INDECOPI de fecha 18 de mayo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos dispuso suspender la tramitación del presente expediente hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el expediente N° 174026-2003, mediante el cual se tramita la nulidad – iniciada por Fimcim S.R.L. – del certificado de registro N° 66676, referido a la marca de producto WALITALY (registrada a favor de Su Jie Bin).
Con fecha 5 de agosto del 2004, Su Jie Bin manifestó que, mediante Resolución N° 482-2004/TPI-INDECOPI de fecha 26 de mayo del 2004 ,se ha declarado infundada la acción de nulidad interpuesta contra el registro de su marca WALITALY (certificado N° 66676), por lo que debe procederse a resolver el presente caso.
Mediante Resolución N° 12349-2004/OSD-INDECOPI de fecha 12 de octubre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos dispuso levantar la suspensión ordenada mediante Resolución N° 6029-2004/OSD-INDECOPI de fecha 18 de mayo del 2004; declarar fundada la oposición formulada por Sanifer S.A.C. y denegar el registro del signo solicitado. La Oficina consideró lo siguiente:
(i) Respecto a la suspensión ordenada:
- Dado que ya existe un pronunciamiento definitivo en el expediente N° 174026-2003, motivo de la suspensión, corresponde levantar la suspensión ordenada a fin de que continúe el trámite correspondiente.
(ii) Respecto a la prohibición de registro relacionada con los signos engañosos y que consisten en indicaciones geográficas:
- Si bien el signo solicitado presenta sólo un término (WALITALY) en su estructura gráfica y fonética, éste ha sido constituido por la conjunción de los términos WAL e ITALY, los cuales no han perdido su individualidad dentro del signo, por lo que el consumidor al encontrarse frente al signo solicitado advertirá que se trata de la conjunción de un término de fantasía (WAL) y de otro (ITALY) con un significado claro – la traducción al idioma inglés de la palabra ITALIA – y presumirá a partir de la inclusión de este último término en el signo solicitado que los productos que pretende distinguir son elaborados en Italia o con materia prima proveniente de dicho país, lo cual no obedece a la realidad.
- En tal sentido, el signo solicitado resulta engañoso sobre la procedencia geográfica de los productos que pretende distinguir, debido a que la inclusión de la indicación geográfica ITALY dentro del mismo será apreciada válidamente por el consumidor como información relativa al origen geográfico de los productos, por lo que el signo solicitado incurre en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 incisos i) y l) de la Decisión 486.
(iii) Respecto a la notoriedad invocada por la opositora:
- De la revisión de los medios probatorios presentados por la opositora, se advierte que éstos no resultan suficientes para acreditar la notoriedad de la marca SANIFER, por lo que no resulta merecedora de la protección especial que la ley brinda a este tipo especial de marca.
(iv) Respecto al riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas de la opositora:
- Tanto el signo solicitado como las marcas de la opositora 6 distinguen aparatos de distribución de agua e instalaciones sanitarias, partes y accesorios para los mismos, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.
- Tanto en el signo solicitado como en las marcas de la opositora, el elemento relevante está constituido por las denominaciones WALITALY, SANI y SANIFER, respectivamente, por cuanto sus elementos figurativos están constituidos por las representaciones gráficas de los productos que distinguen y pretenden distinguir, los cuales no pueden ser concedidos en forma exclusiva a favor de ningún competidor, ya que se estaría privando a los demás competidores de emplearlas en el mercado para promocionar sus productos.
- El elemento relevante del signo solicitado (WALITALY) y los elementos relevantes de las marcas de la opositora (SANI y SANIFER) no son semejantes gráfica ni fonéticamente al grado de inducir al público a confusión.
- En tal sentido, si bien se trata de algunos de los mismos productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, las diferencias gráficas y fonéticas antes anotadas determinan que no exista riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
(v) Respecto a la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486:
- En el presente caso, no existen indicios razonables que permitan inferir que el registro del signo solicitado ha sido presentado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, por lo que no resulta aplicable el artículo 137 de la Decisión 486.
Con fecha 2 de noviembre del 2004, Su Jie Bin interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Resulta extraño y sorprendente que la Oficina de Signos Distintivos haya suspendido la tramitación del presente expediente por considerar que era conveniente esperar que se emita un pronunciamiento definitivo en el expediente N° 174026-2003 referido a la nulidad del registro de la marca WALITALY, para luego levantar la suspensión ordenada y declarar fundada la oposición formulada por Sanifer S.A.C. y denegar el registro del signo WALITALY y figura, sin considerar que la Sala de Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 482-2004/TPI-INDECOPI de fecha 26 de mayo del 2004, se pronunció en segunda y última instancia administrativa declarando infundada la nulidad solicitada, estableciendo que el registro de la denominación WALITALY fue otorgado conforme a ley, por lo que los argumentos sostenidos por la Primera Instancia resultan inconsistentes.
(ii) La Oficina de Signos Distintivos debió acceder a su solicitud de registro, al ser sólo una variación de su marca registrada WALITALY.
(iii) En tal sentido, la Sala deberá determinar que el signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 135 incisos i) y l) de la Decisión 486, revocar la resolución apelada y otorgar el registro del signo solicitado.
No obstante haber sido debidamente notificada, Sanifer S.A.C. no absolvió el traslado de la apelación interpuesta.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486.
b) Si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso l) de la Decisión 486.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
a) Su Jie Bin (China) es titular de la marca de producto WALITALY, que distingue instalaciones para abastecimiento de agua y para propósitos sanitarios, partes y repuestos incluidos, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 66676, vigente hasta el 4 de octubre del año 2010. Solicitud de registro presentada con fecha 30 de marzo del 2000 y registro otorgado con fecha 4 de octubre del 2000.
Cabe precisar que, con fecha 21 de febrero del 2003, Fimcim S.R.L. solicitó, mediante expediente N° 174026-2003, la nulidad de dicho certificado de registro.
Mediante Resolución N° 1167-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de enero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta y, en consecuencia, nulo el registro de la marca WALITALY.
Sin embargo, mediante Resolución N° 482-2004/TPI-INDECOPI de fecha 26 de mayo del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual revocó la Resolución N° 1167-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de enero del 2004 emitida por la Oficina de Signos Distintivos y declaró infundada la acción de nulidad interpuesta.
b) En la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, existen las siguientes marcas registradas a favor de distintos titulares:
Ø ¾ Denominativas: ITAL AIR (certificado N° 87398), ITALGAS (certificado N° 25671), ITALGRIF (certificado N° 11290), PITALY (certificado N° 61541.
Ø ¾ Mixtas:
2. Registro de un nombre geográfico como marca
La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el a rt ículo 135 incisos e), i), j), k) y l) de la Decisión 486:
(i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir… (entre otros)… la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e).
Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio.
La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.
(ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público… (entre otros)… sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i).
Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión 7 y éstos no provienen de dicha zona.
(iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j).
(iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k).
(v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l).
En estos casos, se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios, y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro.
Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley puede constituirse como marca.
En este caso, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden, sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios.
En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y, por tanto, se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 8 y del artículo 170 del Decreto Legislativo 823 9 ).
3. Signos engañosos
3.1 Contenido de la prohibición
El artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 10 , concordado en lo pertinente con el artículo 129 inciso h) del Decreto Legislativo 823 11 , establece como una prohibición absoluta para constituirse como marca el caso de los signos engañosos. Así, determina que no podrán registrarse como marcas los signos que pueden engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
Cabe referirse a la interpretación prejudicial de esta norma, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 12-IP-96 12 , en la cual señala que "esta causal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor, frente al engaño que puede sufrir por el registro de una marca, sea sobre la calidad, característica o aptitud del producto, o sobre la fabricación del mismo."
Precisa que, conforme lo indica la norma mencionada, se encuentran dentro de esta prohibición las denominaciones capaces de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto o servicio que ofrece determinadas características, calidad, utilidad, finalidad o cualquier otro factor que no corresponde a la realidad del producto o servicio, como ocurre por ejemplo con el signo IRROMPIBLE para distinguir vajillas de porcelana o ALGOCAM para distinguir camisas fabricadas con material sintético. Esta circunstancia determina que estos signos no deben ser admitidos, dado que el signo engañoso proporciona una información equivocada o incorrecta de los productos o servicios, la misma que puede determinar la decisión de compra de los consumidores 13 .
Asimismo, en el Proceso N° 33-IP-99 14 , el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que "el engaño para el público radica en la inconformidad, desfiguración o alteración de las características, actitudes o composición del producto frente a lo que el signo refleja o pretende reflejar".
En tal sentido, no sólo se requiere que el signo o la indicación que contiene sea errónea, sino que el signo o la indicación sea capaz de influenciar a los círculos de consumidores correspondientes en su decisión de compra. Por ejemplo, no sería engañosa la denominación ORO para chocolates, en la medida que nadie podría pensar que un chocolate es de metal.
En este punto, es importante tener en cuenta dos aspectos:
- Cuantitativo: En relación con el porcentaje del público que se va a ver engañado. Esto varía en cada caso según se considere que el público es poco atento, no crítico o si es un consumidor cuidadoso, crítico, que está en condiciones de tomar decisiones libres en el mercado.
- Cualitativo: Con relación a si la indicación es importante económicamente, es decir, relevante para tomar una decisión de compra. Por ejemplo, será determinante en la decisión de compra de un rallador de queso que éste no se oxide y se caerá en engaño si se distingue un rallador de latón con la marca INOXIDAL.
De lo anterior se colige que los signos engañosos atentan contra la veracidad y honestidad que exige la leal competencia, en la cual las marcas cumplen una función determinante, en tanto elementos que permiten la identificación y diferenciación de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Así, lejos de contribuir a la transparencia en el mercado, una indicación engañosa puede producir descontento y desorientación entre los consumidores al procurar información equivocada de los productos o servicios que se ofrecen.
3.2 Irrelevancia de la intención del solicitante
Es irrelevante la intención del solicitante o que el engaño se haya producido. Basta que exista una falta de veracidad en la información y que exista el riesgo o la aptitud de engaño. Por lo tanto, al hablar de engaño, se debe tener en cuenta dos aspectos:
a) La no veracidad de la información.
b) La aptitud de engaño.
Cabe precisar que analizar si un signo es engañoso no es una cuestión de hecho sino de derecho, es decir, el análisis deberá realizarse conforme el signo es solicitado a registro con relación a los productos o servicios que pretende distinguir y no como será utilizado en el mercado. En tal sentido, la forma como se comercialicen los productos o como se preste el servicio no es relevante a efectos de determinar el engaño. Por lo anterior, no se exige la prueba que realmente se haya producido el engaño, ya que basta con el riesgo abstracto de engaño, con independencia de los efectos que la utilización de la marca haya surtido en un determinado grupo de consumidores. Para que pueda considerarse que la utilización de una marca puede inducir a engaño a las personas a las que va destinada, debe demostrarse – respecto de la forma de pensar o hábitos de los consumidores considerados – la existencia de un riesgo real de que el comportamiento económico de éstos resulte afectado.
3.3 El engaño debe provenir de la marca misma
El peligro de engaño de una marca debe provenir de la marca misma, esto es, el contenido o expresión de la marca debe ser engañoso. No son relevantes las modalidades en que la marca va a ser usada o es usada. Por tanto, no se está ante un signo engañoso si el engaño radica en que del uso del mismo se pueda esperar un engaño. Por ejemplo, la denominación OROBEL sería engañosa si se solicita para distinguir bisutería, pero no para productos fabricados de metal, aun cuando pueda suponerse que al utilizarse la marca en el mercado los productos serían fabricados con cobre y no con oro.
Por lo anterior, debe diferenciarse entre los signos que por esencia son engañosos y los que al ser usados pueden provocar un engaño.
3.4 Relación del signo engañoso con los productos o servicios para los que se solicita
En todos los casos, el carácter engañoso de un signo se juzgará con relación a los productos o servicios que distingue y por la opinión que tendrían los consumidores correspondientes (compradores de los productos o usuarios de los servicios).
Una denominación puede ser engañosa para determinados productos o servicios y arbitraria en relación con otros productos o servicios. Por ejemplo, la denominación INOXIDAL sería engañosa para distinguir artículos de latón y arbitraria para distinguir café; la denominación MAIZOL sería engañosa para distinguir aceite compuesto elaborado en base a una mezcla de aceite vegetal y aceite semi-refinado de pescado y arbitraria para distinguir aparatos de reproducción de sonido.
Ahora bien, sólo será engañoso el signo si en cualquier caso imaginable de uso contiene una indicación incorrecta acerca de los productos o servicios a que se refiere.
"El carácter engañoso de una denominación no puede, en efecto, determinarse in vacuum: la denominación deberá considerarse engañosa tan sólo cuando proporcione información errónea con respecto al origen geográfico o la naturaleza y características del correspondiente producto o servicio" 15 .
3.5 Evidencia del engaño
Para que una indicación constituya un signo engañoso, el engaño debe ser evidente. No en el sentido de que no sea necesario un examen o una investigación sino que para la Autoridad con experiencia, ayudada de sus conocimientos técnicos, material de investigación e informaciones de otras fuentes usuales de información, sea evidente. No se requiere de investigaciones extensas y costosas en tiempo (por ejemplo encuestas de opinión del público).
3.6 Momento en que se determina el engaño
Para determinar si un signo es engañoso es importante el momento del registro – no el de la solicitud – ya que si durante el procedimiento del registro se subsana el engaño, el signo no debe ser rechazado.
3.7 Indicaciones susceptibles de producir engaño
La Sala considera que por excelencia son susceptibles de constituir signos engañosos los que dan la impresión de indicar características concretas o la procedencia geográfica del producto o del servicio al cual se aplican.
En el primer caso, el signo será engañoso cuando las verdaderas características del producto o servicio no correspondan con la imagen. A este respecto, debe determinarse primero – como ya se señaló – si las falsas características de los productos son capaces de llevar al engaño.
En el segundo caso, la denominación será engañosa si hace creer que los productos o servicios provienen de un origen geográfico que no corresponde.
Así, la denominación será engañosa si hace creer que los productos o servicios provienen de un origen geográfico que no corresponde. En consecuencia, no entran en la prohibición que se analiza aquellas indicaciones que son entendidas por el público como denominaciones de fantasía, ya sea porque no son reconocidas como indicaciones geográficas o porque en relación con los productos o servicios no se cree que provienen de ese lugar geográfico. Por ejemplo, en el Perú, existen registradas diversas marcas constituidas por nombres de lugares geográficos que el público no identifica como lugares típicos de producción de los productos que distinguen, tales como: FLORIDA 16 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE 17 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES 18 para distinguir cerveza o ALASKA 19 para helados. Dichas marcas no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican, constituyendo típicos casos de denominaciones geográficas aparentes.
De otro lado, indicaciones que no son geográficas pero son percibidas por el público como tales también caen bajo esta prohibición (por ejemplo expresiones que dan a entender que los productos provienen de un viñedo determinado, y éste en realidad no existe). En cambio, no hay engaño cuando las indicaciones geográficas se han convertido en denominaciones genéricas o descriptivas.
3.8 Aplicación al caso concreto
En el presente caso, tal como ya lo estableció la Sala en la Resolución N° 482-2004/TPI-INDECOPI de fecha 26 de mayo del 2004 20 , si bien la denominación WALITALY incluye la denominación ITALY (equivalente en el idioma inglés de la denominación ITALIA), ésta ha perdido su individualidad – a diferencia de lo manifestado por la Oficina de Signos Distintivos – al interior de dicha denominación, en la medida que la primera sílaba (I) de la denominación ITALY, se encuentra antecedida por la consonante L en la denominación WALITALY conformando la segunda sílaba (LI) de dicha denominación.
En tal sentido, el público consumidor percibirá la denominación WALITALY como una denominación de fantasía sin significado alguno.
En consecuencia, queda desvirtuada la posibilidad que el público consumidor asuma que los productos que pretende distinguir el signo solicitado provienen de Italia o tienen alguna vinculación con dicho país.
Por lo expuesto, debido a que la denominación WALITALY no constituye una indicación incorrecta que induzca a engaño al público consumidor, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486.
4. De las indicaciones geográficas 4.1 Marco conceptual
La denominación geográfica es el nombre con el que se designa a cualquier lugar del planeta, trátese de un continente, como Asia; de un país, como Francia; de una región, como Centroamérica; o de una ciudad, como Tokio. La denominación geográfica puede referirse a un fenómeno de la orografía, como el volcán Popocatépetl; un río, como el Amazonas; o un valle, como el de Loire 21 .
Una indicación geográfica 22 es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a factores locales específicos como el clima y el terreno. El hecho de que un signo desempeñe la función de indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la percepción que tengan de ese signo los consumidores. Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para una amplia gama de productos agrícolas como, por ejemplo, "Toscana" para el aceite de oliva producido en esa región italiana (indicación geográfica protegida, por ejemplo, en Italia, en virtud de la Ley N° 169 de 5 de febrero de 1992), o "Roquefort" para el queso producido en Francia (indicación protegida, por ejemplo, en la Unión Europea, en virtud del Reglamento CE N° 2081/92, y en los Estados Unidos, en virtud del registro de la marca de certificación US N° 571.798).
La utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Pueden asimismo servir para destacar las cualidades específicas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos conocimientos y tradiciones de fabricación concretos. El lugar de origen puede ser un pueblo o una ciudad, una región o un país. Un ejemplo es el término "Switzerland" (Suiza) o "Swiss" (suizo), considerado como indicación geográfica en numerosos países para productos fabricados en Suiza y, en particular, para relojes.
Una indicación geográfica hace referencia al lugar o región de producción que determina las cualidades específicas del producto originario de dicho lugar o región. Es importante que las cualidades y la reputación del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que dichas cualidades dependen del lugar de producción, cabe hablar de "vínculo" específico entre los productos y su lugar de producción original.
Los consumidores perciben las indicaciones geográficas como indicadores del origen y de la calidad de los productos. Muchas indicaciones geográficas han adquirido una reputación que, de no ser adecuadamente protegida, podría ser desvirtuada por empresas deshonestas. La utilización deshonesta de indicaciones geográficas por terceros no autorizados es perjudicial para los consumidores y los productores legítimos. Induce a engaño a los consumidores, que creen estar comprando un producto genuino con cualidades y características específicas, cuando en realidad se trata de una imitación sin valor. Perjudica asimismo a los productores, que pierden una parte importante de sus ganancias y ven mermada la reputación de sus productos.
Un término geográfico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse para indicar el lugar de procedencia del mismo deja de desempeñar la función de indicación geográfica. Cuando esta situación perdura durante un período considerable en un país determinado, los consumidores pueden llegar a identificar un término geográfico que designaba anteriormente el origen del producto (por ejemplo "Mostaza de Dijon" para designar un tipo de mostaza procedente de la ciudad francesa de Dijon) con un cierto tipo de mostaza, independientemente de su lugar de producción.
4.2 Contenido de la prohibición
De acuerdo al artículo 135 inciso l), no podrán registrarse como marcas los signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.
Las indicaciones geográficas se clasifican en denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, las cuales se encuentran reguladas en el Título XII (De las indicaciones Geográficas) de la Decisión 486.
Se entiende como denominación de origen a la indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos, y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce incluidos los factores naturales y humanos.
La denominación de origen es una indicación de procedencia y, por tanto, una denominación geográfica, que se aplica solamente a un tipo de producto de calidad y características determinadas tanto por la zona donde se produce como por quienes lo producen.
Se entiende por indicación de procedencia al nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, región, localidad o lugar determinado.
La indicación de procedencia es el uso de una denominación geográfica sobre un producto, indicando, sin más, el lugar de producción. Es la indicación del lugar geográfico de residencia del fabricante que se utiliza como complemento de la marca para dar a conocer dicha procedencia.
De acuerdo a lo expuesto por el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial N° 35-IP-98 23 , las indicaciones de procedencia consisten en signos o símbolos que, si bien no aluden de modo inmediato a una localidad o zona, suscitan en la mente del consumidor un proceso de asociación con una determinada localidad o zona geográfica. En cambio, las denominaciones de origen están constituidas por el nombre de un país, una región, localidad o sitio específico, que sirve para designar el origen de un bien, sus características y cualidades que se deben exclusiva o esencialmente al ambiente geográfico, o dicho de otro modo, a los factores naturales o humanos de esa región.
En este sentido, y siguiendo lo expuesto por el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial N° 35-IP-98, para que se configure la confusión a la que se refiere la norma bajo análisis, es necesario que concurran los siguientes presupuestos:
- Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que indirectamente designe un lugar geográfico determinado.
- Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos.
- Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.
De no darse alguno de los presupuestos anteriores, no podrá denegarse el registro del signo solicitado, ya que desaparecería o se enervaría el objeto que la norma pretende tutelar.
4.3 Aplicación al caso concreto
Teniendo en consideración lo establecido en el numeral 3.8 de la presente resolución, la denominación WALITALY (que conforma el signo solicitado) tampoco será percibida como una indicación de procedencia por parte del público consumidor, razón por la cual no se configura el supuesto de confusión previsto por la norma.
En consecuencia, dado que la denominación WALITALY no es una indicación geográfica susceptible de inducir a confusión al consumidor, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso l) de la Decisión 486.
5. Conclusión
En atención a lo anteriormente expuesto, el signo solicitado constituido por el logotipo rectangular conformado por la denominación WALITALY escrita en letras características y la representación estilizada de un accesorio para inodoro; conforme al modelo, para distinguir instalaciones para abastecimiento de agua y para fines sanitarios, partes y repuestos incluidos en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en los incisos i) y l) del artículo 135 de la Decisión 486.
No obstante lo anterior, cabe precisar que el signo solicitado está conformado además por las denominaciones JUEGO DE ACCESORIO PLASTICO PARA INODORO TANQUE BAJO y CALIDAD GARANTIZADA, tal como se aprecia a continuación:
Sin embargo, dichas denominaciones no han sido reivindicadas, por lo que no se establece derecho de exclusiva alguno sobre las mismas.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 12349-2004/OSD-INDECOPI de fecha 12 de octubre del 2004, en el extremo que denegó el registro del signo solicitado y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por el logotipo rectangular conformado por la denominación WALITALY escrita en letras características y la representación estilizada de un accesorio para inodoro; conforme al modelo, solicitado por Su Jie Bin (China), para distinguir instalaciones para abastecimiento de agua y para fines sanitarios, partes y repuestos incluidos en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
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1 Artículo 129.- “No podrán registrarse como marcas los signos que (…): h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas; (…)”.
2 Artículo 130.- “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…)”.
3 Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…)”.
4 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.
5 Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
6 Cabe precisar que en el Informe de antecedentes de la resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos se señaló que Sanifer S.A.C. basó su oposición en el registro de la siguiente marca de producto registrada en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial:
Asimismo, se señaló que actualmente, dicha empresa es titular de las siguientes marcas de producto registradas en la clase 11 de la Nomenclatura Oficial:
7 El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16.
8 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (…).
9 Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (….).
10 Ver nota 3.
11 Ver nota 1.
12 Si bien dicha interpretación se realizó cuando se encontraba vigente la Decisión 344, resulta relevante referirse a ella, debido a que el artículo 82 inciso h) de la Decisión 344, al cual interpreta, es muy similar al artículo 135 inciso i) de la Decisión 486.
13 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 40 del 16 de mayo de 1997, p. 39.
14 Sobre la interpretación del artículo 82 inciso h) de la Decisión 344, la cual es relevante, ya que el contenido de dicha norma es muy similar al del artículo 135 inciso i) de la Decisión 486. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 416 del 15 de marzo de 1999, p. 24.
15 Fernández-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p. 145.
16 Certificados N°s 4162, 16688, 8337, 3236, 26720.
17 Certificado N° 39267.
18 Certificado N° 28519.
19 Certificados N°s 12009, 25619.
20 Recaída en el expediente N° 174026-2003, sobre la acción de nulidad contra el certificado de registro N° 66676, referido a la marca WALITALY, registrada a favor de Su Jie Bin.
21 Horacio Rangel Ortiz, Las denominaciones de origen, en Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, 1º Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial organizado por la OMPI y el INDECOPI, Lima 1996, pp. 211 y ss.
22 Información extraída de la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI en el apartado “La Propiedad Industrial. Acerca de la propiedad intelectual. Indicaciones Geográficas” en: http://www.wipo.int/about-ip/es/about_geographical_ind.html.
23 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h); 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por el Sr. Alfredo Cybulkiewicz Oviedo, contra el acto denegatorio del registro del signo "GLEN SIMON", para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional No. 33; e interpretación de oficio de los artículos 82 literal i), 93 y 113, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. (Proceso Interno No. 4467). Del 30 de octubre de 1998.