La determinación del riesgo de confusión entre los signos es una facultad discrecional de la Sala, la cual tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto.
RESOLUCIÓN N° 0299-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 179372-2003 acumulado al 182756-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE N º 179372-2003
SOLICITANTE : UNILEVER N.V.
OPOSITORA : JAFER LIMITED
Oposición andina - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
EXPEDIENTE N º 182756-2003
SOLICITANTE : JAFER LIMITED
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, veintitrés de marzo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 30 de abril del 2003, en el expediente N º 179372-2003, Unilever N.V. (Reino de los Países Bajos) solicitó el registro de la marca de producto ADRENALINE, para distinguir jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; colonias, agua de tocador, perfumes en aerosol para el cuerpo; aceites, cremas y lociones para la piel; espuma de afeitar; gel de afeitar, lociones para antes y después de afeitar, talcos; preparaciones para el baño en tina y en ducha; lociones capilares; dentífricos; enjuagues bucales no medicados; desodorantes; antitranspirantes para uso personal; preparaciones de tocador no medicadas, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 16 de junio del 2003, Jafer Limited (Bermuda) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular en diversos países de la Comunidad Andina de la marca ADRENALINE YANBAL, para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, por lo que cuenta con legítimo interés para formular oposición. Su derecho de exclusiva andino comprende el término ADRENALINE que es idéntico fonéticamente al signo ADRENALINE que conforma el signo solicitado.
(i) Ha solicitado el registro de la marca ADRENALINE YANBAL, bajo expediente N º 182756-2003, para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, que si bien es de fecha posterior a la presente solicitud de registro, ha sido presentada en ejecución de lo señalado por el artículo 147 de la Decisión 486.
(ii) Su solicitud de la marca ADRENALINE YANBAL goza de prelación andina recogida por el artículo 147 de la Decisión 486, frente a la presente solicitud, toda vez que establece que el primer solicitante o titular de la marca en algún país miembro de la Comunidad Andina debe solicitarla a registro en el país en donde formula oposición para acreditar su interés real en dicho mercado. La prelación andina tiene como finalidad evitar la multiplicidad de registros andinos de un signo similar a favor de diversos titulares, salvo que pudiera afectar derechos de terceros ya válidamente otorgados.
(iv) Posee un derecho de exclusiva válido y vigente sobre la marca de producto ADRENALINE YANBAL, registrada en Bolivia, el cual es anterior al derecho expectaticio que la solicitante posee a través de la presente solicitud para un signo similar y confundible como es ADRENALINE.
(v) El signo solicitado es fonética, gráfica y conceptualmente similar y confundible con su marca ADRENALINE YANBAL, toda vez que el consumidor no podrá recordar con claridad si la marca de su preferencia era ADRENALINE YANBAL o simplemente ADRENALINE; los signos están destinados a proteger productos de la misma clase, produciéndose un supuesto de confusión directa. Además, su marca ADRENALINE constituye una denominación evocativa/sugestiva, incluso podría decirse que es débil, por lo que de otorgarse el registro del signo solicitado, se podría generar confusión en el mercado, induciendo a error a los consumidores al momento de elegir el producto de su preferencia.
(vi) Los signos son semejantes gráfica y fonéticamente, pues el signo solicitado está totalmente contenido en la marca registrada, siendo la única diferencia la presencia del house mark de su empresa YANBAL, que el consumidor podría pensar que se trata de un error y no será capaz de diferenciar el distinto origen empresarial de los productos. La semejanza se presenta por la identidad o semejanza entre el signo solicitado y su marca y porque los productos para los cuales se solicita el registro son idénticos a los protegidos con su marca registrada.
(vii) Fundamentó su oposición en los artículos 147 y 136 inciso a) de la Decisión 486 y adjuntó copia del certificado de registro de la marca ADRENALINE YANBAL en Bolivia y la copia de la solicitud de la denominación ADRENALINE YANBAL tramitada bajo expediente N º 182756-2003.
Con fecha 23 de julio del 2003, Unilever N.V. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) La Resolución N º 289-2003/TPI-INDECOPI de fecha 17 de marzo del 2003 señaló que a pesar que existen algunas características propias en los signos AXE ADRENALINE y ADRENALINE UNIQUE, básicamente la presencia de las expresiones AXE y UNIQUE, al no existir en el Perú ninguna otra marca compuesta por la expresión ADRENALINE, se determina que el signo solicitado en dicho expediente, va a ser asociado por el consumidor con la marca de su empresa AXE ADRENALINE, indicando también que se trata de una expresión arbitraria o de fantasía respecto a los productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
(i) Tácitamente se le reconoce a su empresa el derecho exclusivo al uso de la expresión ADRENALINE, por lo que no se le puede reconocer a ninguna otra persona un mejor derecho para el uso de tal expresión, por lo que la opositora no puede oponerse válidamente al registro del signo solicitado legítimamente por su empresa alegando un derecho reconocido en Bolivia con anterioridad a la presente solicitud de registro, es decir, la marca ADRENALINE YANBAL concedida el 23 de agosto del 2000, por el simple hecho que la marca AXE ADRENALINE fue otorgada cuatro años antes.
(ii) Si bien es cierto que el artículo 147 de la Decisión 486 permite presentar oposiciones en base a otras marcas previamente registradas en otros países andinos, ese derecho no es absoluto y admite diversas excepciones. Precisamente, una de las excepciones es que no se podrá reconocer mejor derecho sobre una marca registrada en un país andino en referencia a un signo solicitado en otro país, si en el país donde se presenta la oposición, existen otros derechos del mismo solicitante más antiguos a la marca sobre la cual se formula oposición, tal es el caso de su marca AXE ADRENALINE, registrada en el Perú desde el 31 de julio de 1996.
(iv) Es su empresa y no la opositora quien tiene mejor derecho a utilizar en el Perú la expresión ADRENALINE.
(v) Considera que la marca ADRENALINE YANBAL, otorgada en Bolivia, no solamente es muy cuestionable, sino que no puede ser válidamente utilizada en el Perú sin causar confusión en el consumidor respecto al origen de los productos.
(vi) El Tribunal ya ha reconocido la incompatibilidad en el registro y en consecuencia, en el uso de la marca ADRENALINE UNIQUE por la previa existencia de la marca AXE ADRENALINE, siendo evidente que no puede importarse ni comercializarse productos provenientes de Bolivia distinguidos con la marca ADRENALINE YANBAL, pues también resultarían confundibles con su marca AXE ADRENALINE, por lo que de encontrarse en el comercio con productos importados de Bolivia pertenecientes a la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, distinguidos con la marca ADRENALINE YANBAL, su empresa tendría todo el derecho de interponer una infracción contra el uso y/o comercialización de tales productos, alegando que se estaría transgrediendo sus derechos sobre la marca AXE ADRENALINE.
(vii) La marca boliviana ADRENALINE YANBAL no puede ser protegida efectivamente en el Perú e inclusive en su país de origen es cuestionable y susceptible de nulidad.
(vii) Si bien es cierto que la opositora basa su acción en el certificado de la marca ADRENALINE YANBAL, dicha marca puede ser cancelada, pues no se ha utilizado en los tres años anteriores, por lo que al cancelarse la marca base de la oposición, se extinguirán todos los derechos exclusivos de la opositora.
(ix) La opositora intentó la cancelación de su marca AXE ADRENALINE, tramitada bajo expediente N º 123806-2001, la cual fue declarada infundada por la Oficina de Signos Distintivos y por la Sala de Propiedad Intelectual.
(x) Al ser titular de la marca AXE ADRENALINE tiene todo el derecho de obtener el registro de la denominación ADRENALINE, que constituye un signo derivado de su marca registrada.
(xi) La opositora tiene por costumbre registrar signos que resultan similares y confundibles a derechos de terceros, como se aprecia en los expedientes N º 167927 y 177823 en trámite. Cabe recordar que, la marca UNIQUE de la opositora se inspiró, en la marca CLINIQUE de su empresa, tanto en su aspecto denominativo como gráfico, además la opositora ha solicitado diversos registros que asemejan marcas muy conocidas, las cuales mencionó.
(xii) El signo ADRENALINE YANBAL solicitado por la opositora será denegado, en base a los mejores derechos que su empresa tiene en el Perú y en la Comunidad Andina sobre su marca AXE ADRENALINE, así como en base a la presente solicitud N º 179372-2003, sobre registro de la marca ADRENALINE.
(xii) No es exacto lo señalado por la opositora al expresar que la solicitud N º 182756-2003 goza de prelación andina, conforme lo reconoce el artículo 147 de la Decisión 486, interpreta que por el hecho de tener registrada en Bolivia la marca ADRENALINE YANBAL, su solicitud peruana debe considerarse presentada con anterioridad a la presente solicitud de registro, lo que es erróneo, ya que la opositora no tiene dos derechos para oponerse, solamente tiene un derecho para formular oposición, su registro boliviano. En ninguna parte del artículo 147 de la Decisión 486 se señala que a la solicitud que se presenta para acreditar interés real, se le deba de considerar con fecha anterior a la solicitud en base al registro andino.
Con fecha 26 de agosto del 2003, Jafer Limited señaló lo siguiente:
(i) En la resolución N º 289-2003/TPI-INDECOPI se aprecia que la solicitante no tiene ningún derecho de exclusiva sobre el término ADRENALINE, solamente se establece el riesgo de confusión entre los signos ADRENALINE UNIQUE y AXE ADRENALINE, en mérito a que comparten el término ADRENALINE, que no se encuentra registrado a favor de ninguna otra empresa en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. El único derecho de exclusiva del que goza la solicitante es sobre el signo AXE ADRENALINE y no sobre ADRENALINE.
(i) Se debe tener en cuenta que en el expediente N º 123803-2001, tanto la Oficina de Signos Distintivos como la Sala de Propiedad Intelectual establecieron que los signos AXE ADRENALINE y ADRENALINE UNIQUE eran semejantes y confundibles, por lo que ese mismo criterio debe ser aplicado para el caso de los signos ADRENALINE y ADRENALINE YANBAL, decretando su semejanza y confundibilidad. Además, siendo su empresa titular de un derecho anterior en Bolivia, la presente solicitud debe ser denegada.
(ii) Ha formulado oposición en mérito a lo establecido por el artículo 147 de la Decisión 486, tratándose de signos idénticos ADRENALINE y ADRENALINE YANBAL que distinguen los mismos productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, por lo que siendo su registro andino definitivo y anterior al derecho expectaticio de la presente solicitud, se debe denegar el signo solicitado.
(iv) La solicitante no puede calificar su registro boliviano como cuestionable, pues se cumplieron con todos los requisitos exigidos por ley para registrarse como marca y la solicitante no formuló oposición en su oportunidad. Asimismo, la solicitante no tiene derecho alguno en Bolivia que lo faculte a interponer una acción de nulidad en contra de su registro base de la oposición.
(v) Las afirmaciones de la solicitante, en el sentido que su empresa registra signos similares y confundibles a derechos de terceros, son falsas, ajenas al proceso y demuestran la falta de argumentos legales que desvirtúen su oposición, debiendo tenerse en cuenta que la presentación de una solicitud de registro no constituye un acto de mala fe, simplemente está haciendo ejercicio regular de un derecho.
(vi) La solicitud N º 182756-2003 ha sido presentada a fin de acreditar legítimo interés en la oposición materia del presente expediente.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 15 de setiembre del 2003, Unilever N.V. manifestó lo siguiente:
(i) Si el signo solicitado ADRENALINE UNIQUE resultó incompatible con el registro de su marca AXE ADRENALINE, siendo obvio que cualquier otro signo que esté conformado por la expresión ADRENALINE, resultará susceptible de confusión indirecta con su marca registrada. En la citada resolución, se señaló que pese a que los signos producen una impresión diferente, la presencia del término ADRENALINE en el signo solicitado, al ser una expresión arbitraria y que no se encontraba en ninguna otra marca registrada en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, resultaba suficiente para determinar la existencia de confusión indirecta.
(i) Las consideraciones del Tribunal no determinan la incompatibilidad por similitud entre la marca boliviana ADRENALINE YANBAL y el signo ADRENALINE solicitado por su empresa.
(ii) Es obvio que los signos ADRENALINE y ADRENALINE YANBAL no son idénticos como señala la opositora.
(iv) Su empresa tiene un mejor y anterior derecho por efecto del registro en el Perú de su marca AXE ADRENALINE.
(v) No perjudica el honor e imagen de la empresa opositora, pues es en base a la existencia de hechos que considera que en forma sistemática la opositora ha formado diversos signos tomando en cuenta marcas famosas previamente registradas.
Con fecha 16 de junio del 2003, en el expediente N º 182756-2003, Jafer Limited (Bermuda) solicitó el registro de la marca ADRENALINE YANBAL, para distinguir perfumería en general, tales como fragancias, aguas de tocador, aguas de colonia, loción para después de afeitarse, cremas y bálsamos para la cara, cosméticos, maquillaje en general, y en especial, sombras para ojos, lápiz de labios, delineador, rubor, alargador de pestañas, lociones para el cuerpo, pies, manos y cara, cremas para las manos, pies, cara y cuerpo, jabones, aceites esenciales, sales para el baño, desodorantes para el cuerpo, talcos, esmaltes, barnices para las uñas, champúes, reacondicionadores para el cabello, sprays, mousses y bálsamos para el peinado y cuidado del cabello, lociones para el cabello, protectores y bronceadores solares, cremas cosméticas y reductoras para la cara, manos, brazos, cuerpo, pies, preparaciones cosméticas para el adelgazamiento, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante proveído de fecha 24 de marzo del 2004, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la acumulación de expedientes es procedente cuando se acredite la vinculación de procedimientos seguidos entre las mismas partes, siempre que la resolución de uno de los procedimientos sea condición de la resolución de otro. En tal sentido, la Oficina de Signos Distintivos dispuso acumular de oficio el expediente N º 182756-2003 al expediente N º 179372-2003, dada la conexión existente entre ellos.
Mediante Resolución N º 12633-2004/OSD-INDECOPI de fecha 19 de octubre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Jafer Limited y otorgó el registro del signo ADRENALINE solicitado por Unilever N.V. (expediente N º 179372-2003) y denegó el registro del signo ADRENALINE YANBAL solicitado por Jafer Limited (expediente N º 182756-2003). Consideró lo siguiente:
A. Respecto a la solicitud de registro de la marca ADRENALINE (expediente N º 179372-2003)
(i) Artículo 147 de la Decisión 486.
- Jafer Limited sustenta su oposición en la titularidad de la marca ADRENALINE YANBAL en Bolivia, registrada bajo certificado N º 81097, para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
- La opositora ha presentado copia de un certificado otorgado por el Ministerio de Desarrollo Económico de Bolivia, del cual se desprende que es titular en dicho país de la marca ADRENALINE YANBAL, para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N º 81097-C, vigente hasta el 23 de agosto del 2010.
- Se ha verificado que la opositora ha cumplido con acreditar su interés real en el mercado peruano, habiendo presentado para tal efecto la solicitud de registro en nuestro país de la misma marca ADRENALINE YANBAL, tramitada bajo expediente N º 182756-2003, para distinguir diversos productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, por lo que corresponde determinar si existe riesgo de confusión entre la marca mencionada y el signo solicitado.
- Si bien la solicitante ha señalado que la marca no ha sido usada en el mercado por la opositora, no existe disposición alguna que imponga o establezca la obligación del uso de la marca por su titular, para que ésta goce de protección por lo que resulta irrelevante dicho argumento en el presente caso.
- Asimismo, si bien la solicitante alegó que el registro de la marca de la opositora no debió otorgarse, en el presente caso no corresponde analizar la validez del registro de dicha marca, sin perjuicio de lo cual, la empresa solicitante tiene la facultad de hacer valer sus argumentos en la vía correspondientes ante la autoridad boliviana competente.
(ii) Riesgo de confusión
- La marca registrada a favor de la opositora en Bolivia distingue algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, tales como: jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos.
- El signo solicitado ADRENALINE y la marca registrada ADRENALINE YANBAL son similares debido a la presencia en ambos signos de la denominación ADRENALINE que constituye el único elemento que conforma el signo solicitado.
- Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, conforme se aprecia del Informe de antecedentes, la solicitante ya es titular de la marca denominativa AXE ADRENALINE desde el 31 de julio de 1996, para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, por lo que ostenta derechos de exclusiva sobre dicha marca con anterioridad a la solicitud de la marca de la opositora en Bolivia.
- Si bien existe identidad entre algunos de los productos a distinguir, así como semejanza entre los signos en cuestión, el registro del signo solicitado no causaría riesgo de confusión en el público consumidor, puesto que dicho signo resulta ser una variación de la marca AXE ADRENALINE, en la cual la denominación ADRENALINE no ha perdido su individualidad. Así, al apreciar en el mercado a la marca compuesta únicamente por la denominación ADRENALINE, el consumidor la vinculará directamente al origen empresarial de la solicitante.
- En consecuencia, en el presente caso no resulta de aplicación la prohibición del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada la oposición de Jafer Limited.
B. Respecto a la solicitud de registro de la marca ADRENALINE YANBAL (expediente N º 182756-2003)
(iii) Ha verificado que se encuentra registrada la marca AXE ADRENALINE, inscrita bajo certificado N º 28009, a favor de Unilever N.V. para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, la mencionada empresa, ha solicitado mediante expediente N º 179372-2003 acumulado con el presente expediente, la marca ADRENALINE, la que se ha otorgado a su favor.
(iv) En consecuencia, corresponde evaluar el riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas mencionadas.
(v) El signo solicitado pretende distinguir una serie de artículos que distinguen a su vez las marcas AXE ADRENALINE y ADRENALINE, como son: jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
(vi) El signo solicitado ADRENALINE YANBAL y la marca ADRENALINE solicitada con anterioridad, resultan similares en virtud de las consideraciones dispuestas en el punto 2.1.2.2. de la presente resolución.
(vii) El signo solicitado ADRENALINE YANBAL y la marca registrada AXE ADRENALINE comparten la denominación ADRENALINE, que no forma parte de marcas registradas en la misma clase a favor de otros titulares, lo que podría inducir a confusión al público consumidor, ya que dicha partícula no ha perdido su individualidad en la conformación de los signos.
(viii) Si bien los signos difieren en sus partículas restantes, ello no logra eliminar cualquier posibilidad de confusión, ya que la inclusión de la misma denominación ADRENALINE, podría inducir al consumidor a considerar que ambos signos provienen del mismo origen empresarial.
(ix) En consecuencia, dada la similitud de los signos, así como la identidad de los productos, existe riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
(x) Si bien Unilever N.V. no formuló oposición a la presente solicitud de registro, se debe tener en cuenta que el objetivo de las normas de propiedad industrial no sólo es proteger el interés económico de los empresarios, sino también el interés general de los consumidores.
Con fecha 4 de noviembre del 2004, Jafer Limited interpuso recurso de apelación manifestando que:
(i) Para la Oficina de Signos Distintivos el signo solicitado es semejante y confundible con la marca registrada ADRENALINE YANBAL, por lo que se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, sin embargo, pese a hallar al signo solicitado ADRENALINE semejante y confundible con su marca registrada, vulnera lo establecido en la Decisión 486, declarando infundada la oposición y otorgando el registro del signo solicitado ADRENALINE.
(i) Para la Oficina de Signos Distintivos el signo solicitado ADRENALINE es una variación de la marca AXE ADRENALINE, con lo cual pretende ampliar el derecho de Unilever N.V. sobre el signo AXE ADRENALINE, sin considerar que el signo solicitado es semejante y confundible con su marca registrada ADRENALINE YANBAL.
(ii) Se debe tener en cuenta que cada registro de marca debe ser analizado independientemente, sin tener en consideración las marcas ya registradas, por lo que la Oficina de Signos Distintivos debió denegar el registro del signo ADRENALINE.
(iv) Tanto en Colombia, Venezuela como en Ecuador, la marca AXE ADRENALINE coexiste con la marca ADRENALINE YANBAL sin generar ningún tipo de confusión.
(v) La Oficina de Signos Distintivos se equivoca cuando señala que el signo ADRENALINE YANBAL es semejante y confundible con el signo AXE ADRENALINE, ya que está demostrada la coexistencia pacífica desde hace varios años en Colombia, Venezuela y Ecuador.
(vi) En el signo solicitado por su empresa ADRENALINE YANBAL, el elemento que determina la impresión en conjunto es la denominación YANBAL, pues goza de un amplio reconocimiento por parte de los consumidores, quienes la identificación no sólo con un producto procesado pro su empresa, sino que además la identifican con una marca que distingue productos de gran calidad.
(vii) Por su parte en el signo AXE ADRENALINE será el término AXE el elemento denominativo predominante y como tal el que indica el origen empresarial. En tal sentido, serán YANBAL y AXE los que constituyen los elementos determinantes que fijen la impresión en conjunto de las marcas y el que indique el origen empresarial, en ningún caso es ADRENALINE el empleado para indicar el origen empresarial.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 4 de enero del 2005, Unilever N.V. absolvió el traslado del recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente:
(i) La empresa Jafer Limited se ha limitado a reiterar los argumentos expuestos ante la Primera Instancia, no aportando elementos de juicio que permitan desvirtuar los fundamentos de la resolución impugnada, la cual ha sido emitida conforme a ley.
(ii) Al no existir en el Perú ninguna otra marca perteneciente a un tercero que presente en su conformación la expresión ADRENALINE, su empresa goza de derechos preferenciales y exclusivos sobre el término ADRENALINE en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, de lo cual se infiere que el signo solicitado ADRENALINE va a ser necesariamente asociado por el público consumidor peruano con la marca AXE ADRENALINE previamente registrada en la clase.
(iii) La coexistencia alegada por Jafer Limited no obliga en lo absoluto a las autoridades peruanas a resolver en los mismos términos. Además, el hecho que dos signos coexistan en otros países, no significa que tengan que coexistir también en el Perú, pues se debe considerar otros signos que se encuentren registrados en la clase pertinente y el carácter novedoso o no del signo solicitado. En tal sentido, la coexistencia de los signos AXE ADRENALINE y ADRENALINE YANBAL es irrelevante en el presente procedimiento.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado ADRENALINE y la marca ADRENALINE YANBAL registrada en Bolivia a favor de Jafer Limited.
b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado ADRENALINE YANBAL y el signo ADRENALINE y la marca registrada AXE ADRENALINE.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Jafer Limited es titular en Bolivia de la marca de producto ADRENALINE YANBAL, que distingue preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, registrado el 23 de agosto del 2000, inscrita bajo certificado N º 81097-C, vigente hasta el 23 de agosto del 2010.
b) Unilever N.V. es titular de la marca de producto AXE ADRENALINE, que distingue jabones; perfumes, colonias, agua de tocador, aceites esenciales, cosméticos; preparaciones de tocador no medicadas; cremas y lociones para la piel, preparaciones para baño de tina y baño de ducha, polvos de talco; preparaciones para el cabello, dentífricos; anti-transpirantes, desodorantes para uso personal, excluyendo detergentes, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 28009, vigente hasta el 31 de julio del 2006.
c) No se encuentran registradas en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, otras marcas que contengan el término ADRENALINE en su conformación.
d) Mediante Resolución N º 1455-2000/TPI-INDECOPI de fecha 21 de noviembre del 2000, recaída en el expediente N º 9993179, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N º 7382-2000/OSD-INDECOPI de fecha 22 de junio del 2000, que denegó de oficio el registro de la marca de producto ADRENALINE UNIQUE solicitado por Jafer Limited para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, por considerarlo confundible con la marca AXE ADRENALINE, registrada a favor de Unilever N.V.
e) Mediante Resolución N º 289-2003/TPI-INDECOPI de fecha 17 de marzo del 2003, recaída en el expediente N º 123803-2001 acumulado al 123806-2001, la Sala de Propiedad Intelectual:
- Confirmó la Resolución N º 9758-2002/OSD-INDECOPI de fecha 5 de setiembre del 2002, en el extremo que declaró INFUNDADA la acción de cancelación de la marca de producto AXE ADRENALINE, inscrita bajo certificado N º 28009 a favor de Unilever N.V., para distinguir jabones; perfumes, colonias, agua de tocador, aceites esenciales, cosméticos; preparaciones de tocador no medicadas; cremas y lociones para la piel, preparaciones para baño de tina y baño de ducha, polvos de talco; preparaciones para el cabello, dentífricos; anti-transpirantes, desodorantes para uso personal, excluyendo detergentes, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, interpuesta por Jafer Limited.
- Confirmó la Resolución N º 9758-2002/OSD-INDECOPI de fecha 5 de setiembre del 2002, en el extremo que declaró fundada la oposición formulada por Unilever N.V. y denegó el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular de color rojo (Pantone Warm Red C) conteniendo en su parte central la denominación ADRENALINE escrita en letras características de color blanco sobre una elipse de color anaranjado (Pantone 1505 C) en degradé y la denominación UNIQUE escrita en letras anaranjadas, según modelo, solicitado por Jafer Limited.
A. Solicitud de registro de la marca de producto ADRENALINE (Expediente N º 179372-2003)
2. Oposición andina
2.1 Marco legal
El artículo 147 1 de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, precisando que, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponer la misma.
En efecto, dado que la nueva Decisión Andina exige acreditar un interés real de incursionar en el mercado del país donde se pretenda hacer valer el derecho, en este caso, en el mercado peruano, como condición para dar trámite a las oposiciones andinas, constituye una exigencia para que se admita dentro del Estado peruano la legitimidad del derecho adquirido en otro País Miembro.
2.2 Aplicación al caso concreto
Jafer Limited formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca de producto ADRENALINE en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, solicitada por Unilever N.V., sustentándola en la marca ADRENALINE YANBAL (registrada en Bolivia en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, bajo certificado N° 81097-C).
Por lo anterior, Jafer Limited cumplió con demostrar que cuenta con legítimo interés para formular oposición a la presente solicitud de registro, al haber acreditado que es titular en Bolivia de la marca en la cual basó su oposición.
Asimismo, con fecha 16 de junio del 2003, Jafer Limited ha solicitado en el Perú, bajo expediente N° 182756-2003, el registro de la marca de producto ADRENALINE YANBAL, para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
En consecuencia, Jafer Limited ha acreditado su interés real de incursionar en el mercado local con el signo ADRENALINE YANBAL, en base al cual sustentó su oposición andina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486.
3. Determinación del riesgo de confusión
No obstante que el alcance de la protección registral de las marcas se encuentra estrechamente ligado al principio de territorialidad, el cual subyace a todo el sistema de marcas andino y nacional y señala los alcances del derecho adquirido en virtud del registro o, en su caso, de la solicitud anterior; el examen de las solicitudes de registro de marcas que afecten indebidamente un derecho de tercero sobre una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, adquirido en alguno de los Países Miembros, debe efectuarse a la luz de los criterios establecidos en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, referido a la prohibición de registro como marca de los signos que sean semejantes a una marca registrada o solicitada con anterioridad 3 .
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 4 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 5 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 7 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 8 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 9 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación de los criterios establecidos en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva
El signo solicitado pretende distinguir jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; colonias, agua de tocador, perfumes en aerosol para el cuerpo; aceites, cremas y lociones para la piel; espuma de afeitar; gel de afeitar, lociones para antes y después de afeitar, talcos; preparaciones para el baño en tina y en ducha; lociones capilares; dentífricos; enjuagues bucales no medicados; desodorantes; antitranspirantes para uso personal; preparaciones de tocador no medicadas, mientras que la marca registrada en Bolivia distingue preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.
Al respecto se aprecia que algunos de los productos que distinguen los signos son los mismos (jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; lociones capilares/lociones para el cabello; dentífricos).
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 10 y 76-IP-2000 11 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los productos como perfumería, cosméticos, y lociones, ya que están relacionados con el cuidado personal y cuidado de la piel y la belleza de la persona, se presume que el consumidor prestará un grado de atención mayor al normal al momento de elegir un producto determinado y en muchos casos se guiará por la opinión de otras personas o por las experiencias satisfactorias que haya tenido.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Previamente al examen comparativo, cabe señalar que no por el hecho que una marca contenga un término de otra, ambas sean confundibles entre sí. Esta circunstancia resulta irrelevante para el examen, ya que lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Por lo general, ésta se produce si el término que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al otro son irregistrables o no le otorgan la distintividad requerida.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado ADRENALINE y la marca registrada ADRENALINE YANBAL, desde el punto de vista fonético, se aprecia que si bien los signos comparten el término ADRENALINE, la presencia del término YANBAL en la marca registrada, determina que en conjunto presenten una pronunciación y entonación diferente.
Desde el punto de vista gráfico, se advierte que si bien los signos comparten el término ADRENALINE, la presencia del término YANBAL en la marca registrada determina que vistos en su conjunto, produzcan una impresión visual diferente.
Desde el punto de vista conceptual, la denominación ADRENALINE 12 será asociada por el público consumidor a la palabra en español ADRENALINA.
3.3 Riesgo de confusión
En el presente caso, conforme se aprecia del Informe de antecedentes, Unilever N.V. es titular de la marca AXE ADRENALINE desde el 31 de julio de 1996, para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, y además, no existen registradas a favor de terceros otras marcas que contengan el término ADRENALINE en su conformación, por lo que se puede considerar que el signo solicitado ADRENALINE constituye una variación de dicha marca registrada.
Por las consideraciones expuestas, a pesar de la existencia de identidad entre algunos de los productos que distinguen los signos, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, y teniendo en consideración que Unilever N.V. es titular de la marca de producto AXE ADRENALINE (certificado N º 28009), inscrita desde el 31 de julio de 1996, con anterioridad al registro de la marca ADRENALINE YANBAL a favor de la opositora en Bolivia (23 de agosto del 2000), en la clase 3 de la Nomenclatura, se determina que es posible acceder al registro del signo solicitado sin riesgo de inducir a confusión en el consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado ADRENALINE no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que corresponde su acceso a registro.
B.Solicitud de registro de la marca de producto ADRENALINE YANBAL (Expediente N º 182756-2003)
4. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 13 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 14 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 15 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 16 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 17 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión.
Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-200 0 18 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
4.1 Similitud o conexión competitiva
a) Entre el signo solicitado ADRENALINE YANBAL y la marca ADRENALINE
En el presente caso, algunos de los productos, tales como perfumería en general/perfumería, jabones, aceites esenciales, cosméticos, agua de tocador, lociones para el cabello/lociones capilares, que distinguen los signos son los mismos.
b) Entre el signo solicitado ADRENALINE YANBAL y la marca registrada AXE ADRENALINE
En el presente caso, algunos de los productos que distinguen los signos, tales como perfumería en general/perfumería, agua de tocador, cosméticos, aceites esenciales, jabones, son los mismos.
4.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 19 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N° 55-IP-2000 20 y 76-IP-2000 21 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los productos como perfumería, cosméticos, y lociones, ya que están relacionados con el cuidado personal y cuidado de la piel y la belleza de la persona, se presume que el consumidor prestará un grado de atención mayor al normal al momento de elegir un producto determinado y en muchos casos se guiará por la opinión de otras personas o por las experiencias satisfactorias que haya tenido.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Previamente al examen comparativo, cabe señalar que no por el hecho que una marca contenga un término de otra, ambas sean confundibles entre sí. Esta circunstancia resulta irrelevante para el examen, ya que lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Por lo general, ésta se produce si el término que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al otro son irregistrables o no le otorgan la distintividad requerida.
Realizado el examen comparativo entre:
a) El signo solicitado ADRENALINE YANBAL y la marca ADRENALINE
Desde el punto de vista fonético, se aprecia que si bien los signos comparten el término ADRENALINE, la presencia del término YANBAL en el signo solicitado, determina que en conjunto presenten una pronunciación y entonación diferente.
Desde el punto de vista gráfico, se advierte que si bien los signos comparten el término ADRENALINE, la presencia del término YANBAL en el signo solicitado, determina que vistos en su conjunto, produzcan una impresión visual diferente.
Desde el punto de vista conceptual, la denominación ADRENALINE 22 será asociada por el público consumidor a la palabra en español ADRENALINA.
b) Entre el signo solicitado ADRENALINE YANBAL y la marca AXE ADRENALINE
Desde el punto de vista fonético, se aprecia que si bien los signos comparten el término ADRENALINE, la presencia de los términos YANBAL en el signo solicitado y AXE en la marca registrada, determina que en conjunto presenten una pronunciación y entonación diferente.
Desde el punto de vista gráfico, se advierte que si bien los signos comparten el término ADRENALINE, la presencia de los términos YANBAL en el signo solicitado y AXE en la marca registrada, determina que vistos en su conjunto produzcan una impresión visual diferente.
Desde el punto de vista conceptual, la denominación ADRENALINE 23 será asociada por el público consumidor a la palabra en español ADRENALINA. Cabe precisar que el término AXE 24 , que forma parte de la marca registrada al ser un término en idioma inglés poco conocido, por la mayoría del público consumidor será considerado como un término de fantasía.
4.3 Riesgo de confusión
La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor, aun diferenciando claramente los productos o servicios, podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por su titular o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.
En virtud de las consideraciones anteriores, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas que presentan los signos en cuestión, el hecho que: (i) exista identidad entre algunos de los productos que distinguen los signos; (ii) compartan la denominación ADRENALINE, que constituye un término arbitrario o de fantasía y que no se encuentra presente en otras marcas registradas a favor de terceros en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial; constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que se podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de las marcas registradas ADRENALINE y AXE ADRENALINE, o una nueva línea de los productos distinguidos con ellas, o aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones entre las empresas.
En consecuencia, el signo solicitado ADRENALINE YANBAL se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que no procede acceder a su registro.
5. Coexistencia de marcas registradas
Jafer Limited manifestó que tanto en Colombia y Venezuela como en Ecuador, la marca AXE ADRENALINE coexiste con la marca ADRENALINE YANBAL sin generar ningún tipo de confusión.
Al respecto, cabe señalar que la mencionada empresa no debe deducir de dicha coexistencia que tiene un derecho adquirido, o que el signo solicitado obligatoriamente deba acceder al registro en el Perú, pues para ello deberá cumplir con los requisitos de registrabilidad establecidos por la legislación peruana y comunitaria.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la determinación del riesgo de confusión entre los signos es una facultad discrecional de la Sala, la cual tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N º 12633-2004/OSD-INDECOPI de fecha 19 de octubre del 2004 y, en consecuencia:
Primero.- OTORGAR el registro de la marca de producto ADRENALINE, solicitado por Unilever N.V., para distinguir jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; colonias, agua de tocador, perfumes en aerosol para el cuerpo; aceites, cremas y lociones para la piel; espuma de afeitar; gel de afeitar, lociones para antes y después de afeitar, talcos; preparaciones para el baño en tina y en ducha; lociones capilares; dentífricos; enjuagues bucales no medicados; desodorantes; antitranspirantes para uso personal; preparaciones de tocador no medicadas, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial (expediente N º 179372-2003).
Segundo.- DENEGAR el registro de la marca de producto ADRENALINE YANBAL, solicitado por Jafer Limited (expediente N º 182756-2003).
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
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1 Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.
La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.
2 El principio de territorialidad es un principio que cada Estado puede adoptar libremente como una norma de derecho internacional privado. En el derecho peruano, esa norma de conflicto unilateral está sancionada por el artículo 2093 del Código Civil: “La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales, artísticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales; y si éstos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan registrado.
La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos”.
En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos significados sustanciales:
La protección conferida a la marca en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.
La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado se limita al territorio de ese Estado. Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido.
3 Debe aclararse, sin embargo, que el hecho que se apliquen los criterios contenidos en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 al evaluar una oposición andina, no implica que todos los alcances sean aplicables con relación a las marcas registradas o solicitadas anteriormente a favor de terceros en Países Miembros de la Comunidad Andina. Así, si bien la norma andina posibilita que un tercero que no tiene una marca registrada o solicitada en el país en el que se solicita el registro, pueda formular oposición en base al derecho de registro o prelación obtenido en otro País Miembro, ello no determina que si no ejerce oportunamente ese derecho, dicho registro o solicitud previa pueda ser sustento para solicitar la nulidad de una marca registrada en ese otro país, aduciendo que se otorgó en contravención del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486; ya que ni la legislación comunitaria ni la nacional establecen que constituye causal de nulidad el registro de marcas que sean confundibles con marcas registradas o solicitadas anteriormente a favor de terceros en Países Miembros de la Comunidad Andina.
4 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
5 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
6 Ver nota 4.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
8 Ver nota 5.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.
10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
11 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 10), p. 15.
12 Adrenalin (e): adrenalina. Appleton´s New Cuyás Dictionary English-Spanish, Nueva York 1972, p. 11.
13 Ver nota 4.
14 Ver nota 5.
15 Ver nota 4.
16 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
17 Ver nota 5.
18 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
19 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
20 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (ver nota 10), p. 7.
21 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (ver nota 10), p. 15.
22 Adrenalin (e): adrenalina. Appleton´s New Cuyás Dictionary English-Spanish (ver nota 12).
23 Adrenalin (e): adrenalina. Appleton´s New Cuyás Dictionary English-Spanish (ver nota 12).
24 Axe: hacha. Appleton´s New Cuyás Dictionary English-Spanish (nota 12), p. 44.