No obstante existir similitud fonética entre el signo solicitado y las marcas registradas y logotipo, dada la no existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen, es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
RESOLUCIÓN N° 0307-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 182605-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0307-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 182605-2003
SOLICITANTE : HAMBURG LABORATORIES INC.
OPOSITORA : EL PACIFICO - PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS
Principio de especialidad - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos y servicios de las clases 5, 16, 35 y 36 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, veintitrés de marzo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de junio del 2003, Hamburg Laboratories Inc. (Islas Vírgenes Británicas) solicitó el registro de la marca de producto ONCOMED, para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, desinfectantes, fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 20 de agosto del 2003, El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro manifestando ser titular de las marcas ONCO MEDIC y ONCO MEDIC y logotipo, que distinguen productos y servicios de las clases 16, 35 y 36 de la Nomenclatura Oficial, con las cuales el signo solicitado resulta ser fonética y gráficamente semejante. Asimismo, señaló ser solicitante prioritario de la marca ONCO AYUDA y logotipo en las clases 35, 36 y 38. Precisó que el signo solicitado comparte las partículas ONCO MED con las marcas registradas, lo que determina que presenten casi las mismas sílabas y secuencia de vocales y consonantes. Indicó que ONCO MEDIC es el único seguro ante el cáncer que no le pone límites, razón por la cual sus marcas están vinculadas a los productos médicos de la clase 5.
Con fecha 19 de setiembre del 2003, Hamburg Laboratories Inc. absolvió el traslado de la oposición manifestando que no existe relación alguna entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 5 y los productos y servicios que distinguen las marcas registradas de la opositora, además que tienen una distinta finalidad, siendo comercializados y prestados a través de distintos canales de distribución. Indicó que la partícula ONCO es muy utilizada en la clase 5, por cuanto se refiere a la enfermedad del cáncer, no siendo reivindicable a favor de una sola persona. Asimismo, manifestó que la partícula MED también es utilizada, debido a que se refiere a lo medicinal. Agregó que, los signos en conflicto difieren en su conformación, al estar compuestos por un diferente número de vocales y una distinta secuencia de vocales y consonantes.
Mediante Resolución N°12021-2004/OSD-INDECOPI de fecha 5 de octubre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado tienen una naturaleza y finalidad diferente de aquellos productos y servicios que distinguen las marcas registradas, además que satisfacen distintas necesidades, están dirigidos a grupos de consumidores diferentes y son comercializados o prestados a través de distintos canales de comercialización y distribución.
(ii) Los signos en conflicto son semejantes, en la medida que comparten la partícula inicial ONCO, seguida de las letras M, E y D.
(iii) El registro de la marca en cuestión no implica el reconocimiento de un derecho de exclusiva a favor del solicitante sobre las denominaciones ONCO y MED, consideradas de manera aislada, sino que la protección abarca el aspecto general, ya que dichas partículas son frecuentemente utilizadas en la conformación de otras marcas registradas, al ser evocativas.
Con fecha 3 de noviembre del 2004, El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros interpuso recurso de apelación manifestando que tratándose de una empresa - entro otros - de seguros de salud, la finalidad y uso de sus marcas, así como su aplicación normal y utilización práctica, están referidas a productos médicos y farmacéuticos, específicamente referidos a la curación o tratamiento de la salud humana. Precisó que no se ha tomado en cuenta el contexto en el cual sus marcas son usadas de manera real y efectiva en el comercio. En ese sentido, reiteró que los productos y servicios que distinguen sus marcas registradas están vinculados a los productos que pretende distinguir el signo solicitado. Asimismo, reiteró las semejanzas fonéticas y gráficas existentes entre los signos en conflicto.
No obstante haber sido notificado correctamente, Hamburg Laboratories Inc. no cumplió con absolver el traslado de la apelación.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado ONCOMED y las marcas registradas a favor de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros es titular de las siguientes marcas:
- ONCO MEDIC, que distingue formularios, papeles de valores, acciones, pólizas, impresos; y en general todos los productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajo certificado N° 35411, vigente hasta el 30 de abril del 2007.
- ONCO MEDIC, que distingue servicios de ayuda a empresas industriales y comerciales en la conducción de sus negocios, incluyendo actividades publicitarias; y en general todos los servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 10593, vigente hasta el 30 de abril del 2007.
- ONCO MEDIC, que distingue servicios de seguros, reaseguros y finanzas; asesores y corredores de seguros, consultores de seguros, administración y corretaje de inmuebles; y en general todos los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 14174, vigente hasta el 30 de marzo del 2008.
- ONCO MEDIC en su logotipo característico de color azul, en la parte de la letra o esta superpuesta una figura oval de color azul conteniendo una figura elíptica de color rojo, la figura de una cruz y la figura de un cuadrado en color azul, sobre la letra c del término Medic se aprecia un cuadrado de color rojo, conforme al modelo adjunto, para distinguir formularios, papeles de valores, acciones, pólizas, impresos; y en general todos los demás productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 41768, vigente hasta el 11 de diciembre del 2007.
- ONCO MEDIC en su logotipo característico de color azul, en la parte de la letra o esta superpuesta una figura oval de color azul conteniendo una figura elíptica de color rojo, la figura de una cruz y la figura de un cuadrado en color azul, sobre la letra c del término Medic se aprecia un cuadrado de color rojo, conforme al modelo adjunto, para distinguir servicios de ayuda a empresas industriales y comerciales en la conducción de sus negocios, incluyendo actividades publicitarias; y en general todos los demás servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 12047, vigente hasta el 22 de setiembre del 2007.
- ONCO MEDIC en su logotipo característico de color azul, en la parte de la letra o esta superpuesta una figura oval de color azul conteniendo una figura elíptica de color rojo, la figura de una cruz y la figura de un cuadrado en color azul, sobre la letra c del término Medic se aprecia un cuadrado de color rojo, conforme al modelo adjunto, para distinguir servicios de seguros, reaseguros y finanzas; asesores y corredores de seguros, consultores de seguros, administración y corretaje de inmuebles; y demás servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 15061, vigente hasta el 20 de julio del 2008.
2. Principio de especialidad
Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.
Cabe destacar que la Decisión 85 en su artículo 68 relacionaba el alcance de esta regla con las clases de la Nomenclatura Oficial, lo que explica que actualmente bajo las normas vigentes se produzca una confusión acerca del verdadero alcance de la regla de la especialidad. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486 3 , otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial. Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. Más importante entonces es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 4 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 5 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 6 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-2000 7 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 8 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 9 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva de productos y servicios
a) Entre los productos de la clase 5 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la clase 16 que distinguen las marcas registradas
El signo solicitado pretende distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para uso médico, alimentos para bebés; desinfectantes, fungicidas y herbicidas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, en tanto que las marcas registradas bajo certificados N° 35411 y N° 41768 distinguen formularios de valores, papeles de valores, acciones, pólizas, impresos, y en general todos los demás productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Al respecto, conviene señalar que entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguen las marcas registradas no existe similitud ni conexión competitiva, ya que tienen una naturaleza y finalidad distinta, siendo que los primeros están destinados al cuidado de la salud e higiene de las personas y animales, así como a la eliminación de insectos, mientras que los segundos se refieren principalmente a papelería e impresos en general, así como útiles para el desarrollo del trabajo en oficina.
Asimismo, los medios de comercialización y publicidad que se emplean para cada caso son muy disímiles. En efecto, mientras que los productos del signo solicitado se obtienen en boticas, farmacias, clínicas veterinarias (tratándose de productos veterinarios), los productos de las marcas registradas se comercializan en librerías, bazares y kioscos.
b) Entre los productos de la clase 5 que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios de la clase 35 que distinguen las marcas registradas
El signo solicitado pretende distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para uso médico, alimentos para bebés; desinfectantes, fungicidas y herbicidas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, en tanto que las marcas registradas bajo certificado N° 10593 y N° 12047 distinguen servicios de ayuda a empresas industriales y comerciales en la conducción de sus negocios, incluyendo actividades publicitarias; y en general todos los demás productos de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
Al respecto, conviene señalar que entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distinguen las marcas registradas no existe similitud ni conexión competitiva, ya que tienen una naturaleza y finalidad distinta, toda vez que los primeros están destinados al cuidado de la salud e higiene de las personas y animales, así como a la eliminación de insectos, mientras que los segundos distinguen principalmente servicios destinados al asesoramiento en el manejo y conducción de empresas, así como en las campañas publicitarias.
Asimismo, los medios de prestación, comercialización y publicidad que se emplean para cada caso son muy disímiles, mientras que los productos del signo solicitado se obtienen en boticas, farmacias, clínicas veterinarias (tratándose de productos veterinarios), los servicios que distinguen las marcas registradas son prestados a través de agencias y empresas especializadas.
c) Entre los productos de la clase 5 que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios de la clase 36 que distinguen las marcas registradas
El signo solicitado pretende distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para uso médico, alimentos para bebés; desinfectantes, fungicidas y herbicidas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, en tanto que las marcas registradas bajo certificado N° 14174 y N° 15061 distinguen servicios de seguros y reaseguros, asesores y corredores de seguros, consultores de seguros, administración y corretaje de inmuebles; y en general todos los demás productos de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
Al respecto, conviene señalar que entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distinguen las marcas registradas no existe similitud ni conexión competitiva, ya que tienen una naturaleza y finalidad distinta, toda vez que los primeros están destinados al cuidado de la salud e higiene de las personas y animales, mientras que los segundos ofrecen servicios de seguros y corretaje.
Asimismo, los medios de prestación, comercialización y publicidad que se emplean para cada caso son muy disímiles, mientras que los productos del signo solicitado se obtienen en boticas, farmacias, clínicas veterinarias (tratándose de productos veterinarios), los servicios que distinguen las marcas registradas son prestados a través de empresas aseguradoras, bancos, financieras e inmobiliarias.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 10 y 76-IP-2000 11 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, tratándose de productos farmacéuticos, es razonable asumir que el consumidor al adquirir tales productos hará un detenido examen de los mismos en función de sus necesidades de salud.
Sobre este aspecto, el Tribunal Andino ha señalado que respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados. 12
Respecto a los productos de la clase 16, tales como formularios e impresos en general, el consumidor prestará cierta atención al momento de su adquisición, de acuerdo a sus requerimientos particulares, calidad y precio.
Tratándose de servicios especializados como los que distinguen las marcas registradas en las clases 35 (ayuda en la conducción de empresas) y 36 (seguros, finanzas, corretaje, entre otros), es razonable que el consumidor prestará un alto grado de atención al momento de contratarlos, teniendo en cuenta la experiencia y capacidad de las personas quienes los brindan.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
En el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo -, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 13 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente (…).
En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que algunas de las marcas registradas constituyen signos de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En las marcas mixtas registradas bajo certificado N° 41768, 12047 y 15061, resultan relevantes tanto el elemento denominativo (ONCO MEDIC) como el elemento figurativo (conformado por un diseño circular en cuyo interior aparece una cruz y una figura elíptica, letras características, todo en la combinación de colores rojo y azul), tal como se aprecia a continuación:
Realizado el correspondiente examen comparativo se advierte lo siguiente:
a) Entre el signo solicitado ONCOMED y las marcas registradas ONCO MEDIC
Desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos comparten la partícula inicial ONCO seguida de las letras M, E y D, siendo que la presencia de las letras finales IC en la marca registrada no logran diferenciarlos, perdiéndose en el conjunto, todo lo que determina una impresión sonora similar.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los signos presentan una distinta extensión, toda vez que el signo solicitado está compuesto por un solo término, a diferencia de las marcas registradas que están conformadas por dos términos, lo que determina una impresión visual de conjunto diferente.
b) Entre el signo solicitado ONCOMED y las marcas mixtas registradas ONCO MEDIC y logotipo
Desde el punto de vista fonético, se advierten las mismas semejanzas establecidas en el literal anterior.
Desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos presentan una distinta extensión, toda vez que el signo solicitado está compuesto por un solo término, a diferencia de las marcas registradas que están conformadas por dos términos, además que presentan elementos figurativos y cromáticos relevantes que coadyuvan a determinar una impresión visual de conjunto distinta.
3.3 Riesgo de confusión
Por las consideraciones anteriores, la Sala concluye que no obstante existir similitud fonética entre el signo solicitado ONCOMED y las marcas registradas ONCO MEDIC y ONCO MEDIC y logotipo, dada la no existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen, es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que corresponde su acceso a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 12021-2004/OSD-INDECOPI de fecha 5 de octubre del 2004, y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto ONCOMED, solicitado por Hamburg Laboratories, Inc., para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, desinfectantes, fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/ma
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1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…).”
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.
3 Artículo 151 de la Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.
4 Ver nota 1.
5 Ver nota 2.
6 Ver nota 1.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
8 Ver nota 2.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.
10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
11 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 10), p. 15.
12 Interpretación Prejudicial No. 30-IP-2000 e Interpretación Prejudicial No. 48-IP-2000.
13 Fernández - Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.