Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino. En tal sentido, un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación con un origen empresarial determinado.
RESOLUCIÓN N° 0320-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 177422-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : ANGEL GABRIEL CRUZ ROJAS
OPOSITORA : HI-TEC SPORTS PLC
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Distintividad del signo solicitado
Lima, veintinueve de marzo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 4 de abril del 2003, Ángel Gabriel Cruz Rojas (Perú) solicitó el registro de la marca de producto conformada por la forma de una planta de calzado tridimensional conformada por dos lados diferentes que hacen un par, derecho e izquierdo; y dentro de la planta, tanto como en la delantera, centro y taco tiene la figura de un mundo con diversos mapas en bajo relieve y en los costados tiene rayas en forma curvas también en bajo relieve; dentro, se aprecia la denominación YHITECSA y en el perfil una quebrante con canal de costura; conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir en general, incluyendo zapato, zapatillas, suelas y plantillas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 13 de junio del 2003, Hi-Tec Sports Plc. (Inglaterra) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de las marcas HI-TEC, inscritas bajo certificados N° 80998 y 71136, que distinguen productos de las clases 25 y 28 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente.
(ii) Bajo expediente N° 100363-2001, Angel Gabriel Cruz Rojas solicitó el registro de la marca YHITECSA y forma tridimensional de planta de calzado, contra la cual su empresa formuló oposición. Mediante Resolución N° 4244-2001 TDCPIINDECOPI del 24 de abril del 2001, la Sala de Propiedad Intelectual declaró infundada su oposición. El 12 de diciembre del 2001 inició un proceso contencioso administrativo contra la referida Resolución emitida por la Sala, la cual se tramita bajo expediente N° AV-540-2001, el cual está pendiente de dictar sentencia. En tal sentido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 del Decreto Legislativo 807, solicita se suspenda el presente procedimiento hasta que se resuelva el proceso judicial en curso.
(iii) Su marca HI-TEC es notoriamente conocida, conforme se acredita con los documentos que obran en el expediente N° 100363-2000.
(iv) El signo solicitado es similar y, por lo tanto, confundible con su marca registrada, ya que ésta se encuentra incluida íntegramente en el signo solicitado. Además, el signo solicitado pretende distinguir la misma clase de productos que distingue la marca registrada bajo certificado N° 80998 (clase 25).
(v) La presente solicitud de registro constituye un intento más de aprovecharse del reconocimiento de su marca registrada HI-TEC, en un claro deseo de infringir el uso de la marca HI-TEC, que es valiosa y codiciada. En efecto, la intención de aprovecharse del reconocimiento de su marca es constante debido a que:
- El 22 de diciembre del 2000, Ythecsa E.I.R.L. solicitó el registro de la marca YHITECSA en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, la cual fue denegada por Resolución N° 3270-2002/OSD del 27 de marzo del 2002.
- El 22 de diciembre del 2000, Ythecsa E.I.R.L. solicitó el registro del nombre comercial YHITECSA en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, la cual fue denegada por Resolución N° 5297-2002/OSD del 20 de mayo del 2002.
- El 27 de junio del 2001, Luis Enrique Silva Villaverde solicitó el registro de la marca YTECK en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, la cual fue denegada por Resolución N° 1108-2002/OSD del 31 de enero del 2002.
- El 27 de junio del 2001, Yolanda Delia Depaz Cerna solicitó el registro de la marca TECHNOLOGY 41, 41-TEC, en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, la cual fue denegada por Resolución N° 1110-2002/OSD del 31 de enero del 2002.
Con fecha 24 de junio del 2003, Ángel Gabriel Cruz Rojas absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) De un simple análisis se puede verificar que los signos en conflicto no son confundibles, debido a la gran diferencia fonética existente entre ambos, ya que la marca registrada HI-TEC se pronuncia en el idioma inglés “jay tec”, y constituye la abreviatura de la frase High Tecnology (alta calidad); además, gráficamente existe un guión entre los vocablos HI y TEC, lo que genera una pausa en su pronunciación, a diferencia de la palabra en español YHITECSA.
(ii) El signo solicitado presenta elementos figurativos que conjuntamente con la denominación YHITECSA provocan un impacto visual distinto. Por lo expuesto, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, sobre inducción a confusión al público consumidor.
(iii) Se debe tener en consideración que su empresa es titular de las marcas YHITECSA con diversos diseños gráficos (certificados N° 76163 y N° 79241).
(iv) Ya existe un pronunciamiento de la Oficina de Signos Distintivos sobre la oposición de la empresa Hi-Tec Sports PLC, a una solicitud de registro de la marca YHITECSA, por los mismos argumentos expuestos en el presente procedimiento. Dicho pronunciamiento fue confirmado por la Sala de Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 1387-2001/TPI-INDECOPI.
(v) Si bien la opositora manifiesta haber iniciado un proceso judicial de impugnación de resolución administrativa, ésta se encuentra pendiente de resolución; sin embargo, mediante Dictamen N° 145-2003-MP-FSC, el Fiscal Supremo en lo Civil de la Corte Suprema se ha pronunciado a favor de declarar infundada dicha impugnación.
Adjuntó documentos a fin de acreditar sus argumentos.
Mediante proveído de fecha 27 de agosto del 2003, la Oficina de Signos Distintivos dispuso no ha lugar al pedido de suspensión del presente procedimiento, toda vez que no es aplicable al presente caso el artículo 65 del Decreto Legislativo 807, por cuanto a la fecha ya existe un pronunciamiento por parte de la Oficina con relación al tema que se discute en la vía judicial, no versando éste sobre la misma materia que se discute en el presente procedimiento.
Con fecha 20 de enero del 2004, Hi-Tec Sports PLC manifestó que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ha declarado fundada su demanda de impugnación de la Resolución N° 1387-2001/TPI-INDECOPI, declarando en consecuencia nula dicha resolución. Indicó que en la sentencia del Poder Judicial se mencionó que en el caso de zapatillas, el diseño de la planta no es lo que va a recordar ni lo que va a dar distintividad al producto, menos aún si existen diversas marcas similares de planta de calzado, de modo que es el aspecto denominativo el que va a primar. Adjuntó copia de la referida sentencia. En tal sentido, solicitó declarar fundada su oposición y denegar el registro solicitado.
Mediante Resolución N° 12709-2004/OSD-INDECOPI de fecha 21 de octubre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Los medios probatorios presentados por la opositora no demuestran que la marca HI-TEC sea una marca ampliamente difundida, publicitada y conocida por el público consumidor de dichos productos, de modo tal que se le pueda considerar una marca notoriamente conocida, ya que los medios probatorios adjuntados por ésta - certificados de registro y renovación obtenidos en Venezuela, Ecuador y Estados Unidos de América - sólo acreditan la importancia que tiene la marca para su titular y su interés en protegerla. Por lo tanto, el signo solicitado no se encuentra comprendido en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
(ii) Si bien la opositora alega la falta de distintividad del signo solicitado, de la revisión de sus argumentos, se advierte que éstos se encuentran dirigidos a sustentar un eventual riesgo de confusión entre el signo solicitado y su marca registrada. Sin perjuicio de ello, el signo solicitado reúne el requisito de distintividad, ya que constituye un signo marcario que sería capaz de interactuar en el tráfico mercantil como signo distintivo de los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir. En tal sentido, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.
(iii) La opositora señaló que el signo solicitado es confundible con su marca HI-TEC que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por lo que corresponde determinar si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto. Si bien la opositora alega además ser titular de la marca HI-TEC que distingue productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, de la lectura de su escrito de oposición se advierte que ello lo hace a titulo informativo y sin que pretenda sustentar el fondo de su oposición referido al riesgo de confusión.
(iv) El signo solicitado y la marca registrada no son semejantes gráfica ni fonéticamente, ya que, si bien el elemento denominativo de la marca registrada se encuentra incluida en el elemento denominativo relevante del signo solicitado, la presencia de la letra inicial Y, y la sílaba final SA, en el signo solicitado, determina que los signos tengan una pronunciación distinta.
(v) Desde el punto de vista gráfico, la forma tridimensional de la planta de calzado en el signo solicitado, y las figuras que se aprecian en su interior, determinan que los signos en cuestión generen una impresión visual distinta. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, al tratarse de términos que no evocan en el consumidor algún concepto, serán percibidos como denominaciones de fantasía.
Con fecha 16 de noviembre del 2004, Hi-Tec Sports Plc. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Los signos en conflicto son confundibles, toda vez que, desde el punto de vista gráfico, su marca se encuentra inmersa dentro del signo solicitado y, desde el punto de vista fonético, la única diferencia entre los signos es la sílaba SA del signo solicitado.
(ii) Su marca registrada distingue todos los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial dentro de los que se encuentran comprendidos los productos que pretende distinguir el signo solicitado.
No obstante haber sido debidamente notificada - con fecha 5 de enero del 2004 –, Ángel Gabriel Cruz Rojas no absolvió el traslado de la apelación.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar:
a) Si el signo solicitado en su conjunto es distintivo.
b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada HITEC.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Hi-Tec Sports PLC sustentó su oposición en la marca de producto HI-TEC, que distingue calzado deportivo y para caminar, ropa deportiva; calzados, botas y sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 80998, vigente desde el 12 de setiembre de 1989 hasta el 12 de setiembre del 2014.
2. Cuestión previa: Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado
Previamente a analizar los argumentos de la opositora, a criterio de la Sala corresponde determinar cuáles son los elementos distintivos y, por ende, reivindicables dentro del signo solicitado.
2.1 Distintividad del signo solicitado. Marco legal
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
Sobre el particular, se ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96 1 - durante la vigencia de la Decisión 344 2 - en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina en relación con los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.
En tal sentido, un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación con un origen empresarial determinado.
Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.
El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.
Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la Autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad, se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas; por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.
2.2 Aplicación al caso concreto
El signo solicitado se encuentra conformado por la forma de una planta de calzado tridimensional conformada por dos lados diferentes que hacen un par, derecho e izquierdo; y dentro de la planta, tanto como en la delantera, centro y taco tiene la figura incompleta de un globo terráqueo en bajo relieve y en los costados tiene rayas en forma curvas también en bajo relieve; dentro, se aprecia la denominación YHITECSA y en el perfil una quebrante con canal de costura; conforme al modelo, y ha sido solicitada para distinguir prendas de vestir en general, incluyendo zapato, zapatillas, suelas y plantillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
La forma de una planta de calzado tridimensional como tal carece de distintividad, por cuanto consiste en una forma de planta común de calzado, no conteniendo alguna característica peculiar que pueda ser susceptible en sí misma de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial. Siendo así, dicha forma resulta irreivindicable.
Adicionalmente, el signo solicitado presenta la figura incompleta de un globo terráqueo en bajo relieve extendida en la suela, y en el perfil de la suela se advierten rayas en forma de curvas también en bajo relieve. Asimismo, el signo contiene la denominación YHITECSA dispuesta en la suela y en el perfil, todo lo cual en su conjunto le otorga distintividad al signo solicitado, por cuanto permiten identificar un origen empresarial determinado.
En tal sentido, no obstante que la forma de una planta de calzado tridimensional no es reivindicable, el signo solicitado en su conjunto resulta distintivo, por lo que corresponde analizar los argumentos de la opositora.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 48 6 3 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error" (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-200 0 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva
Se advierte que algunos de los productos que distingue la marca registrada (calzado deportivo y para caminar, ropa deportiva; calzados, botas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial) se encuentran comprendidos entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado (prendas de vestir en general, incluyendo zapato, zapatillas, suelas y plantillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial). En tal sentido, existe identidad entre los productos a que se refieren los signos en conflicto.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos, servicios o actividades económicas. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, tratándose de prendas de vestir que incluyen calzado de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, debe tenerse en consideración que el público consumidor los examina antes de adquirirlos. Si bien es cierto que el grado de atención del público varía según el tipo de prenda o calzado, siempre presta una particular atención al momento de seleccionar dichos productos, los cuales identifica a través de las etiquetas e impresiones que están cosidas o adheridas a los mismos. En estos casos, es relevante el aspecto gráfico de los signos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
En el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo -, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 9 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente (…).
En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Dado que el signo solicitado es un signo mixto, corresponde establecer previamente si en dicho signo todos o algunos elementos determinan su impresión en conjunto.
En el signo solicitado se aprecia que son relevantes tanto el aspecto denominativo (YHITECSA) como el aspecto gráfico, constituido por la figura incompleta de un globo terráqueo en bajo relieve, rayas en formas curvas, en bajo relieve, en el perfil de la suela, conforme se aprecia a continuación:
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado YHITECSA y figura y la marca registrada HI-TEC, desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos se encuentran conformados por distintas palabras (YHITECSA / HI-TEC), lo que determina que su pronunciación de conjunto sea diferente.
Desde el punto de vista gráfico, si bien las letras que conforman la marca registrada se encuentran contenidas en el signo solicitado, éste presenta otras que determinan que el número y secuencia de letras de los signos sea distinto, a lo que cabe agregar que el signo solicitado incluye elementos gráficos relevantes, todo lo cual determina que los signos generen una impresión de conjunto distinta.
3.3 Riesgo de confusión
Por lo expuesto, si bien existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dado que existen diferencias fonéticas y gráficas entre los signos, es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que corresponde acceder a su registro. Sin perjuicio de ello, conviene precisar que, dado que la forma tridimensional del signo solicitado no es distintiva, el signo solicitado se otorgará sin reivindicar dicha forma.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 12709-2004/OSD-INDECOPI de fecha 21 de octubre del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la forma de una planta de calzado tridimensional conformada por dos lados diferentes que hacen un par, derecho e izquierdo; y dentro de la planta, tanto como en la delantera, centro y taco tiene la figura de un mundo con diversos mapas en bajo relieve y en los costados tiene rayas en forma curvas también en bajo relieve; dentro, se aprecia la denominación YHITECSA y en el perfil una quebrante con canal de costura (sin reivindicar forma de una planta de calzado tridimensional); conforme al modelo, solicitado por Angel Gabriel Cruz Rojas (Perú), para distinguir prendas de vestir en general, incluyendo zapato, zapatillas, suelas y plantillas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /rl
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1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
2 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
3 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 3.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.
9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.