RESOLUCIÓN N° 0375-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 205047-2004

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0375-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 205047-2004

SOLICITANTE     :     ALCON, INC.

Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial: Existencia

Lima, trece de abril del dos mil cinco

I. ANTECEDENTES

Con fecha 9 de marzo del 2004, Alcon, Inc. (Suiza) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación LEGACY escrita en letras características separadas por puntos debajo de la cual aparece la denominación EVEREST escrita en letras características, cuya letra V representa el diseño estilizado de una montaña; conforme al modelo, para distinguir software de computadora para uso con instrumentos de cirugía oftálmica, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 13853-2004/OSD-INDECOPI de fecha 19 de noviembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, por considerarlo confundible con la marca LEGACY L y logotipo, registrada a favor de Sony Music Entertainment Inc., que distingue productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Consideró lo siguiente:

(i)      La marca registrada distingue todos los productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, entre los que se encuentran comprendidos los que pretende distinguir el signo solicitado.

(ii)      La semejanza entre los signos se presenta, en la medida que la denominación LEGACY que conforma el signo solicitado, es similar al elemento denominativo más relevante de la marca registrada (LEGACY), generando así una impresión visual y sonora de conjunto similar, sin que los otros elementos que conforman los signos contribuyan a diferenciarlos.

(iii)      Aun cuando el público consumidor logre recordar que no se trata de los mismos signos, la similitud entre ambos podría inducir al público a creer que el signo solicitado distingue una nueva línea de presentación de los productos que distingue la marca registrada, configurándose un supuesto de confusión indirecta.

(iv) Si bien Sony Music Entertainment Inc. no ha formulado oposición, este hecho no determina la registrabilidad del signo solicitado, ya que la autoridad tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con un signo registrado con anterioridad.

Con fecha 3 de enero del 2005, Alcon, Inc. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i)      Los signos en conflicto no resultan confundibles, toda vez que el signo solicitado LEGACY EVEREST y logotipo presenta elementos, tanto en su aspecto fonético como gráfico, que lo hacen distinguible de la marca registrada LEGACY L y logotipo. Así, el signo solicitado está compuesto por la denominación LEGACY escrita en letras características, separadas por puntos; debajo de la cual aparece la denominación EVEREST, cuya letra V representa el diseño estilizado de una montaña.

(ii)      El signo solicitado distingue únicamente un software de computadora para uso con instrumentos de cirugía oftálmica, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, mientras que la marca registrada distingue grabaciones de audio y audio–visuales incluyendo discos fonográficos y de cintas magnéticas pre– grabadas, discos compactos y cassettes; películas, de la clase 9, lo que hace poco probable la posibilidad de confusión entre ambos signos.

(iii)      Es titular de la marca de producto LEGACY PLATINIUM, que distingue un instrumento para cirugía oftálmica, de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 70971. Dicha marca coexiste pacíficamente con la marca registrada.

(iv)      El titular de la marca LEGACY L y logotipo, no ha formulado observación a la solicitud de registro, lo cual, sin perjuicio de la facultad de la autoridad de realizar de oficio un examen de registrabilidad, es indicativo de la distintividad del signo solicitado y de la inexistencia de un riesgo de confusión.

II.      CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado LEGACY EVEREST y logotipo y la marca registrada LEGACY L y logotipo.

III.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Sony Music Entertainment Inc. (Estados Unidos de América) es titular de la marca de producto constituida por la denominación LEGACY y el logotipo L; conforme al facsímil, para distinguir grabaciones de audio y audio–visuales incluyendo discos fonográficos y cintas magnéticas pre–grabadas, discos compactos y cassettes; películas y demás, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 90933, vigente hasta el 8 de mayo del 2006.

2. Determinación del riesgo de confusión

A diferencia de la Decisión 344 -que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error1- el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-20004 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)5.

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-20006, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.

2.1 Similitud o conexión competitiva entre los productos

En el presente caso, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado (software de computadora para uso con instrumentos de cirugía oftálmica), se encuentran comprendidos entre los que distingue la marca registrada (todos los productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial).

En tal sentido, existe similitud entre los productos a los que se refieren los signos en conflicto.

2.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-20007 y 76-IP-20008.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En el presente caso, tratándose de software de computadora, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, es razonable suponer que el público aplicará un cierto grado de atención al decidir su adquisición y hará un detenido examen de las alternativas existentes en el mercado en función de calidad, precio, garantías ofrecidas y de acuerdo a sus particulares necesidades.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

a)      que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

b)      que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández - Novoa9, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente (…).

En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); y, ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el presente caso, atendiendo a que el signo solicitado y la marca registrada constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión de conjunto.

En el signo solicitado, tanto los elementos denominativos como los gráficos son relevantes a efectos de indicar el origen empresarial de los productos: la denominación, por cuanto es el elemento por el que se solicitarán los productos en el mercado, y el elemento gráfico, constituido por la forma de escritura de las letras que conforman los términos LEGACY y EVEREST; y por la letra V representada por el diseño estilizado de una montaña:

En la marca registrada, tanto los elementos denominativos como los gráficos son relevantes a efectos de indicar el origen empresarial de los productos: la denominación, por cuanto es el elemento por el que se solicitarán los productos en el mercado, y el elemento gráfico, constituido por la grafía de las letras que conforman la palabra LEGACY y la letra L, la cual aparece en forma relevante dentro del signo:

Previamente al examen comparativo, conviene señalar que no por el hecho que una marca comparta algún elemento de otra, ambas son confundibles entre sí. En principio, para realizar el examen comparativo, el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Así, es posible que dos signos coincidan en uno o más elementos, pero susciten en el consumidor una impresión en conjunto distinta. Por lo general, ésta se produce si el elemento que conforma el signo anterior no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al signo anterior son irregistrables o no le otorgan la distintividad requerida.

Por otra parte, en las denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o es el que sirve para determinar la impresión en conjunto. Lo anterior sólo se puede determinar en cada caso concreto y viendo la particular formación de la denominación compuesta de que se trata.

Realizado el examen comparativo, desde el punto del vista fonético, entre el signo solicitado (LEGACY EVEREST y logotipo) y la marca registrada (LEGACY L y logotipo), se aprecia que los signos difieren en su secuencia de vocales y sílabas, debido a la inclusión del término EVEREST en el signo solicitado y de la letra L en la marca registrada. Sin embargo, se advierte que los signos comparten el término LEGACY.

Desde el punto de vista gráfico, si bien cada uno de los signos presenta diferencia en el número y secuencia de letras, cabe precisar que comparten la denominación LEGACY.

2.3 Riesgo de confusión

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que, aun cuando no se trate de los mismos productos o servicios y/o aun cuando el consumidor perciba que existen diferencias entre los signos, podría creer que el signo solicitado es una variación de las marcas registradas o pensar que el nuevo signo distingue una línea de servicios brindados por su titular o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.

En el presente caso, no obstante las diferencias anotadas entre los signos en conflicto, dado que existe similitud entre algunos de los productos que distinguen dichos signos, el hecho que el signo solicitado presente la expresión LEGACY -la cual no forma parte de ninguna otra marca registrada en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial- podría inducir a confusión indirecta al público consumidor, ya que éste podría creer que el signo solicitado identifica una nueva línea de productos de la marca registrada, o es una variación de la misma o, en todo caso, podría creer que existe un vínculo comercial entre los titulares de dichos signos.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde su acceso a registro.

Asimismo, en relación a lo manifestado por Alcon, Inc. respecto a que tiene registrada a su favor la marca de producto LEGACY PLATINIUM en la clase 10 de la Nomenclatura Oficial, la Sala conviene en precisar que el análisis de la registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de la Sala, toda vez que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a que se arribe en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 13853-2004/OSD-INDECOPI de fecha 19 de noviembre del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación LEGACY escrita en letras características separadas por puntos debajo de la cual aparece la denominación EVEREST escrita en letras características, cuya letra V representa el diseño estilizado de una montaña; conforme al modelo, solicitado por Alcon, Inc.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

1 A rt ículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de ter ce ros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para

productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.

2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.

3 Ver nota 1.

4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.

5 Ver nota 2.

6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.

7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.

8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 7), p. 15.

9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.