RESOLUCIÓN N° 0407-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 155004-2002

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SOLICITANTE : EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial: Existencia - Acuerdo de coexistencia

Lima, diecinueve de abril del dos mil cinco

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de junio del 2002, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Chile) solicitó el registro de la marca de servicio 123 ENTEL, para distinguir almacenamiento y recuperación de datos y documentos en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación y programas de informática, juegos, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de vida, hobbys y temas de interés general; promoviendo los bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales, y en otros medios, a saber, televisión por cable, televisión, medios de banda angosta y banda ancha; servicios de pedido por correo que comprende productos y servicios relacionados con la telecomunicación, a saber, tarjetas telefónicas de larga distancia prepagadas, tarjetas de llamada telefónica, servicios de tarjeta de crédito, servicios de tarjeta de débito, teléfonos, máquinas contestadoras, dispositivo de identificación de quien llama, programas de bonos para usuarios de telecomunicaciones, obtención de descuentos en beneficio de usuarios en la compra de bienes y servicios a comerciantes; oferta de servicios interactivos de compra que comprenden una amplia gama de bienes y servicios vía una red de computación global; oferta de servicios de guía de información en línea por teléfono, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 11 de julio del 2002, la Oficina de Signos Distintivos requirió a la solicitante que cumpla con lo siguiente:

-      Excluir la frase “almacenamiento”, por no pertenecer a la clase solicitada.

-      Precisar a qué se refiere con la frase “recuperación de datos en el campo de (negocios…)”.

-      Precisar si con la frase “oferta de servicios interactivos de compra que comprenden una amplia gama de bienes y servicios vía una red de computación global; oferta de servicios de guía de información en línea por teléfono” se refiere a “servicios de interacción comercial” o, en su caso, cumplir con adecuarlas.

Con fecha 20 de agosto del 2002, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. excluyó de su solicitud de registro “almacenamiento”, por no pertenecer a la clase solicitada, y “recuperación de datos en el campo de (negocios….)”. Asimismo, precisó que con la frase “oferta de servicios interactivos de compra que comprenden una amplia gama de bienes y servicios vía una red de computación global; oferta de servicios de guía de información en línea” se refiere a “servicios de interacción comercial”.

Con fecha 21 de agosto del 2002, la Oficina de Signos Distintivos expidió la respectiva orden de publicación, consignando los siguientes servicios: promoción de los bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales, y en otros medios, a saber, televisión por cable, televisión, medios de banda angosta y banda ancha; servicios de pedido por correo que comprende productos y servicios relacionados con la telecomunicación, a saber, tarjetas telefónicas de larga distancia prepagadas, tarjetas de llamada telefónica, servicios de tarjeta de crédito, servicios de tarjeta de débito, teléfonos, máquinas contestadoras, dispositivo de identificación de quien llama, programas de bonos para usuarios de telecomunicaciones, obtención de descuentos en beneficio de usuarios, en la compra de bienes y servicios a comerciantes; interacción de servicios interactivos de compra que comprenden una amplia gama de bienes y servicios vía una red de computación global; interacción comercial de servicios de guía de información en línea por teléfono, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 10761-2003/OSD-INDECOPI de fecha 16 de setiembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado, en base a las siguientes consideraciones:

(i)      El signo solicitado es semejante al grado de inducir a confusión al usuario, a las marcas de servicio 123 REMATE (certificado N° 23547) y 123REMATE.COM y logotipo (certificado N° 23737), registradas a favor de Inversiones Cabo Verde Ltda. (Chile), e INTEL (certificado N° 28659), registrada a favor de Intel Corporation (Estados Unidos de Norteamérica), para distinguir servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

(ii)      Las semejanzas entre el signo solicitado 123 ENTEL y la marca registrada INTEL se presentan en la medida en que ambas denominaciones comparten las letras N-T-E-L en el mismo orden. Si bien los signos difieren por las letras E e I y por los números 123 en el signo solicitado, la utilización del término ENTEL (INTEL) podría inducir al usuario a creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada, toda vez que la denominación ENTEL y los números 123 contenidos en el signo solicitado no otorgan la suficiente diferenciación respecto a la marca registrada.

(iii)      Las semejanzas entre el signo solicitado 123 ENTEL y la marca registrada 123 REMATE, se presentan en la medida que los signos comparten la expresión “123” y, si bien incluyen otros elementos, ello no resulta suficiente para eliminar la posibilidad de confusión, en la medida que la presencia de dicha expresión en el signo solicitado podría hacer creer que éste constituye una variación de la marca registrada.

(iv)      El signo solicitado 123 ENTEL y la marca registrada 123 REMATE.COM y figura son semejantes, en la medida en que los signos comparten la expresión “123” y, si bien incluyen otros elementos, ello no resulta suficiente para eliminar la posibilidad de confusión, en la medida que la presencia de dicha expresión en el signo solicitado podría hacer creer que éste constituye una variación de la marca registrada.

(v)      En los expedientes N° 116562-2000 (mediante Resolución N° 5109-2002/OSD-INDECOPI de fecha 15 de mayo del 2002) y N° 116564-2000 (mediante Resolución N° 5189-2002/OSD-INDECOPI de fecha de 16 de mayo del 2002), se adoptó el mismo criterio que en el presente caso, respecto del riesgo de confusión entre el signo 123 ENTEL (o 123ENTEL, ENTEL 123) y los signos INTEL, 123 REMATE, 123REMATE.COM y figura.

Con fecha 26 de setiembre de 2003, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. interpuso recurso de reconsideración manifestando lo siguiente:

-      Con fecha 18 de enero de 2002, se celebró un acuerdo de coexistencia entre su empresa e INTEL CORPORATION (titular de la marca registrada INTEL), cuya copia adjunta como prueba instrumental, en el cual ambas se comprometen a coexistir en el mercado en beneficio e interés de cada una. Asimismo, ambas empresas se comprometen a respetar el derecho al uso, aplicación y registro que una marca confiere.

-       El signo solicitado “123ENTEL” (debió decir “123 ENTEL”) no está afectando derecho de tercero, ni originando riesgo de confusión, ya que son evidentes las diferencias existentes con relación a las marcas 123 REMATE y 123 REMATE.COM (debió decir 123REMATE.COM y logotipo).

-       El término ENTEL en el signo solicitado constituye la palabra de mayor fuerza distintiva de su signo y evoca claramente su origen (Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., conocida a nivel mundial); en cambio, los términos REMATE y REMATE.COM no hacen posible dicha asociación, ya que no indican al público consumidor el origen de los mismos.

-      Los números 123 no constituyen característica inherente a las marcas 123 REMATE y 123 REMATE.COM (debió decir 123REMATE.COM y logotipo), por lo cual no debe tomarse en cuenta dicho elemento en forma aislada, sino en conjunto. Asimismo, en el caso de la marca 123.REMATE.COM y logotipo, el término ”.COM” no puede ser atribuido exclusivamente, puesto que constituye un elemento genérico.

-      De la apreciación sucesiva de los signos y de su aspecto en conjunto, se observa que el grado de percepción del consumidor medio quedaría libre de toda confusión.

Mediante Resolución N° 13352-2004/OSD-INDECOPI de fecha 5 de noviembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. contra la Resolución N° 10761-2003/OSD-INDECOPI, en base a las siguientes consideraciones:

-      A pesar de la existencia del acuerdo entre la solicitante e Intel Corporation, del mismo no se aprecia que exista vinculación económica y/o societaria entre ambas empresas; con lo cual, pese al acuerdo de coexistencia, el riesgo de confusión de los signos se mantiene, afectando el interés general de los consumidores.

-      La resolución recurrida tuvo también como base de la denegatoria a las marcas registradas a favor de Inversiones Cabo Verde Ltda (123 REMATE y 123 REMATE.COM), respecto de las cuales no existe ningún acuerdo de coexistencia. De esa manera, se mantiene el riesgo de confusión, al existir signos distintivos similares que pertenecen a distintas personas

-      El documento ofrecido por la solicitante, en calidad de nueva prueba instrumental, no aporta suficientes elementos que desvirtúen los fundamentos de la resolución recurrida.

Con fecha 7 de diciembre del 2004, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a las diferencias existentes con relación a las marcas 123 REMATE y 123. REMATE.COM y logotipo. Asimismo, manifestó lo siguiente:

-      Existe un acuerdo de coexistencia entre su empresa e Intel Corporation (INTEL), en el cual se comprometen a coexistir pacíficamente en América Latina, sin que hasta la fecha se haya generado confusión entre los consumidores, puesto que la marca INTEL está asociada entre los consumidores con productos y servicios de computación.

-      La marca INTEL coexiste pacíficamente con su marca ENTEL en el Perú.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar lo siguiente:

a)      Si procede aceptar el acuerdo de coexistencia presentado por la solicitante.

b)      Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado 123 ENTEL y las marcas registradas 123 REMATE, 123REMATE.COM y logotipo e INTEL.

II.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes Se ha verificado que:

a)      Inversiones Cabo Verde Ltda. (Chile) es titular de las siguientes marcas de servicio:

-      123 REMATE, que distingue servicios de agencias de informaciones y promociones de productos y servicios a terceros por medio de avisos y anuncios a través de redes de computadoras, televisión o a través de cualquier medio interactivo, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, solicitada el 22 de diciembre de 1999 y registrada el 20 de setiembre del 2000, bajo certificado N° 23547, vigente hasta el 20 de setiembre del 2010.

-      Constituida por la denominación conformada por el logotipo 123REMATE.COM, según modelo, que distingue servicios de agencias de informaciones y promociones de productos y servicios de terceros por medio de avisos y anuncios a través de redes de computación, televisión o a través de cualquier medio interactivo y similares, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, solicitada el 26 de abril del 2000 y registrada el 27 de noviembre del 2000, bajo certificado N° 23737, vigente hasta el 27 de noviembre del 2010.

-      Intel Corporation es titular de la marca de servicio INTEL, para distinguir servicios de publicidad; servicios de dirección de negocios; servicios de administración de negocios; servicios de oficina; servicios brindando registro, transcripción; composición, compilación; transmisión y sistematización de comunicaciones escritas; servicios para la explotación y compilación de datos estadísticos; servicios para la distribución de prospectos y muestras; directamente o a través del correo; servicios para reunir una variedad de bienes que permitan al consumidor ver y adquirir dichos bienes; servicios de contabilidad y facturación: servicios de asesoría en la adquisición de empresas; agencias de empleo; servicios de importación y exportación; agencias literarias; servicios de modelos para fines publicitarios o de promoción de ventas; agencias de alquiler de máquinas y aparatos de oficina, material publicitario y espacios publicitarios; servicios de análisis económico; subastas; preparación de presentaciones audio-visuales; servicios secretariales y de oficina; compilación de datos en un ordenador central y sistematización de datos en un ordenador central, promoción de productos y servicios de terceros mediante la preparación y colocación de avisos en una revista electrónica a la cual se accede a través de la red global; proporción de informes sobre productos y servicios de terceros vía la red global; almacenamiento y recuperación de información; preparación de transparencias para computadora para el uso de los negocios; administración de bases de datos computarizadas; procesamiento de texto computarizado; promoción de conciertos; servicios de consultoría en esta clase; servicios de copia de documentos; servicio de administración del copyright; servicios de procesamiento de datos; demostraciones de productos; promoción del desarrollo económico, administración de programas de intercambio cultural y educativo; diseminación de publicidad en línea para terceros vía redes de comunicación electrónica; provisión de local y facilidades para convenciones y reuniones de negocios; provisión de facilidades para el uso de equipo y maquinaria de oficina; agencias de información comercial; alquiler de maquinaria y equipo de oficina; procesamiento de textos; servicio de adquisiciones; servicios tributarios; agencias teatrales; servicio de mecanografía, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, solicitada el 21 de marzo del 2001 y registrada el 28 de febrero del 2002, bajo certificado N° 28659, vigente hasta el 28 de febrero del 2012.

b)      No existen otras marcas en la clase 35 registradas a favor de distintos titulares que incluyan en su conformación la combinación numérica 123.

c)      Existen diversas marcas en la clase 35 registradas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación la palabra REMATE, tales como: MACAL REMATE, EL GRAN REMATE, DEREMATE.COM, AREAREMATES.COM, REMATEDEADUANAS PUNTOCOM, BODEGA DE REMATES LO QUE BUSCAS ¡AL PRECIO QUE QUIERES!, CLUB DE REMATES ¡A PEQUEÑOS DETALLES GRANDES DESCUENTOS!.

d)      La marca INTEL se encuentra registrada en todas las clases de la Nomenclatura Oficial. Coexiste en el registro con las marcas ENTEL y ENTEL E, registradas en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, y con las marcas ENTEL, ENTEL AMERICA, ENTEL CHILE, ENTEL CORTA DISTANCIA y ENTEL E, registradas en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.

e)      En la clase 38 de la Nomenclatura Oficial - en la que se encuentra registrada la marca INTEL, para distinguir servicios de telecomunicaciones y otros servicios similares -, se encuentra registrada, a favor de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., la marca 123ENTEL, que distingue servicio de telecomunicaciones, es decir, transmisión local, de larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, video, imagen y datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino; oferta de acceso múltiple de usuarios a una red computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional; almacenamiento y recuperación electrónica de datos y documentos; servicio de correo electrónico; servicios de comunicación personal, a saber, servicios de envío de llamadas, servicios de manejo de llamadas, servicios de ordenamiento secuencial de llamadas, y servicios de correo de voz y de mensajes verbales; servicios de teleconferencia; servicios de anfitrión electrónico para brindar conexiones de telecomunicación de transacciones en redes de computación globales; transmisión electrónica de datos a terminales de computador desde una red de base de datos computarizada; servicio de telecomunicaciones de reenvío de ciclo de operaciones; servicio de telecomunicaciones de red virtual; servicio integral de telecomunicaciones de red digital; información y servicio de transmisión simultánea, bidireccional e interactiva, de voz, video, datos, texto, fax y multimedios; servicio telefónico de voz con conmutación digital T-1 fraccionalizada, solicitada el 24 de octubre del 2000 y registrada el 09 de mayo del 2002, bajo certificado N° 29256, vigente hasta el 09 de mayo del 2012.

f)      En la clase 38 de la Nomenclatura Oficial - en la que se encuentra registrada la marca INTEL, para distinguir servicios de telecomunicaciones y otros servicios similares -, se encuentra registrada, a favor de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., la marca ENTEL123, que distingue servicio de telecomunicaciones, es decir, transmisión local, de larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, video, imagen y datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino; oferta de acceso múltiple de usuarios a una red computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional; almacenamiento y recuperación electrónica de datos y documentos; servicio de correo electrónico; servicios de comunicación personal, a saber, servicios de envío de llamadas, servicios de manejo de llamadas, servicios de ordenamiento secuencial de llamadas, y servicios de correo de voz y de mensajes verbales; servicios de teleconferencia; servicios de anfitrión electrónico para brindar conexiones de telecomunicación de transacciones en redes de computación globales; transmisión electrónica de datos a terminales de computador desde una red de base de datos computarizada; servicio de telecomunicaciones de reenvío de ciclo de operaciones; servicio de telecomunicaciones de red virtual; servicio integral de telecomunicaciones de red digital; información y servicio de transmisión simultánea, bidireccional e interactiva, de voz, video, datos, texto, fax y multimedios; servicio telefónico de voz con conmutación digital T-1 fraccionalizada, solicitada el 24 de octubre del 2000 y registrada el 9 de mayo del 2002, bajo certificado N° 29257, vigente hasta el 9 de mayo del 2012.

2. Acuerdo de coexistencia de marcas

2.1 Marco conceptual

Las marcas como instrumentos de identificación y diferenciación de los productos o servicios hacen posible la producción en masa y el desarrollo industrial y comercial de una sociedad.

Las marcas coadyuvan a la transparencia en el mercado al permitirle a su titular individualizar - entre la multiplicidad de productos o servicios que se encuentran en el mercado - los productos o servicios que ofrece. De esta forma puede diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores y crear y asegurarse una clientela.

La marca permite a los consumidores diferenciar inequívocamente los productos o servicios que son ofrecidos en el mercado, y en base a esta diferenciación asociar los productos o servicios con una determinada calidad.

El interés del público consumidor en que exista la debida diferenciación entre los competidores radica en la posibilidad de identificar los productos que ha probado y con los cuales ha quedado satisfecho, sin posibilidad de error alguno. Este interés normalmente coincide con el interés privado del industrial, del comerciante o del prestador de servicios de cautelar su derecho exclusivo al uso de los signos que distinguen a los productos o servicios que ofrecen, por ser el primer interesado en que si un consumidor ha quedado satisfecho con su producto o servicio lo adquiera nuevamente sin que, por la similitud de los signos, el consumidor termine adquiriendo un producto o servicio de un competidor.

Puede darse, sin embargo, el caso de que dos titulares lleguen a un acuerdo de coexistencia de sus respectivas marcas pero que el riesgo de confusión subsista, con lo que se privaría al consumidor de su derecho a elegir libremente entre los productos del mercado, de acuerdo a su origen empresarial, además el consumidor puede verse expuesto a adquirir un producto o servicio que no posea la calidad o alguna otra característica esperada. Para impedir lo anterior, el artículo 158 del Decreto Legislativo 823 establece expresamente que las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de marcas similares para productos de la misma clase, siempre que, en opinión de la oficina administrativa competente, la coexistencia no afecte negativamente el interés general de los consumidores.

Si bien la Decisión 486 no incluye ninguna norma que expresamente regule este supuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el tema. En el Proceso N° 41-IP-99 - en una sentencia expedida durante la vigencia de la Decisión 344 - con relación al caso de una solicitud de registro de una marca similar a otra ya registrada, señaló que, pese a existir una autorización del titular cuyo registro ya está consolidado, necesariamente se tiene que considerar el interés del consumidor quien puede llegar a verse confundido con la presencia de dos marcas similares en el mercado, más aun si ellas se encuentran destinadas a proteger productos de la misma clase internacional; y si, además, las marcas confrontadas han sido solicitadas para todos los productos o servicios comprendidos en la correspondiente clase. En tal sentido, concluyó que en estos casos el administrador, al momento de valorar estas circunstancias, en su decisión deberá velar que las marcas a confrontarse no produzcan confusión en el mercado. Precisó que el acuerdo puede facilitar el registro, pero la autoridad nacional puede tomar su decisión en contra, no conduciendo el acuerdo necesariamente a un registro.

Asimismo, cabe señalar que en el Proceso 104-IP-2002, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que   … en presencia del fenómeno de la confundibilidad, la suscripción de acuerdos privados de coexistencia no es un presupuesto automático para que se produzca el registro, puesto que siempre habrá de primar el interés general de los consumidores sobre el interés particular de los empresarios contratantes“.

En este sentido, frente a acuerdos de coexistencia o de consentimiento para el registro de un signo distintivo idéntico o similar a uno ya registrado, la Sala evaluará la posibilidad de aceptar dichos acuerdos siempre que no afecten el interés general de los consumidores; a su vez, se podrá tomar en consideración el hecho de estar frente a casos en que las partes intervinientes formen parte de un mismo grupo empresarial o tengan la condición de sucursales, ello debidamente acreditado en el procedimiento correspondiente; es decir, que tengan vínculos económicos, al grado que el público consumidor no se vea inducido a confusión en el mercado.

2.2 Aplicación al presente caso

En el expediente obra copia del acuerdo de coexistencia suscrito el 18 de enero de 2002 entre Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel) e Intel Corporation - titular de la marca INTEL - que cuenta con las legalizaciones notariales pertinentes.

En dicho acuerdo, se estipuló, entre otras condiciones, las siguientes:

i)      Ambas partes se comprometen a coexistir pacíficamente en el mercado, en virtud del beneficio e interés de cada una.

ii)      Ambas partes acuerdan coexistir en las clases internacionales 9, 16, 35, 36, 38 y 42, solamente en Chile.

iii)      Ambas partes acuerdan coexistir en las clases internacionales 16, 35, 36, 38 y 42 en América Latina.

iv)      Ambas partes se comprometen a respetar el derecho que el uso, aplicación y registro que una marca confiere.

v)      Ambas partes se reservan todos los derechos a oponerse al uso, solicitudes y registros de la otra parte de sus respectivas marcas en cualquier jurisdicción no cubierta por el acuerdo.

Ahora bien, no obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 158 del Decreto Legislativo 823 - en aras del derecho de los consumidores a una debida diferenciación de los productos o servicios que ofrecen los competidores para que puedan tomar decisiones de compra racionales basadas principalmente en calidad y precio - la Sala deberá realizar un análisis y examen de los signos en cuestión para determinar si procede o no aceptar el acuerdo de coexistencia presentado.

3. Determinación del riesgo de confusión

A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 3443 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-20004 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)5.

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-20006, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.

3.1 Similitud o conexión competitiva

En el presente caso, existe identidad entre algunos de los servicios que pretende distinguir el signo solicitado (promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales, y en otros medios, a saber, televisión por cable, televisión, medios de banda angosta y banda ancha) y los servicios que distinguen las marcas registradas 123 REMATE y 123REMATE.COM (promoción de bienes y servicios de terceros por medio de avisos publicitarios y anuncios a través de redes de computadoras, televisión u otro medio interactivo).

Por otro lado, también existe identidad entre algunos de los servicios que pretende distinguir el signo solicitado (promoción de los bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales; servicios de pedido por correo que comprende productos y servicios relacionados con la telecomunicación, obtención de descuentos en beneficio de usuarios en la compra de bienes y servicios a comerciantes; interacción de servicios interactivos de compra que comprenden una amplia gama de bienes y servicios vía una red de computación global; interacción comercial de servicios de guía de información en línea por teléfono) y algunos de los servicios que distingue la marca registrada INTEL (servicios de publicidad; servicios para reunir una variedad de bienes que permitan al consumidor ver y adquirir dichos bienes; promoción de productos y servicios de terceros mediante la preparación y colocación de avisos en una revista electrónica a la cual se accede a través de la red global; proporción de informes sobre productos servicios de terceros vía la red global; almacenamiento y recuperación de información; diseminación de publicidad en línea para terceros vía redes de comunicación electrónica).

3.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-20007 y 76-IP-20008.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En el presente caso, atendiendo a la naturaleza de los servicios, es razonable presumir que los consumidores prestarán un grado de atención especial al momento de contratarlos, ya que se tendrán en cuenta las cualidades profesionales de quien preste los mencionados servicios, el costo de servicio, así como las necesidades de cada usuario. Tratándose de servicios especializados de gran importancia para la economía de las personas y empresas, éstos son contratados de acuerdo a las necesidades de cada usuario, luego de un proceso de selección en el que se tiene en cuenta, entre otros factores, el costo del servicio, grado de conocimiento, capacidades personales, nivel técnico y dominio del tema por parte de quienes lo brindan. En este orden de ideas, los consumidores suelen prestar un grado de atención superior al promedio, ya que las decisiones que se adopten tendrán injerencia directa en el desarrollo de su empresa o negocio, y en las ganancias que pueda obtener de los mismos. Además, debido a que por lo regular tienen un costo elevado, se entiende que su adquisición no es frecuente y que amerita un especial grado de atención al momento de contratarlos.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

a)      que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

b)      que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández - Novoa9, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que la marca registrada 123Remate.com y logotipo constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.

En la marca mixta registrada, se advierte que tanto el aspecto denominativo (123Remate.com) como el figurativo (escritura característica y distribución de los elementos alfanuméricos que la conforman) son relevantes a efectos de determinar el origen empresarial de los servicios, conforme se advierte a continuación

Previamente al examen comparativo, la Sala conviene en señalar que no por el hecho que una marca incluya términos de otra, ambas son confundibles entre sí. Esta circunstancia no es decisiva para el examen, ya que lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Por lo general, ésta se produce si el término que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al otro son irregistrables (por genéricos o descriptivos), o no le otorgan la distintividad requerida.

Por otra parte, en las denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o es el que sirve para determinar la impresión en conjunto. Lo anterior sólo se puede determinar en cada caso concreto y viendo la particular formación de la denominación compuesta de que se trata.

Tal como se señaló en la Resolución N° 986-2002/TPI-INDECOPI10, en el caso de la marca registrada 123 REMATE, el término REMATE - cuyo significado es “adjudicación que se hace de los bienes que se venden en subasta o almoneda al comprador de mejor puja y condición” y cuyo sinónimo es subasta pública 11 - constituye una actividad que designa uno de los servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial (ventas en pública subasta)13, lo cual explica su inclusión en varias marcas registradas en dicha clase 14 . En tal sentido, puede aludir a que la oferta de productos y servicios de terceros, respecto a los cuales se brinda información y que se promocionan por medio de avisos a través de medios interactivos, se da con esta modalidad. Por tal razón, no puede ser reivindicado a favor de un solo titular y no sirve para indicar una determinada procedencia empresarial. En atención a ello, se concluyó que el elemento relevante de dicha marca es 123.

En dicha resolución se precisó, además, que en la marca registrada 123REMATE.COM y logotipo, el elemento relevante también es 123, por cuanto: i) el término REMATE posee la connotación ya indicada; las letras com antecedidas de un punto (.com) constituyen - al igual que .edu, .gob, .mil, .org, y .net) - nombres de dominio genéricos de primer nivel (Top Level Domains), que sirven para definir el campo de la actividad que presta su titular; y, ii) el nombre .com (destinado para el uso de carácter comercial) sirve para indicar que la entidad prestadora de los servicios prestados es una entidad comercial. En tal sentido, se consideró que dicho nombre de dominio debe quedar de libre uso para los demás competidores, razón por la cual resulta irreivindicable a favor de un solo titular.

En el caso del signo solicitado, se considera que tienen la misma relevancia el término ENTEL como la secuencia numérica 123, ya que ambas resultan totalmente arbitrarias con relación a los servicios que se pretende distinguir.

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se advierte lo siguiente:

a) Entre el signo solicitado 123 ENTEL y la marca registrada INTEL

Desde el punto de vista fonético, si bien las denominaciones ENTEL e INTEL presentan identidad en la secuencia de consonantes y se encuentran conformadas por el mismo número de sílabas (dos), siendo la segunda idéntica (TEL), la diferente secuencia de vocales (E-E / I-E) y la diferente sílaba inicial (EN / IN) - siendo ésta un aspecto importante para determinar la impresión fonética de dos signos –, así como la presencia de la secuencia numérica 123 al inicio del signo, determinan que la pronunciación e impacto sonoro de los signos apreciados en su conjunto sea distinto.

Desde el punto de vista gráfico, se advierte que si bien las denominaciones ENTEL e INTEL se conforman por igual número de letras, difieren en la primera de ellas (E / I) y en el hecho que el signo solicitado presenta un elemento numérico (la secuencia 123), todo lo cual determina que, apreciados en su conjunto, los signos tengan una diferente impresión visual.

Además, la Sala estima que cuando se trata de expresiones denominativas poco extensas, como sucede en el presente caso, el público consumidor tiende a retenerlas con mayor facilidad en la memoria, circunstancia que hace posible que pequeñas diferencias entre los signos puedan ser mejor percibidas.

Cabe señalar que, aun cuando la solicitante ha presentado un acuerdo de coexistencia, éste no establece en forma explícita y precisa el campo en el que operan cada una de las empresas, particularmente a través de una renuncia o limitación de los servicios a que se refieren los signos en conflicto. En efecto, si bien dicho acuerdo señala en términos generales que cada una de las partes respetará el área de interés de la otra, no permite establecer una diferenciación clara y precisa entre los servicios que se van a distinguir con los signos, a fin de que pueda deducirse razonablemente de ello que una empresa no va a brindar los mismos servicios que la otra.

Por las razones expuestas, no obstante la similitud o conexión competitiva entre los servicios que distinguen, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los signos en cuestión, se determina que su coexistencia en el mercado no es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda un producto con otro o confunda el origen empresarial de los mismos.

b)      Entre el signo solicitado 123 ENTEL y la marca registrada 123 REMATE

Si bien el signo solicitado presenta en su conformación el término ENTEL, que difiere en su pronunciación y escritura del término REMATE de la marca registrada, este último carece de relevancia, existiendo identidad fonética, gráfica y conceptual en la secuencia numérica 123, único elemento distintivo de la marca registrada.

c)      Entre el signo solicitado 123 ENTEL y la marca registrada 123REMATE.COM y logotipo

Si bien el signo solicitado presenta en su conformación el término ENTEL, que difiere en su pronunciación y escritura de los términos REMATE.COM de la marca registrada, estos últimos carecen de relevancia, existiendo identidad fonética, gráfica y conceptual en la secuencia numérica 123.

Desde el punto de vista gráfico, los signos difieren por la presencia de la escritura característica y distribución de los elementos alfanuméricos en la marca registrada.

Sin embargo, estas diferencias no resultan suficientes, ya que, dada la identidad de los servicios, no es posible la coexistencia de los signos sin inducir a confusión al público usuario. Así, aun cuando el público usuario logre recordar y distinguir que existen diferencias entre los signos en conflicto, la utilización de los números 123 en el signo solicitado y en las marcas registradas, puede inducir al consumidor o usuario a creer que el signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de las marcas registradas, o una nueva línea de los servicios distinguidos con ellas, o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las empresas.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde su acceso a registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- No aceptar el acuerdo de coexistencia suscrito entre Intel Corporation y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

Segundo.- Por las consideraciones expuestas, CONFIRMAR la Resolución N º 13352-2004/OSD-INDECOPI de fecha 5 de noviembre del 2004 y, por sus efectos, la Resolución N° 10761-2003/OSD-INDECOPI del 16 de setiembre del 2003; en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio 123 ENTEL, solicitado por Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

1      A rt ículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de ter ce ros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a)      Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.

2      Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a)      Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.

3      Ver nota 1.

4      Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.

5      Ver nota 2.

6      Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.

7      Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.

8       Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 (nota 7) p. 15.

9       Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.

10      Recaída en el expediente N° 144208-2002 referido a la solicitud de registro de la marca de servicio 123 INTERNET, presentada por Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. Dicha marca fue denegada por considerarse confundible con las marcas 123REMATE y 123REMATE.COM y logotipo.

11      Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Tomo II, Madrid, 1992, p.1765.

13      Ver posición N º V0023 de la Lista de Productos Ordenados por Clases de la Clasificación de Niza, 8 ª edición pa rt e II, p.288.

14      Ver punto 1 c) del Informe de antecedentes.