El signo solicitado no cuenta con elementos denominativos y/o figurativos adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro, resulta incapaz de individualizar los servicios que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría una ventaja injusta y un monopolio sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado. En efecto, de otorgarse su registro se afectaría el interés y el derecho que tienen los competidores a poder usar términos que son necesarios para la identificación y promoción de determinados servicios, por lo que se ha determinado que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.
RESOLUCIÓN N° 0422-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 177120-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0422-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 177120-2003
SOLICITANTE : ROYAL GAMING S.A.C.
Denominaciones descriptivas – Falta de distintividad del signo solicitado
Lima, once de mayo del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 1° de abril del 2003, Royal Gaming S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio CLUB CASINO, para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, juegos de azar, bingos, casinos, discotecas, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 9412-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de agosto del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró que el signo solicitado CLUB CASINO no es distintivo al estar conformado por elementos carentes de distintividad que indican de manera directa e inequívoca el nombre con que habitualmente se le denomina al local donde precisamente suelen brindarse algunos de los servicios que se pretenden distinguir. En tal sentido, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.
Con fecha 4 de setiembre del 2003, Royal Gaming S.A.C. interpuso recurso de reconsideración manifestando que si bien el signo solicitado resulta ser una “denominación genérica”, dicha denominación está determinada por la composición de dos palabras (CLUB y CASINO), por lo que no se configura riesgo de confusión (sic) en el consumidor. Señaló que el objeto social de su empresa, conforme se desprende de su Testimonio de Escritura Pública – la cual adjuntó en copia – abarca no sólo el giro de juegos de casino, sino que desarrolla actividades conjuntas de hospedaje y salas de juego, incluso en un mismo establecimiento. Adjuntó en calidad de segunda nueva prueba instrumental la Ley N° 27796 1 , a fin de acreditar que según ley sólo pueden instalarse salas de juego para la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas en hoteles de cuatro y cinco estrellas o resorts equivalentes y restaurantes turísticos cinco tenedores, razón por la que están obligados a funcionar dentro de las instalaciones de un hotel o restaurante, adecuación que deberá efectuarse desde el 31 de diciembre del 2005, siendo importante para su empresa la distinción de un signo que abarque tanto el negocio principal (hotel o restaurante) como su negocio complementario (salón de juegos).
Mediante Resolución N° 14696-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. La Oficina consideró que los documentos ofrecidos en calidad de nueva prueba instrumental no aportan nuevos elementos de juicio que desvirtúen el argumento sustentatorio de la resolución recurrida, ya que en nada enervan el examen de registrabilidad realizado del signo solicitado.
Con fecha 28 de enero del 2004, Royal Gaming S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La conformación del signo solicitado está determinada por la composición de dos palabras (CLUB y CASINO) en forma conjunta y no por separado, por lo que constituye una denominación mixta (sic), no configurándose riesgo alguno de confusión en el consumidor ni mucho menos una barrera de acceso al sector pertinente del mercado.
(ii) Su empresa no sólo se dedica al giro de juegos de casino y máquinas tragamonedas, sino que adicionalmente está autorizada al desarrollo de actividades conjuntas de hospedaje y salas de juego, incluso en un mismo establecimiento, por lo que el signo solicitado es perfectamente compatible con los giros autorizados para su empresa.
(iii) Es obligación de su negocio, funcionar dentro de las instalaciones de un hotel o restaurante, por lo que resulta importante para su empresa la distinción de una marca mixta (sic) que abarque tanto el negocio principal como el negocio complementario de salón de juegos. En tal sentido, la denominación CLUB CASINO representa efectivamente una marca mixta (sic) constituida por dos palabras que bajo ninguna lógica configuran riesgo de confusión en el consumidor.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado CLUB CASINO reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se he verificado que existen en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas registradas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación las siguientes denominaciones:
- CASINO.- CASINO NIGHT, CASINO DEPOT, CASINO DIAMOND (mixta), CASINO SOLES (mixta), TRILENIUM CASINO, CASINO BAGDAD (mixta), CASINO PLANET, ROYAL CASINO (mixta), CASINO CARRERA (mixta), CASINO GABRIELA (mixta), CASINO SOLID GOLD, CASINO COSTA VERDE (mixta), DERBY GRAN CASINO (mixta), PENINSULA CASINO, LAS MUSAS HOTEL & CASINO (mixta), BINGO CASINO PALACE (mixta), CASINO PALACIO REALE, CASINO GOLDEN PALACE, ROYAL CABANA CASINO (mixta), SHERATON CASINO LOTTO, CASINO PALACIO ROYALE, CASINO MIRAFLORES CM (mixta), CASINO & DISCOTECA MOSSONE (mixta), EL ELEFANTE DE ORO CASINO, PALACIO MARSANO HOTEL & CASINO, SHERATON LIMA HOTEL & CASINO ITT SHERATON (mixta).
- CLUB.- CLUB NACIONAL, CLUB LATINO (mixta), CLUB FARO, CLUB ALICORP (mixta), CASA CLUB TV, CLUBCORP, MARINA CLUB (mixta), CLUB ALIANZA LIMA (mixta), CLUB GALLETONICO, I3I CLUB (mixta), CLUB HUANCAYO, JOCKEY CLUB, CLUB DE NEGOCIOS, CLUB DRAGON DORADO (mixta), KENKO CLUB (mixta), AMERICAS FITNESS CLUB, CLUB PELICANOS, AMERI CLUB (mixta), CLUB ATLETICO CHALACO (mixta), CLUB MEGA PLAZA, DEALER’S CLUB (mixta), HAVANA CLUB, MEGA CLUB ORO, 999 CLUB, CULTURE CLUB, RED & BLUE GRAND DISCO CLUB (mixta), LIMA GOLF CLUB (mixta), CAPP DRAG RACING ¼ MILLA CLUB DE AUTOS DE PIQUE DEL PERU (mixta), UNICORN CLUB (mixta), MOLLE ALTO CLUB (mixta), CLUB 69, SCARLET CLUB.
2. Denominaciones descriptivas
2.1 Marco conceptual
Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.
La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) prohibe el registro de un signo o indicación que en el comercio pueda servir para describir las características de los productos o servicios. Así, se enumeran allí las principales características sobre las que pueden informar las denominaciones o representaciones descriptivas (calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción). La enumeración no es exhaustiva porque concluye con una pequeña cláusula general “...u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-2000 2 y 49-IP-2000 3 - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere - no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.
Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
De otro lado, dentro de la categoría de los términos descriptivos pueden incluirse los adjetivos calificativos y las palabras o expresiones laudatorias que elogian o califican en forma específica a los productos o servicios que pretende distinguir.
Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 27-IP-95 4 - el cual es relevante porque interpreta al artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, similar al artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 - los adjetivos calificativos pueden registrarse como marca siempre y cuando no guarden una relación estrecha y sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las características esenciales o primordiales de los productos. Los adjetivos calificativos pueden referirse a una cualidad o ventaja importante del producto (o servicio) pero éstas no deben ser la configurante o la necesaria de la característica del mismo. Esta clase de adjetivos se refieren comúnmente a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger, por ejemplo “eterno”, “predilecto”, “entero”, etc. 5 (el resaltado es nuestro).
De otro lado, la Sala en concordancia con lo establecido por el Tribunal en el citado Proceso 27-IP-95 conviene en precisar que hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos o servicios en concreto sino que más bien se utilizan para referirse a las cualidades o características que sí pueden decirse de todos los productos o servicios (ej. mejor, fino, extra). Estos términos pertenecen al dominio público y por lo tanto no son susceptibles de apropiación en forma aislada por una sola persona, así lo establece en su parte final, el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.
2.2 Aplicación al caso concreto
La conjunción de los términos CLUB 6 y CASINO 7 (CLUB CASINO) hace alusión a un determinado lugar en el que se pueden llevar a cabo diversos espectáculos y en el que a la vez se pueden realizar diversos juegos de azar; actividades que precisamente forman parte de algunos de los servicios que el signo solicitado pretende distinguir (servicios de esparcimiento, juegos de azar, bingos, casinos).
En tal sentido, se ha considerado que el signo solicitado CLUB CASINO resulta descriptivo de los servicios que pretende distinguir, al informar sobre el lugar donde se prestarán los mismos, por lo que el signo solicitado no puede ser objeto de un derecho de exclusiva ni ser susceptible de reivindicación ya que de concederse dicho derecho sobre tal denominación, podría impedirse su utilización por parte de los demás competidores que también ofrecen (o se encuentran en condiciones de ofrecer) similares servicios.
En consecuencia, se ha determinado que el signo solicitado CLUB CASINO constituye una denominación descriptiva, por cuanto transmite, en su conjunto, información acerca del lugar donde se prestan algunos de los servicios que pretende distinguir.
Por lo anterior, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.
3. Carácter distintivo del signo solicitado
3.1 Sobre la distintividad de los signos
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96 8 - durante la vigencia de la Decisión 344 9 - en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina en relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.
En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación a un origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal 10 u otras razones 11 tiene una dudosa capacidad distintiva pero donde el público - a falta de la presencia de un signo distintivo - se ve obligado a identificar al producto con este nombre o indicación, no significa que este signo tenga capacidad distintiva.
Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.
Para determinar la distintividad de un signo debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.
El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.
Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. El examen de distintividad se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado); por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.
3.2 Aplicación al caso concreto
Atendiendo a lo expuesto en el punto 2.2 de la presente resolución, y a que el signo solicitado no cuenta con elementos denominativos y/o figurativos adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro, resulta incapaz de individualizar los servicios que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría una ventaja injusta y un monopolio sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado.
En efecto, de otorgarse su registro se afectaría el interés y el derecho que tienen los competidores a poder usar términos que son necesarios para la identificación y promoción de determinados servicios, por lo que se ha determinado que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por la cual no procede acceder a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Por las razones expuestas, CONFIRMAR la Resolución N° 14696-2003/OSDINDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, por sus efectos, la Resolución N° 9412-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de agosto del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio CLUB CASINO, solicitado por Royal Gaming S.A.C. (Perú).
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/lt
1 Ley que modifica artículos de la Ley N° 27153, que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas.
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 551 del 3 de abril de 2000, p. 12.
3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000, p. 6.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo N° 257 del 14 de abril de 1997, p. 10.
5 Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p. 966.
6 Club.- Sociedad fundada por un grupo de personas con intereses comunes y dedicada a actividades de distinta especie, principalmente recreativas, deportivas o culturales. || Lugar de esparcimiento donde se bebe y se baila y en el que suelen ofrecerse espectáculos musicales, habitualmente de noche. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo I, 21 edición, Madrid 1992, p. 492.
7 Casino.- Casa de recreo, situada por lo común fuera de lo poblado. || Sociedad de hombres que se juntan en una casa, aderezada a sus expensas, para conversar, leer, jugar y otros esparcimientos, y en la que se entra mediante presentación y pago de una cuota de ingreso y otra mensual. || Club, sociedad de recreo. || Local donde mediante pago, puede asistirse a espectáculos, conciertos, bailes y otras diversiones. Es propio de playas, balnearios, etc.; generalmente está destinado a la práctica de juegos de azar. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo I, 21 edición, Madrid 1992, p. 433.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
9 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
10 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.
11 Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que distingue.