RESOLUCIÓN N° 0434-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 177642-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0434-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 177642-2003

SOLICITANTE     :     THOMSON

Determinación del riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial: Existencia

Lima, dieciocho de mayo del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 8 de abril del 2003, Thomson S.A. (Francia) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación THOMSON escrita en letras características y la representación de tres “figuras elípticas” dispuestas simétricamente; conforme al modelo, para distinguir tareas periciales y de ingeniería; ingeniería; consultoría técnica para equipo de televisión, equipo de audio y de video. Servicios de computación, a saber, el diseño de software y sitios de computadora. Servicios de consultoría, asistencia y representación para obtener, mantener, explotar y defender derechos de propiedad intelectual, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 1596-2004/OSD-INDECOPI de fecha 10 de febrero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró lo siguiente:

(i)      Se encuentran registradas, a favor de J. Walter Thompson Peruana, las marcas J. WALTER THOMPSON y escritura y THOMPSON CONNECT WORLDWIDE y logotipo, que distinguen servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, entre los que se encuentran comprendidos los servicios que pretende distinguir el signo solicitado.

(ii)      El signo solicitado es semejante gráfica y fonéticamente a las marcas registradas, ya que comparten el término THOMSON/THOMPSON, diferenciándose únicamente por la presencia de la letra P en las marcas registradas, lo cual no resulta suficiente para establecer diferencias entre dichos signos, siendo que el consumidor identificaría al signo solicitado como una variación de las marcas registradas. Además, los signos en conflicto evocan el mismo concepto.

(iii)      Si bien el signo solicitado también se encuentra conformado por elementos figurativos, éstos no coadyuvan a una diferenciación o impresión visual distinta, como para que el elemento denominativo pase a un segundo plano y sea el elemento figurativo el de mayor relevancia.

Con fecha 2 de marzo del 2004, Thomson S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i)      En el signo solicitado y en la marca registrada THOMPSON CONNECT WORLDWIDE y logotipo son relevantes tanto el elemento denominativo como el figurativo, mientras que en la marca registrada J. WALTER THOMPSON y escritura, la denominación WALTER conjuntamente con su escritura sirven para señalar un origen empresarial determinado.

(ii)      El signo solicitado y la marca registrada THOMPSON CONNECT WORLDWIDE y logotipo generan diferente entonación y pronunciación, así como diferente impresión visual, debido a la presencia de los términos CONNECT y WORLDWIDE en la marca registrada, los mismos que presentan diferente grafía y se encuentran distribuidos en forma distinta. Adicionalmente, los signos presentan diferentes elementos figurativos.

(iii)      El signo solicitado y la marca registrada J. WALTER THOMPSON y escritura generan diferente entonación y pronunciación, debido a la presencia de la denominación J. WALTER en la marca registrada. Asimismo, los signos generan diferente impresión visual de conjunto, debido a que difieren en el número de términos, así como en sus elementos gráficos. Además, los usuarios identificarán a la marca registrada por la denominación abreviada J. WALTER, debido a que ocupa el primer lugar de la marca.

(iv)      En el mercado coexisten marcas que presentan un elemento en común, tal como las marcas SANTIAGO DE CUBA y DON SANTIAGO (clase 33); AIR CRISPS y SUBLIME AIR (clase 30).

Posteriormente, el 18 de marzo del 2004, señaló que el nombre correcto de su empresa es Thomson y no Thomson S.A., como se ha venido consignando por error involuntario de su parte. Presentó documentos para acreditar lo expuesto.

II.      CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado THOMSON y logotipo y las marcas registradas J. WALTER THOMPSON y escritura y THOMPSON CONNECT WORLDWIDE y logotipo.

III.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a)      J. Walter Thompson Peruana (Perú) es titular de las siguientes marcas:

-     Constituida por la denominación J. WALTER THOMPSON inscrita en letras corridas características, conforme al modelo, que distingue servicios varios tales como: los servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes y toda clase de servicios comprendidos en este rubro, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, con certificado N° 1235, vigente desde el 28 de diciembre de 1993 hasta el 28 de diciembre del 2003.

-     Constituida por la denominación THOMPSON CONNECT WORLDWIDE escrita en letras características, acompañada en la parte superior de dos elipses entrelazadas, en los colores azul y verde; conforme al modelo, que distingue alquiler de software de ordenador; alquiler de tiempo de acceso a un ordenador para la manipulación de datos; alquiler de tiempos de acceso, reconstitución y elaboración de una base de datos informática, análisis para la implantación de sistemas de ordenador, servicios de diseñadores de artes gráficas; asesoramiento en propiedad intelectual; filmado en cintas de video; dibujo industrial; fotografía y reportajes gráficos; imprenta, servicios de impresión de offset y litográfica, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, con certificado N° 27325, vigente desde el 11 de octubre del 2001 hasta el 11 de octubre del 2011.

b)      No se encuentran registradas otras marcas que identifiquen servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial que en su conformación incluyan el término THOMSON o THOMPSON.

2. Determinación del riesgo de confusión

A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca ¹ .

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-2000 ² en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a).

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) ³ .

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 ⁴ , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.

2.1 Similitud o conexión competitiva

En el presente caso, los servicios que pretende distinguir el signo solicitado (tareas periciales y de ingeniería; ingeniería; consultoría técnica para equipo de televisión, equipo de audio y de video. Servicios de computación, a saber, el diseño de software y sitios de computadora. Servicios de consultoría, asistencia y representación para obtener, mantener, explotar y defender derechos de propiedad intelectual, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial) se encuentran comprendidos dentro de los servicios que distingue la marca registrada J. WALTER THOMPSON y escritura (servicios varios tales como: los servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes y toda clase de servicios comprendidos en este rubro, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial).

Asimismo, se advierte que existe identidad entre algunos de los servicios que pretende distinguir el signo solicitado (“…Servicios de consultoría, asistencia y representación para obtener, mantener, explotar y defender derechos de propiedad intelectual, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial”) y algunos de los que distingue la marca registrada THOMPSON CONNECT WORLDWIDE y logotipo (“… asesoramiento en propiedad intelectual … de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial).

2.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es conveniente partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 ⁵ y 76-IP-2000 ⁶ .

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general, la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

a)      que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

b)      que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández - Novoa ⁷ , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

Atendiendo a que, en el presente caso, tanto el signo solicitado como las marcas registradas constituyen signos de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.

En el signo mixto solicitado, resulta relevante sólo el aspecto denominativo, conformado por la denominación THOMSON, toda vez que el aspecto gráfico se encuentra conformado por la escritura de la denominación que no reviste alguna característica particular y por la representación de tres figuras elípticas que, por su ubicación y tamaño, ocupan un lugar secundario, tal como se aprecia a continuación:

En la marca mixta registrada bajo certificado N° 1235, son relevantes tanto el aspecto denominativo (J. WALTER THOMPSON) como el aspecto figurativo (conformado por la escritura particular de la denominación J. WALTER THOMPSON), conforme se aprecia a continuación:

Igualmente, en la marca mixta registrada bajo certificado N° 27325, resulta relevante tanto el aspecto denominativo (y en él la denominación THOMPSON CONNECT, debido a que la palabra WORLDWIDE, por su ubicación y tamaño, ocupa un lugar secundario), como el aspecto figurativo (constituido por la escritura característica de la denominación, la figura de dos elipses, todo en la combinación de colores azul y verde), conforme se aprecia a continuación:

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se desprende lo siguiente:

a)      Entre el elemento relevante del signo solicitado (THOMSON) y la marca registrada bajo certificado N° 1235 (J. WALTER THOMPSON y escritura)

Desde el punto de vista fonético, se advierte que, si bien la pronunciación de los términos THOMSON/THOMPSON es prácticamente idéntica, la marca registrada presenta elementos adicionales que determinan que los signos difieran en su extensión, así como en su secuencia de vocales y de sílabas.

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los signos difieren en sus elementos gráficos, así como en el número y secuencia de letras, debido a la presencia de la denominación J. WALTER en la marca registrada.

b)      Entre el elemento relevante del signo solicitado (THOMSON) y el elemento relevante de la marca registrada bajo certificado N° 27325 (THOMPSON CONNECT y logotipo)

Desde el punto de vista fonético, se advierte que, si bien la pronunciación de los términos THOMSON/THOMPSON de los signos es prácticamente idéntica, la marca registrada presenta adicionalmente el término CONNECT que determina que los signos difieran en su extensión, así como en su secuencia de vocales y de sílabas.

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los signos difieren en sus elementos gráficos, así como en el número y secuencia de letras, debido a que la marca registrada presenta el término CONNECT.

2.3 Riesgo de confusión

Cabe precisar que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor, aun diferenciando claramente los productos o servicios, podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por su titular o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.

En el presente caso, no obstante las diferencias fonéticas y gráficas anotadas, dado que existe identidad entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, y que los signos se encuentran conformados en forma relevante por los términos THOMSON/THOMPSON, los cuales tienen una pronunciación prácticamente idéntica y no forman parte de alguna otra marca registrada a favor de un tercero - conforme se advierte del informe de antecedentes -, ello podría inducir a confusión indirecta al público usuario, ya que éste podría creer que el signo solicitado es una variación más de las marcas registradas, o identifica un nueva línea de servicios de las marcas registradas o, en todo caso, podría creer que existe un vínculo comercial entre los titulares de dichos signos.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a su registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 1596-2004/OSD-INDECOPI de fecha 10 de febrero del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio constituida por la denominación THOMSON escrita en letras características y la representación de tres “figuras elípticas” dispuestas simétricamente; conforme al modelo, solicitado por Thomson.

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

BEGOÑA VENERO AGUIRRE

Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/rl

1 Artículo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.

2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N ^º 594 del 21 de agosto del 2000.

3 Ver nota 1.

4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.

5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Ca rt agena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.

6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Ca rt agena N° 633 (nota 5), p. 15.

7 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.