RESOLUCIÓN N° 0451-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 195871-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SOLICITANTE     :     SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

OPOSITORA     :     TELEVISA, S.A. DE C.V.

Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial: Existencia

Lima, veintiocho de abril del dos mil cinco

I. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de noviembre del 2003, Société des Produits Nestlé S.A. (Suiza) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación MAS & MAS escrita en letras características, en los colores rojo y negro, conforme al modelo, para distinguir servicios de publicidad, servicios de agencia de publicidad, servicios de dirección y/o gestión de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, promociones de ventas, trabajos de oficina; servicios que conforman el registro, la transcripción, la composición, la compilación o la sistematización de comunicaciones escritas, electrónicas y de grabaciones, así como explotación o la compilación de datos matemáticos o estadísticos; servicios de publicidad mediante comunicaciones de público, declaraciones y/o anuncios emitidos por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o de servicios; servicios como la distribución de prospectos, directamente o por correo, o la distribución de muestras; servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de un transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comparar estos productos con comodidad, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 16 de marzo del 2004, Televisa, S.A. de C.V. (México) formuló oposición manifestando lo siguiente:

(i)     Su empresa es titular de las siguientes marcas:

(ii)      El signo solicitado MAS & MAS y logotipo resulta confundible con sus marcas antes mencionadas, tanto desde el punto de vista fonético como visual, por lo que debe ser denegado.

Citó y adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

Con fecha 25 de marzo del 2004, Société des Produits Nestlé S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas de la opositora.

Mediante Resolución N° 14317-2004/OSD-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Televisa, S.A. de C.V., pero denegó el registro del signo solicitado. La Oficina consideró lo siguiente:

(i)      Respecto de la oposición formulada por Televisa, S.A. de C.V.:

-      La marca ESMAS (certificado N° 23769), registrada a favor de la opositora, distingue todos los servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, mientras que tanto el signo solicitado MAS & MAS y logotipo y la marca ESMAS y logotipo (certificado N° 29208), registrada también a favor de la opositora, se encuentran referidas a servicios destinados a la publicidad o promoción de bienes o servicios de terceros de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

-      El signo solicitado MAS & MAS y logotipo y las marcas registradas ESMAS y ESMAS y logotipo presentan diferencias tanto en el aspecto fonético como gráfico y si bien comparten el término MAS, dicho término se encuentra acompañado en cada caso de elementos adicionales que determinan que, en conjunto, los signos susciten una pronunciación e impresión visual diferentes.

-      En tal sentido, no existe riesgo de confusión entre los signos en cuestión.

(ii)      Respecto al examen de registrabilidad del signo solicitado:

-      Luego de verificar la existencia de la marca de servicio MAS MAS y logotipo, registrada a favor de Supermercados Santa Isabel S.A. en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial (certificado N° 14162), la Oficina consideró lo siguiente:

  La marca registrada incluye, entre los servicios que distingue, los que pretende distinguir el signo solicitado.

        El signo solicitado MAS & MAS y logotipo y la marca registrada MAS MAS y logotipo suscitan una impresión de conjunto similar, ya que ambos signos se inician y finalizan con la partícula MAS, variando únicamente en la inclusión del símbolo & en el signo solicitado, lo cual no resulta suficiente para diferenciarlo de la marca registrada, ya que el sonido de dicho elemento se diluye en la pronunciación del signo y su grafía puede pasar inadvertida para los consumidores.

-      En tal sentido, existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MAS & MAS y logotipo y la marca registrada MAS MAS y logotipo.

Con fecha 10 de enero del 2005, Société des Produits Nestlé S.A. interpuso recurso de apelación en el extremo que se denegó el registro del signo solicitado, manifestando que el signo solicitado MAS & MAS y logotipo presenta una clara diferenciación tanto gráfica como fonética respecto de la marca registrada MAS MAS y logotipo, ya que el signo solicitado presenta elementos, tanto en su aspecto fonético como gráfico, que lo hacen distinguible de la marca registrada MAS MAS y logotipo. Señaló que la partícula MAS es de uso común (sic) para distinguir servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, por lo que no puede ser otorgada en exclusividad a una sola empresa, ya que existen registradas marcas tales como: MAS PLUS, MAS X MENOS, ESMAS, entre otras.

II.      CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MAS & MAS y logotipo y la marca registrada MAS MAS y logotipo.

III.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes Se ha verificado lo siguiente:

a) Supermercados Santa Isabel S.A. (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por la denominación MAS MAS, en letras características, en la que cada letra está sobrepuesta a una barra en posición vertical, todo en los colores verde, celeste, azul, morado, fucsia, rojo, anaranjado, amarillo y blanco, conforme al modelo, que distingue servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y todos los demás servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 14162, vigente hasta el 6 de abril del 2008.

b)      Existen, en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, diversas marcas registradas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación el término MAS, tales como:

Ø ¾ Denominativas: BAN MAS, CINE*MAS SHOWCASE, CREDIMAS, ECONOMASS, ESMAS, PAGAMAS, SHOWCASE CINEMAS.

Ø  ¾ Mixtas:

2. Determinación del riesgo de confusión

A diferencia de la Decisión 344 – que en su artículo 83 inciso a) señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error1 – el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca2.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-20004 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error" (artículo 83, literal a).

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)5.

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-20006, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre la distintividad de los signos.

2.1 Similitud o conexión competitiva

En el presente caso, la Sala advierte que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado MAS & MAS y logotipo (servicios de publicidad, servicios de agencia de publicidad, servicios de dirección y/o gestión de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, promociones de ventas, trabajos de oficina; servicios que conforman el registro, la transcripción, la composición, la compilación o la sistematización de comunicaciones escritas, electrónicas y de grabaciones, así como explotación o la compilación de datos matemáticos o estadísticos; servicios de publicidad mediante comunicaciones de público, declaraciones y/o anuncios emitidos por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o de servicios; servicios como la distribución de prospectos, directamente o por correo, o la distribución de muestras; servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos [con excepción de un transporte], permitiendo a los consumidores examinar y comparar estos productos con comodidad, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial) se encuentran comprendidos dentro de los servicios que distingue la marca registrada MAS MAS y logotipo (servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y todos los demás servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial).

2.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 8237. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-20008 y 76-IP-20009.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En el presente caso, los servicios a que se refieren los signos son contratados con cuidado debido a la importancia que tienen para las empresas, así como a su costo y atendiendo a las capacidades de quienes los brindan.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

En el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo -, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades:

a)      que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

b)      que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández - Novoa 10 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo”. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente (…).

En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

Atendiendo a que tanto el signo solicitado como la marca registrada constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.

En el presente caso, la Sala considera que la dimensión más característica en el signo solicitado es el aspecto denominativo, toda vez que el elemento figurativo consiste simplemente en el tipo de letra en que se encuentra escrita la denominación MAS & MAS, que no presenta un diseño particularmente característico, a excepción de la combinación de colores rojo y negro que utiliza, conforme se puede apreciar a continuación:

De otro lado, en el caso de la marca registrada, se advierte que tanto el elemento denominativo (MAS MAS) como el figurativo del signo son relevantes a efectos de determinar un origen empresarial determinado, debido a la distribución de colores y la posición en que se encuentra cada una de las letras que lo conforma, tal como se aprecia a continuación:

Previamente al examen comparativo, la Sala conviene en señalar que no por el hecho que una marca incluya términos de otra, ambas son confundibles entre sí. Esta circunstancia no es decisiva para el examen, ya que lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Por lo general, ésta se produce si el término que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al otro son irregistrables (por genéricos o descriptivos) o no le otorgan la distintividad requerida.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado MAS & MAS y logotipo y la marca registrada MAS MAS y logotipo, se advierte, desde el punto de vista fonético, que ambos signos comparten el término MAS de forma repetida en su conformación (MAS & MAS / MAS MAS), por lo que la pronunciación de los signos es casi idéntica, diferenciándose únicamente por la presencia de la conjunción que determina el signo &11 en el signo solicitado.

Desde el punto de vista gráfico, se advierte que si bien los signos presentan el término MAS de forma repetida en su conformación, dado que el signo solicitado presenta en su conformación elementos figurativos – aun cuando no son relevantes – y que la marca registrada incluye en su conformación elementos figurativos y cromáticos relevantes, el impacto visual de los signos será distinto.

2.3 Riesgo de confusión

Cabe precisar que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor, aun diferenciando claramente los productos o servicios, podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por su titular o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.

La Sala considera que, en el presente caso, tratándose de los mismos servicios, aun cuando el público consumidor o usuario logre percibir y recordar las diferencias gráficas entre los signos en cuestión, dado que las denominaciones MAS & MAS y MAS MAS son casi idénticas, ello puede inducir al consumidor o usuario a creer que el signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de la marca registrada, o una nueva línea de los servicios distinguidos con ella, o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las empresas.

Al respecto, cabe precisar que si bien es cierto que, conforme se desprende del Informe de antecedentes, existen diversas marcas registradas que incluyen en su conformación el término MAS, ninguno de estos signos contiene una similitud tan cercana con la marca registrada MAS MAS y logotipo, como la que presenta el signo solicitado MAS & MAS y logotipo.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 14317-2004/OSD-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del 2004, en el extremo que denegó de oficio el registro del signo solicitado, quedando FIRME en lo demás que contiene, y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio constituida por la denominación MAS & MAS escrita en letras características, en los colores rojo y negro, conforme al modelo, solicitado por Société des Produits Nestlé S.A. (Suiza).

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

1      A rt ículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de ter ce ros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”.

2      Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.

3      Ver nota 1.

4       Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.

5       Ver nota 2.

6       Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.

7      Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

a)      La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b)      El grado de percepción del consumidor medio;

c)      La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

d)      El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,

e)      Si el signo es parte de una familia de marcas.

8       Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.

9       Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (ver nota 8), p. 15.

10      Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.

11 La cual tiene el sonido de la vocal I al ser la forma como se pronunciará el signo & (Y).