En el artículo 165 de la Decisión 486, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Adicionalmente, se dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
RESOLUCIÓN N° 0526-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 157013-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : ARAMBURÚ HEUDEBERT Y ASOCIADOS S.R.L.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial: Existencia -Signos constituidos por un mismo patronímico
Lima, cuatro de junio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de julio del 2002, Aramburú Heudebert y Asociados S.R.L. (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación estudio aramburu.com.pe encontrándose entre las palabras estudio y aramburu el signo arroba, conforme al modelo, para distinguir servicios jurídicos de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.
estudio@aramburu.com.pe
Mediante Resolución N° 2325-2003/OSD-INDECOPI de fecha 27 de febrero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) El signo solicitado es semejante en grado de confusión con las marcas ESTUDIO ARAMBURU ABOGADOS y ESTUDIO ARAMBURU ABOGADOS ASOCIADOS, registradas en la clase 42, a favor de Andrés A. Aramburú Yrigoyen.
(ii) Dicha semejanza se presenta en la medida que los signos confrontados comparten el término ESTUDIO ARAMBURU, debiendo tenerse en consideración que, si bien ambos difieren por el símbolo de arroba y las extensiones .com y .pe en el signo solicitado y la denominación ABOGADOS en el caso de una de las marcas registradas, y las denominaciones ABOGADOS y ASOCIADOS en el caso de la otra marca registrada, la utilización del término ESTUDIO ARAMBURÚ en dichos signos podría inducir al público usuario a creer que el signo solicitado es una variación de las marcas registradas, toda vez que lo más resaltante en el signo solicitado lo constituye la denominación estudio aramburu, no siendo las extensiones .com y .pe -acompañadas del símbolo de arroba- elementos que permitan su diferenciación respecto a las marcas registradas.
(iii) Los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran incluidos entre los servicios para los cuales fueron registradas las marcas ESTUDIO ARAMBURU ABOGADOS y ESTUDIO ARAMBURU ABOGADOS ASOCIADOS.
(iv) Aún cuando el público usuario logre percibir y recordar que no se trata de los mismos signos, la inclusión del término ESTUDIO ARAMBURU en los signos en cuestión, podría inducir al público usuario a creer que el signo solicitado distingue tan sólo una nueva línea de presentación de los servicios que distingue la marca registrada, generándose así la posibilidad de que se asocien dichos signos como provenientes de un mismo origen empresarial, o que el público usuario piense que existen vinculaciones de carácter societario o comercial entre las empresas, configurándose un supuesto de confusión indirecta.
Con fecha 25 de marzo del 2003, Aramburú Heudebert y Asociados S.R.L. interpuso recurso de apelación manifestando que:
(i) Inició sus actividades hace aproximadamente 8 años, habiéndose dedicado desde entonces a prestar servicios de asesoría jurídica ininterrumpidamente. Esto es, inició sus actividades utilizando el patronímico ARAMBURU como nombre comercial, antes que fuesen registradas las denominaciones ESTUDIO ARAMBURU ABOGADOS y ESTUDIO ARAMBURU ABOGADOS ASOCIADOS, en octubre de 1997.
(ii) De acuerdo a lo establecido en el artículo 215 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, sólo el titular de un nombre comercial puede utilizarlo como marca, razón por la cual hará uso de su derecho en su oportunidad.
(iii) Lo que pretende inscribir es el dominio que viene utilizando desde junio de 1999 ( estudio@aramburu.com.pe ), el mismo que fue registrado en la Red Científica Peruana.
(iv) La razón por la que decidió registrar su dominio como marca fue obtener la protección conferida por la Ley de Propiedad Industrial.
(v) Resulta relevante y deberá tenerse en cuenta que el titular de las denominaciones base de la denegatoria, el señor Andrés Aramburú Irigoyen falleció hace algún tiempo, razón por la cual dichas marcas no vienen siendo utilizadas en el mercado.
(vi) Durante el tiempo que han coexistido los signos en cuestión, nunca se ha presentado algún problema de confusión indirecta y/o directa entre los mismos.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado estudio@aramburu.com.pe y las marcas registradas ESTUDIO ARAMBURU ABOGADOS y ESTUDIO ARAMBURU ABOGADOS ASOCIADOS.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Andrés A. Aramburú Yrigoyen (Perú) es titular de las siguientes marcas que distinguen asesoramiento legal de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial:
ESTUDIO ARAMBURU ABOGADOS, registrada bajo certificado N° 12259, vigente hasta el 9 de octubre del 2007.
ESTUDIO ARAMBURU ABOGADOS ASOCIADOS, registrada bajo certificado N° 12461, vigente hasta el 24 de octubre del 2007.
b) En la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, diversas marcas constituidas por los términos ESTUDIO, ABOGADOS y/o ASOCIADOS, los dominios .com y .pe, así como por el símbolo tipográfico @, tales como: ESTUDIO ALAYZA ABOGADOS (certificado Nº 25308), ESTUDIO ALVAREZ-CALDERÓN (certificado Nº 10589), ESTUDIO BARREDA (certificado Nº 1355), ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE (certificado Nº 4069), ESTUDIO COLMENARES S.R.L. (certificado Nº 14391), ESTUDIO FLINT ABOGADOS (certificado Nº 2625), ESTUDIO LINARES ABOGADOS (certificado Nº 28579), ESTUDIO ROY FREYRE ABOGADOS (certificado Nº 3110), ESTUDIO BRACAMONTE & ASOCIADOS-ABOGADOS (certificado Nº 18625), ESTUDIO SCHULZ Y ASOCIADOS (certificado Nº 11439), ESTUDIO URÍA, ABOGADOS (certificado Nº 24810), GMO.COM.PE (certificado Nº 22297), ADVERTIUM.COM (certificado Nº 24235), BIM.COM (certificado Nº 28528), AMAZON.COM (certificado Nº 20241), DESPEGAR.COM (certificado Nº 22996), DIVERSIA.COM (certificado Nº 22433), @PUNTO.COME CAFETERÍA (certificado Nº 28256), @CAFÉ (certificado Nº 9665), @DSL (certificado Nº 27509), @RTIST NET (certificado Nº 2923), entre otras.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 1 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que: “Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, se entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a).
Se considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 2 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre la distintividad de los signos.
2.1 Similitud o conexión entre los servicios distinguidos
En el presente caso, se advierte que tanto el signo solicitado como las marcas registradas distinguen servicios profesionales relacionados con la asesoría jurídica. Asimismo, cabe precisar que por tratarse de servicios especializados, resulta razonable suponer que quien requiera la prestación de los mismos, será muy cuidadoso al momento de efectuar su elección.
2.2 Examen comparativo
Ahora bien, para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 3 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 4 y 76-IP-2000 5 .
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Previamente a efectuar el examen comparativo, la Sala conviene en precisar que el criterio de partir de la impresión en conjunto para establecer la semejanza entre dos signos no significa que no pueda darse una importancia mayor a una parte -o término- del signo si éste determina el carácter distintivo del mismo. Por tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general y que en relación con los demás elementos del signo tengan cierta individualidad se justifica esta separación.
En el presente caso, los términos estudio, abogados y asociados, al aludir directamente al establecimiento y a la organización que ofrece los servicios de asesoría jurídica distinguidos por los signos en cuestión, así como los dominios .com y .pe, utilizados en la conformación de direcciones electrónicas, que forman parte del signo solicitado son elementos que dada su frecuente utilización en el mercado no son distintivos en relación a los servicios jurídicos de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial. Por tal razón, resulta razonable suponer que el público usuario sólo recuerde el término ARAMBURU incluido en el signo solicitado y las marcas registradas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a efectuar el correspondiente examen comparativo, advirtiéndose que los signos en cuestión son fonética y gráficamente similares, debido a que están constituidos por el patronímico ARAMBURU, el mismo que sirve para designar los servicios distinguidos por dichos signos.
2.3 Riesgo de confusión
En virtud de lo expuesto, dada la identidad de los servicios que distinguen y la similitud fonética y gráfica que presentan dichos signos, se concluye que su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda un servicio con otro o que, inclusive, asuma que el signo solicitado estudio@aramburu.com.pe la dirección electrónica del titular de las marcas registradas, quien la habría registrado como marca.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
3. Otros argumentos alegados por la solicitante
Respecto al argumento sostenido por la solicitante, en el sentido que al haber fallecido el titular de las marcas registradas base de la denegatoria éstas no vienen siendo utilizadas, cabe señalar que, conforme a lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Adicionalmente, se dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
En ese sentido, si la solicitante ha tomado conocimiento que las marcas base de la denegatoria no vienen siendo utilizadas, razón por la que sus registros deberían ser cancelados, ésta tiene expedito su derecho de solicitar las cancelaciones de registro por falta de uso. Sin embargo, habiéndose verificado que el registro correspondiente a dichas marcas se encuentra vigente, la autoridad administrativa se encuentra facultada para denegar el registro de cualquier signo confundible con las mismas que haya sido solicitado con posterioridad.
Sobre el presunto uso anterior -como nombre comercial- del patronímico ARAMBURU, por parte de la solicitante, se debe precisar que de la revisión del presente expediente no se ha encontrado ningún medio de prueba que acredite dicho uso. Asimismo, cabe indicar que en caso cuente con los medios de prueba que acrediten que el registro de las marcas base de la denegatoria fue otorgado contraviniendo las normas vigentes, la solicitante podría iniciar el procedimiento correspondiente a fin de obtener la nulidad del registro de las marcas base de la denegatoria.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 2325-2003/OSD-INDECOPI de fecha 27 de febrero del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio estudio@aramburu.com.pe, solicitado por Aramburú Heudebert y Asociados S.R.L. (Perú).
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/pl
1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
3 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (ver nota 4), p. 15.