La denominación en cuestión constituye una denominación descriptiva de algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado y, por lo tanto, no es susceptible de indicar un origen empresarial determinado. Dado que dichos productos pueden ser comercializados por diferentes empresas con esa misma característica, de concederse un derecho de exclusiva sobre la expresión solicitada, se impediría que los competidores que también se encuentren en condiciones de ofrecer productos similares utilicen los términos que necesitan para ofrecer dichos productos, ocasionando con su registro desventajas injustas a sus competidores. En consecuencia, la Sala concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a registro.
RESOLUCIÓN N° 0543-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 178210-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0543-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 178210-2003
SOLICITANTE : JOHNSON & JOHNSON
Denominaciones descriptivas
Lima, diecisiete de junio del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 16 de abril del 2003, Johnson & Johnson (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto NO MAS ENREDOS, para distinguir productos cosméticos y de tocador, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 3189-2004/OSD-INDECOPI de fecha 15 de marzo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró que la denominación NO MAS ENREDOS comunica de forma directa al consumidor acerca de una característica estrechamente relacionada a los productos de tocador que son utilizados para el cabello (champú, acondicionador), por lo que será percibida como un slogan o frase de propaganda que tan sólo transmite las cualidades de algunos productos, esto es, que al hacer uso de los mismos el cabello de las personas no se enredará, razón por la cual dicha expresión es incapaz de indicar un origen empresarial determinado.
Con fecha 30 de marzo del 2004, Johnson & Johnson interpuso recurso de apelación manifestando ser titular de las marcas NO MORE TANGLES (que traducida al castellano significa no más enredos) y NO MAS LAGRIMAS, para distinguir productos de la clase 3, no existiendo motivos por los cuales no pueda también registrarse el signo solicitado.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado NO MAS ENREDOS reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado
Para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Sólo excepcionalmente, cuando algún elemento del signo no sirva para indicar el origen empresarial del mismo, puede dejar de tomarse en cuenta parte de él.
En consecuencia, de estar conformado el signo solicitado de elementos irregistrables que no indican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se concentrará en los otros elementos del signo. Esto obedece a la necesidad de que el derecho de exclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no son protegibles. Lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir las prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, puede ser que una marca compuesta por diversos elementos que por sí no tienen distintividad, siendo por tanto no registrables en forma aislada, en su impresión de conjunto logren tener un carácter distintivo.
Por tanto, se justifica esta separación cuando se trata de elementos irregistrables en general - como son los elementos genéricos y descriptivos - y que en relación con los demás elementos del signo tengan cierta individualidad.
Asimismo, conviene precisar que si bien una marca no puede estar constituida exclusivamente por términos descriptivos, genéricos o usuales - en tanto cada elemento que integra el signo mantenga cierta individualidad y proporcione información característica de los productos o servicios a los que se aplique - teóricamente podría suceder que la unión de estos elementos en su conjunto dé lugar a un nuevo signo que sí sea distintivo. En todo caso, la unión de denominaciones irregistrables (descriptivas o genéricas) no determina necesariamente y en forma automática que éstas conserven o pierdan tal carácter, ya que será la función que cumplan dichas denominaciones dentro del conjunto al que se ha dado lugar - con relación a los productos o servicios a los cuales estén referidos - lo que determinará el carácter del signo. Así, en algunos casos, estas uniones darán lugar a marcas con suficiente distintividad que deberán coexistir con otros signos que contengan elementos comunes.
Sentados estos presupuestos, se procederá a efectuar el análisis de los elementos que conforman el signo solicitado.
1.1 Denominaciones descriptivas
Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto, no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.
El artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-2000 1 y 49-IP-2000 2 - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere - no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable con relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.
Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
De otro lado, dentro de la categoría de los términos descriptivos, pueden incluirse los adjetivos calificativos y las palabras o expresiones laudatorias que elogian o califican en forma específica a los productos o servicios que pretende distinguir.
Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 27-IP-9 5 3 - el cual es relevante porque interpreta al artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, similar al artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 - los adjetivos calificativos pueden registrarse como marca siempre y cuando no guarden una relación estrecha y sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las características esenciales o prim ordiales de los productos. Los adjetivos calificativos pueden referirse a una cualidad o ventaja importante del producto (o servicio) pero éstas no deben ser la configurante o la necesaria de la característica del mismo. Esta clase de adjetivos se refieren comúnmente a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger, por ejemplo “eterno”, “predilecto”, “entero”, etc. 4
De otro lado, en concordancia con lo establecido por el Tribunal en el citado Proceso 27-IP-95, la Sala conviene en precisar que hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos o servicios en concreto sino que más bien se utilizan para referirse a las cualidades o características que sí pueden decirse de todos los productos o servicios (ej. mejor, fino, extra). Estos términos pertenecen al dominio público y, por lo tanto, no son susceptibles de apropiación en forma aislada por una sola persona, así lo establece en su parte final el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.
1.2 Aplicación al caso concreto
En el caso concreto, el signo solicitado está constituido por la denominación NO MAS ENREDOS.
La expresión NO MAS ENREDOS se refiere directamente a una característica de los productos a distinguir, toda vez que entre los productos de tocador que se pretenden distinguir se encuentran los geles o cremas para el cabello, siendo que la citada expresión indica directamente que a través de su uso el cabello quedará libre de nudos y desenredado.
En tal sentido, la denominación NO MAS ENREDOS constituye una denominación descriptiva de algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado (preparaciones para el cabello) y, por lo tanto, no es susceptible de indicar un origen empresarial determinado.
Dado que dichos productos pueden ser comercializados por diferentes empresas con esa misma característica, de concederse un derecho de exclusiva sobre la expresión solicitada, se impediría que los competidores que también se encuentren en condiciones de ofrecer productos similares utilicen los términos que necesitan para ofrecer dichos productos, ocasionando con su registro desventajas injustas a sus competidores.
En consecuencia, la Sala concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 3189-2004/OSD-INDECOPI de fecha 15 de marzo del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto NO MAS ENREDOS, solicitado por Johnson & Jonhson.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 551 del 3 de abril de 2000, p. 12.
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000, p. 6.
3 Gaceta Oficial del Acuerdo N º 257 del 14 de abril de 1997, p. 10.
4 Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p. 966.