RESOLUCIÓN N° 0555-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 217536-2004

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0555-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 217536-2004

SOLICITANTE     :     SHERFARMA S.A.C.

Denominaciones descriptivas - Distintividad del signo solicitado

Lima, veinticinco de mayo del dos mil cinco

I. ANTECEDENTES

Con fecha 16 de agosto del 2004, Sherfarma S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto LYCOPEN, para distinguir productos farmacéuticos de uso humano, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 1354-2005/OSD-INDECOPI de fecha 2 de febrero del 2005, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i)      Se encuentra registrada a favor de Apoyo Salud S.A.C. (Perú), la marca LICOPENO-PLUS, inscrita bajo certificado N° 100772, que distingue hierbas y raíces medicinales de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

(ii)      Existe relación entre los productos que distinguen los signos en conflicto, toda vez que constituyen productos que procuran el restablecimiento de la salud de las personas.

(iii)      La semejanza gráfico - fonética se presenta en la medida que los signos confrontados comparten similar número de consonantes y vocales, incluso dispuestos en el mismo orden, lo cual hace que se escriban y pronuncien de manera muy similar, diferenciándose únicamente por la presencia de las vocales I-O y el término PLUS en la marca registrada, lo cual no resulta suficiente para establecer diferencias entre ambos, pudiendo inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada.

Con fecha 25 de febrero del 2005, Sherfarma S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando que:

(i)      Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado LYCOPEN resulta una expresión más corta que la marca registrada LICOPENO-PLUS, debido a que está conformado por una sola expresión compuesta de tres sílabas y siete letras, a diferencia de la marca registrada, que consta de dos expresiones conformadas por un total de cinco sílabas y doce letras, lo que las hace diferentes y únicas.

(ii)      Desde el punto de vista fonético, no existe similitud alguna, puesto que el signo solicitado LYCOPEN es una expresión esdrújula, con acentuación en la antepenúltima sílaba LY (que se pronuncia LAI); a diferencia de LICOPENO, que es una expresión grave, con acentuación en la penúltima sílaba y que tiene adherida la expresión monosílaba PLUS. Asimismo, el signo solicitado LYCOPEN termina fonéticamente en consonante, mientras que la marca registrada LICOPENO concluye en vocal, lo que genera que ambos signos adopten pronunciaciones diferentes.

(iii)      No se puede determinar la existencia de riesgo de confusión entre dos signos por el hecho que compartan un prefijo y/o sufijo en común, ampliamente utilizados en la industria farmacéutica.

(iv)      La pronunciación correcta del signo solicitado LYCOPEN es LAICOPEN y no LICOPEN como aparentemente lo está considerando la Oficina de Signos Distintivos.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si:

a)      El signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

b)      De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado LYCOPEN y la marca registrada LICOPENO – PLUS.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes Se ha verificado que:

a)     No se encuentra registrada en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial ninguna marca que contenga la denominación LYCOPEN.

b)     Apoyo Salud S.A.C. (Perú) es titular de la marca de producto LICOPENO-PLUS, que distingue hierbas y raíces medicinales de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada desde el 22 de octubre del 2004 bajo certificado N° 100772, vigente hasta el 22 de octubre del 2014.

2. Cuestión previa

En el presente expediente, si bien se trata de una solicitud de registro de marca, en el cual se está discutiendo el posible riesgo de confusión que existe entre el signo solicitado LYCOPEN y la marca registrada LICOPENO – PLUS, la Sala considera que en primer lugar debe analizarse si el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

Así, debe precisarse que la determinación del riesgo de confusión entre los signos es una facultad discrecional de la Sala quien tiene la obligación de evaluar íntegramente cada solicitud para determinar si ella cumple o no con los requisitos para acceder a registro.

3. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado

Es práctica de la Sala, para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, partir de la impresión en conjunto que pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Sólo excepcionalmente cuando algún elemento del signo no sirva para indicar el origen empresarial del mismo, puede dejar de tomarse en cuenta parte de él. En consecuencia, de estar conformado el signo solicitado por elementos irregistrables que no indican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se centrará en los otros elementos. Ello obedece a la necesidad de que el derecho de exclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no son protegibles. Afirmar lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir las prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, puede ser que una marca compuesta por diversos elementos que por sí mismos no tienen distintividad, siendo por tanto no registrables en forma aislada, en su impresión de conjunto logren tener un carácter distintivo.

Por tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general – como son los elementos genéricos y descriptivos – y que en relación con los demás elementos del signo tengan cierta individualidad, se justifica esta separación.

Sentados estos presupuestos se procederá a efectuar el análisis del signo solicitado LYCOPEN.

3.1 Denominaciones descriptivas

3.1.1 Marco conceptual

Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto, no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.

La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-20001 y 49-IP-20002 - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere -, no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios, no sea registrable con relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.

Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.

Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

De otro lado, dentro de la categoría de los términos descriptivos pueden incluirse los adjetivos calificativos y las palabras o expresiones laudatorias que elogian o califican en forma específica a los productos o servicios que pretende distinguir.

Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 27-IP-953 - el cual es relevante porque interpreta al artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, similar al artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 - los adjetivos calificativos pueden registrarse como marca siempre y cuando no guarden una relación estrecha y sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las características esenciales o primordiales de los productos. Los adjetivos calificativos pueden referirse a una cualidad o ventaja importante del producto (o servicio) pero éstas no deben ser la configurante o la necesaria de la característica del mismo. Esta clase de adjetivos se refieren comúnmente a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger, por ejemplo “eterno”, “predilecto”, “entero”, etc.4

De otro lado, en concordancia con lo establecido por el Tribunal en el citado Proceso 27-IP-95, la Sala conviene en precisar que hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos o servicios en concreto, sino que más bien se utilizan para referirse a las cualidades o características que sí pueden decirse de todos los productos o servicios (ej. mejor, fino, extra). Estos términos pertenecen al dominio público y, por lo tanto, no son susceptibles de apropiación en forma aislada por una sola persona, así lo establece en su parte final, el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.

3.1.2. Aplicación al caso concreto

El signo solicitado se encuentra constituido por la denominación LYCOPEN, y pretende distinguir productos farmacéuticos, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Se ha verificado que la denominación LICOPENO, proviniente del término Lycopersicum, significa: pigmento natural extraído de diversas frutas y verduras, cuya propiedad es ser un excelente antioxidante que ayuda a retardar el envejecimiento celular y previene enfermedades como el cáncer de próstata, pulmón, estómago y cuello del útero 5 . Dicha sustancia está presente principalmente en tomates, pero también se encuentra en sandías, duraznos, pomelos y raíces de zanahoria; asimismo se puede conseguir en forma de suplementos; la dosis habitual se establece entre los 5 y los 15 mg diarios en forma de tabletas6 y es muy recomendado en la dieta diaria de las personas por ser una sustancia de origen natural.

El LICOPENO protege a las células humanas del estrés oxidativo originado por la acción de los radicales libres, por este motivo se considera un poderoso aliado de la salud; actualmente dicha sustancia se encuentra en diversos productos farmacéuticos y también ha sido incluido en suplementos dietéticos medicinales, como colorante de alimentos, formando parte de combinaciones medicinales, dietéticas y de uso cosmético 7 .

Este pigmento es considerado como una planta medicinal, debido a que pertenece a la familia de los carotenoides8 y éstos a su vez se ubican dentro de los flavonoides9, los cuales son principios activos de las plantas medicinales y cuyas propiedades antioxidantes y preventivas de enfermedades son conocidas 10 .

El consumo diario de LICOPENO es altamente recomendado por los expertos de la salud, ya sea en forma natural, es decir ingiriéndolo directamente de las frutas y verduras que lo contengan - como el tomate -, y/o de los alimentos que estén elaborados con los mismos como salsas, pastas o jugos, o también a través de suplementos dietéticos o productos farmacéuticos que lo contengan.

De lo expuesto, se desprende que la denominación LYCOPEN del signo solicitado – que presenta una mínima variación respecto del término LICOPENO - informa de manera directa a los consumidores sobre la sustancia en base a la cual están elaborados los productos que pretende distinguir (productos farmacéuticos), es decir, informa directamente que sus productos contienen como sustancia principal LYCOPENE (LICOPENO en castellano) y, si bien el LICOPENO es una medicina natural, se considera que éstas están estrechamente vinculadas a los productos farmacéuticos debido a su naturaleza y finalidad – prevención y curación de enfermedades -, así como por sus canales de comercialización - farmacias, boticas o en tiendas naturistas especializadas – y al público consumidor al que están dirigidos, quienes buscarán la mejor alternativa para tratar una enfermedad determinada y proteger su salud.

En tal sentido, de otorgarse un derecho de exclusiva sobre tal denominación, podría impedirse su utilización por parte de los demás competidores que también fabrican o comercializan productos que contienen dicha sustancia, por lo que debe de permanecer libre para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar, la misma o una denominación parecida para identificar y promocionar sus servicios en el mercado.

Cabe precisar que si bien la mayoría de consumidores comunes no conocen el significado del término LYCOPENE o LICOPENO, esto no ocurre con los especialistas en medicina o nutrición, quienes serían los que recomienden o receten los productos identificados con dicho signo, por tanto, al no ser una denominación evocativa, no se requerirá realizar ningún esfuerzo de imaginación para establecer la relación que existe entre el signo y la característica del producto. Además, cabe precisar que el significado de dicha denominación se encuentra en los diccionarios11, por lo que su conocimiento es accesible.

Por lo anterior, la denominación LYCOPEN que conforma el signo solicitado se encuentra incursa en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.

3.2. Signos carentes de distintividad

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-9612 - durante la vigencia de la Decisión 34413 -, en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.

La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

En tal sentido, un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal14 u otras -razones15 tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado - a falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.

Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros.

Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad, se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado); por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.

3.2.1 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, dado que el signo solicitado está constituido exclusivamente por la denominación LYCOPEN, la misma que, conforme se ha señalado en el punto 3.1.2 de la presente Resolución, hace referencia directa a la sustancia en base a la cual se han elaborado los productos que pretende distinguir, por lo que al carecer de elementos denominativos o figurativos adicionales que le otorguen fuerza distintiva, resulta incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los productos de sus competidores.

Por lo anterior, de otorgarse su registro, se afectaría el interés y el derecho que tienen los competidores de poder usar términos que son necesarios para la identificación y promoción de determinados productos.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso también en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

4.      Determinación del riesgo de confusión

Al haberse determinado en el punto precedente que el signo solicitado se encuentra incurso en las causales de prohibición establecidas en el artículo 135 incisos e) y b) al contener como única denominación un término de carácter descriptivo, la Sala considera que carece de objeto pronunciarse sobre el posible riesgo de confusión que podría generar dicho signo en el mercado.

5.      Certificado Nº 100772 correspondiente a la marca LICOPENO - PLUS

En vista de haberse determinado que la denominación LICOPENO / LYCOPENE (en idioma inglés) constituye una denominación descriptiva para productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, la Sala determina que existen razones atendibles para que la Oficina de Signos Distintivos inicie de oficio una acción de nulidad del certificado Nº

100772, correspondiente a la marca LICOPENO – PLUS, registrada a favor de Apoyo Salud S.A.C., que distingue hierbas y raíces medicinales de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- CONFIRMAR la Resolución Nº 1354-2005/OSD-INDECOPI de fecha 2 de febrero del 2005, y en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto LYCOPEN, solicitado por Sherfarma S.A.C.

Segundo.- DISPONER que la Oficina de Signos Distintivos inicie de oficio la nulidad del certificado Nº 100772, correspondiente a la marca de producto LICOPENO - PLUS, otorgada a favor de Apoyo Salud S.A.C.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

1      Gaceta Oficial del Acuerdo de Ca rt agena N° 551 del 3 de abril de 2000, p. 12.

2      Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000, p. 6.

3      Gaceta Oficial del Acuerdo Nº 257 del 14 de abril de 1997 p 10

4      Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p. 966.

5       www.botnical-online/spanishglossary1.htm , www.diarioelgong.cl/one_news.asp

6       www.botanical-online.com/medicinaleslicopeno.htm

7      www.ocpi.cu/compitec01.htm y www.e-medicum.com/vademecum

8     Los carotenoides o tetraterpenoides son una clase de pigmentos terpenoides con 40 átomos de carbono derivados biosintéticamente a pa rt ir de dos unidades de geranil-geranil-pirofosfato, en su mayoría son solubles en solventes apolares y de coloraciones que oscilan entre el amarillo (por ejemplo el 13-caroteno) y el rojo (por ejemplo el licopeno). Los carotenoides se encuentran en todos los alimentos de origen vegetal. En general, mientras mayor sea la intensidad del color, mayor será el contenido de carotenoides. www.naturesbounty.com

9      Los flavonoides o bioflavonoides son pigmentos vegetales no nitrogenados. Su función dentro del mundo de las plantas parece ser la de de atraer a los polinizadores hacia las flores o los animales que comen los frutos con la intención de que puedan dispersar mejor las semillas. Se han descubierto más de 600 flavonoides. Todos ellos parecen tener un papel muy importante en la alimentación humana, dado que presentan propiedades medicinales muy interesantes. www.botanical-onmile.com/medicinalesflavonoides.htm

10      Por ejemplo, previenen la anemia, cataratas, degeneración macular, enfermedades cardíacas y cancerígenas.

11      Ver Diccionario de la Real Academia Española. Tomo II, 1992, p. 1255.

12      Gaceta Oficial del Acuerdo de Ca rt agena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.

13      Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.

14      Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.

15      Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica con relación al producto que distingue.