Para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
RESOLUCIÓN N° 0562-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 142691-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : PHARMABRAND S.A.
OPOSITOR : NOVARTIS AG
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, once de junio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 17 de enero del 2002, Pharmabrand S.A. (Ecuador) solicitó el registro de la marca de producto VICLAR, para distinguir colirio oftálmico de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 1° de abril del 2002, Novartis AG (Alemania) formuló oposición a la solicitud de registro manifestando ser titular de la marca CILCLAR en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta confundible. Señaló que, desde el punto de vista visual, ambos signos están conformados por un número idéntico de sílabas y un número similar de letras, comparten la terminación CLAR, así como la vocal I en su primera sílaba. Agregó que, desde el punto de vista fonético, ambos signos tienen dos golpes de voz, además en ambos signos predomina el sonido de la partícula ICLAR. Citó resoluciones que consideró aplicables al caso.
Con fecha 9 de abril del 2002, Pharmabrand S.A. contestó la oposición formulada señalando que, desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto se diferencian en su encabezamiento, así el signo solicitado se inicia con un fonema bilabial oclusivo sonoro, mientras que la registrada lo hace con un fonema sibilante sordo. Indicó que, desde el punto de vista gráfico, los signos tienen distinta extensión, la grafía de sus letras iniciales es diferente, y sus sílabas iniciales están compuestas por distinto número de letras. De otro lado, manifestó que en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial coexisten diversas marcas que tienen la terminación CLAR. Posteriormente, señaló que el signo solicitado fue otorgado en Ecuador, no obstante la oposición formulada por Novartis AG.
Mediante Resolución N° 2851-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de marzo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró que:
- La marca registrada distingue preparaciones farmacéuticas, dentro de las cuales está comprendido el producto (colirio oftálmico) que el signo solicitado pretende distinguir.
- Desde el punto de vista gráfico fonético, se advierte que la presencia de la sílaba inicial VI en el signo solicitado, en lugar de la sílaba CIL en la marca registrada determina que la impresión visual y auditiva que provocan los signos sean distintas.
- El registro del signo solicitado en otro país no le otorga a la solicitante el derecho a solicitar una decisión similar en el presente procedimiento, mas aun cuando el examen de registrabilidad es una facultad discrecional de la autoridad.
Con fecha 3 de abril del 2003, Novartis AG interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos.
Con fecha 5 de mayo del 2003, Pharmabrand S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala deberá determina si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado VICLAR y la marca registrada CILCLAR.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Novartis AG es titular de la marca de producto CILCLAR que distingue preparaciones farmacéuticas de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 7849, vigente hasta el 24 de junio del 2004.
b) En la misma clase existen diversas macas registradas que contienen la partícula inicial CLAR, tales como: UROCYCLAR, AMPICYCLAR, RIFACICLAR, BINOCLAR.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”. En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado (colirio oftálmico) se encuentran comprendidos dentro de los que distingue la marca registrada, toda vez que ésta distingue el género de productos farmacéuticos.
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, tratándose de productos farmacéuticos, es razonable asumir que el consumidor al adquirir tales productos hará un detenido examen de los mismos en función de sus necesidades de salud.
Sobre este aspecto, el Tribunal Andino ha señalado que respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados. 9
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Previamente a realizar el examen comparativo, la Sala conviene en precisar que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el sólo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden. En principio, para realizar el examen comparativo el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la confusión de los mismos puede determinarse por la inclusión de las letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante debe ser la impresión en conjunto que éstos susciten. Dicha impresión puede ser distinta aunque dos signos coincidan en la mayoría de sus letras.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado VICLAR y la marca registrada CILCLAR, se advierte, desde el punto de vista fonético, que si bien presentan en común la partícula final CLAR – la cual forma parte de diversas marcas registradas – la distinta conformación de su sílaba inicial (VI / CIL) determina que su pronunciación sea distinta.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que si bien los signos presentan algunas letras en común, difieren en la conformación de su sílaba final, lo que apreciado en su conjunto determina que el impacto visual de los signos sea diferente.
En virtud de las consideraciones anteriores, aun cuando exista identidad entre los productos que distinguen los signos en cuestión, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los mismos, la Sala determina que su coexistencia en el mercado no sería susceptible de inducir al público consumidor a un riesgo de confusión directo ( que ocurriría en el caso que el consumidor adquiera un producto con una marca distinta a la que pretendía adquirir, debido a la identidad o similitud entre los signos) .
Cabe precisar que el hecho que los signos compartan la partícula CLAR, tampoco podría inducir al consumidor a un posible riesgo de confusión indirecto ( que se presentaría en el caso que el público llegue a pensar que, no obstante ser signos con características distintas, el nuevo signo pertenece al titular de la marca registrada, o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas, ello debido a la presencia de manera relevante de algún elemento común ), ya que dicha partícula forma parte de otras marcas registradas en la misma clase a favor de distintos titulares, las cuales coexisten pacíficamente.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 2851-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de marzo del 2003 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto VICLAR solicitado por Pharmabrand S.A., para distinguir colirio oftálmico de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/fn
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (...);”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...);”. 3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (ver nota 7), p. 15.
9 Interpretación Prejudicial No. 30-IP-2000 e Interpretación Prejudicial No. 48-IP-2000.