Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores.
RESOLUCIÓN N° 0628-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 193747-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0628-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 193747-2003
SOLICITANTE : CYSTOZYME LABORATORIES, INC.
OPOSITORA : BAYER S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, ocho de julio del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de octubre del 2003, Cytozyme Laboratories, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta con la denominación CROP+ y en la parte superior la figura de una planta con raíz en forma circular en color verde y marrón, conforme al modelo, para distinguir un producto químico destinado a la industria agrícola, horticultura, abono para la tierra, de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 8 de enero del 2004, Bayer S.A. (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro manifestando lo siguiente:
(i) Ser titular de la marca CROPSA, que distingue productos de las clases 1 y 5 de la Nomenclatura Oficial, con las cuales el signo solicitado resulta ser confundible, por cuanto comparten la denominación CROP.
(ii) Al estar constituido el signo solicitado por una denominación que es similar a sus marcas registradas, conllevaría a pensar al consumidor que se trata de productos relacionados competitivamente, o que es la misma empresa fabricante quien está lanzando una nueva línea de productos constituidos por productos químicos destinados a la industria.
(iii) El signo solicitado CROP+ y etiqueta describe la cantidad del producto que se pretende distinguir, al contar con el elemento más (+), resultando un término descriptivo.
(iv) Es usual o común la presencia de figuras de plantas y/o hojas en la conformación de marcas de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, por lo que la figura que forma parte del signo solicitado no le otorga la distintividad requerida a fin de acceder a registro.
Con fecha 19 de febrero del 2004, Citozyme Laboratories, Inc. absolvió el traslado de la oposición señalando que:
i) El signo solicitado (mixto) y la marca registrada (denominativa) de la opositora son absolutamente diferentes, tanto fonética como gráficamente, por lo que es imposible que puedan inducir a confusión al consumidor.
ii) En el signo solicitado, el elemento figurativo, el cual se encuentra conformado por la figura de una planta en forma circular, es el relevante.
iii) Si bien los signos difieren sólo por la presencia de las consonantes SA en la marca registrada y por la presencia del símbolo + en el signo solicitado, los distintos sonidos que generan dichas letras determinan que posean una impresión fonética de conjunto diferente.
iv) Asimismo, el signo solicitado presenta elementos figurativos adicionales, todo lo que determina un impacto visual diferente con respecto a las marcas registradas.
v) No por el hecho que los signos en cuestión compartan la sílaba tónica, éstos serán confundibles.
vi) El signo + que forma parte del signo solicitado no necesariamente será asociado con el significado más, ya que éste también podrá ser apreciado como una cruz, por lo que se trata de un signo arbitrario y de fantasía.
vii) Por lo anterior, es imposible que el consumidor medio pueda caer en error o confusión, por lo que los signos en cuestión pueden coexistir en el mercado, más aún al tratarse de productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, donde el consumidor tiende a ser más riguroso al verificar la procedencia del producto.
Mediante Resolución N° 4621-2004/OSD-INDECOPI de fecha 20 de abril del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición pero denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Si bien el signo solicitado se encuentra conformado por los elementos CROP y +, que aisladamente no son susceptibles de apropiación exclusiva, en su conjunto sí logran conformar un signo capaz de indicar un origen empresarial determinado, razón por la cual el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.
(ii) El símbolo + corresponde al símbolo matemático de suma o adición (conocido como más), por lo que la expresión CROP+ será leída por el consumidor como crop más.
(iii) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los que distingue la marca registrada en la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, además que uno de aquéllos (abono para la tierra) está vinculado con los productos para la destrucción de animales dañinos, herbicidas y algunos fungicidas que distingue la marca registrada en la clase 5, al tratarse de productos a ser utilizados en actividades agrícolas.
(iv) El elemento denominativo es el relevante en el signo solicitado.
(v) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CROP+ y etiqueta y las marcas registradas CROPSA, se ha determinado que las semejanzas existentes entre los mismos no son de tal grado que su coexistencia sea susceptible de generar confusión en el público consumidor.
(vi) Si bien los signos en cuestión tienen en común la partícula CROP, los elementos adicionales de éstos, tales como la presencia de la terminación SA en las marcas registradas y el símbolo + en el signo solicitado, determinan no sólo que la impresión visual sea claramente diferenciable, sino que también contribuyen a que la pronunciación sea distinta [crop mas / cropsa].
(vii) Además la presencia del término CROP no podrá ser considerada determinante a fin de establecer la confundibilidad entre los signos, toda vez que forma parte de diversas marcas registradas a favor de terceras personas en la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.
(viii) Sin embargo, del Informe de antecedentes se verificó la existencia de la marca CROPMAX, inscrita a favor de Holland Agro S.A., para distinguir productos de la clase 1, con la cual el signo solicitado resulta ser gráfica y fonéticamente confundible, ya que se encuentran conformados por la partícula inicial CROP, siendo que si bien cuentan con elementos adicionales que son gráficamente distintos (+ / MAX), éstos son muy parecidos a nivel fonético, ya que el símbolo + es pronunciado como más.
Con fecha 12 de mayo del 2004, Cytozyme Laboratories, Inc. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La Oficina de Signos Distintivos ha incurrido en error al concluir que la figura constituida por una planta con raíz en forma circular color verde y marrón no resulta ser el elemento relevante del signo solicitado, ya que debido a su tamaño, ubicación y colores, suscitará un impacto visual más relevante que el elemento denominativo.
(ii) Los signos en cuestión no son confundibles al grado de inducir a confusión, puesto que el signo solicitado está conformado por un elemento gráfico relevante, además que las denominaciones CROP+ y CROPMAX son diferentes tanto fonética, gráfica como conceptualmente.
(iii) El símbolo + del signo solicitado será pronunciado y recordado como el símbolo aritmético más, mientras que el término MAX de la marca registrada será pronunciado y recordado como un nombre de persona, evocando de esta forma diferentes conceptos.
(iv) Asimismo, se debe tener en consideración que CROP+ es un signo de fantasía, debido a que se encuentra compuesto por un término y un símbolo aritmético, siendo precisamente esa característica la que lo diferencia de la marca registrada.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CROP+ y etiqueta y la marca registrada CROPMAX.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Holland Agro S.A. (Perú) es titular de la marca de producto CROPMAX, que distingue fertilizante foliar de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 64971, vigente desde el 26 de julio del 2000 hasta el 26 de julio del año 2010.
b) En la clase 1 de la Nomenclatura Oficial existen registradas diversas marcas a favor de distintos titulares que se encuentran conformadas por el término CROP, tales como: CLEAN CROP y logotipo, BAYCROP, CROP PERÚ S.A., CROPSA, GROW CROP, HORTI-CROP y logotipo, MAXICROP.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 -que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que el producto que distingue la marca registrada (fertilizante foliar) se encuentra comprendido dentro de los productos que pretende distinguir el signo solicitado (producto químico destinado a la industria agrícola, horticultura, abono para la tierra).
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los productos que distinguen los signos en conflicto, es razonable asumir que el consumidor al adquirir tales productos prestará un grado de atención especial al momento de adquirirlos, teniendo en consideración sus necesidades y requerimientos específicos, así como el costo de los mismos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 9 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que en el presente caso el signo solicitado es de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
Conforme se puede apreciar a continuación, el elemento denominativo CROP+ resulta relevante a efectos de indicar un origen empresarial determinado, en tanto que la figura de una planta, para distinguir productos destinados a la industria agrícola, no resulta determinante, tal como se aprecia a continuación:
Efectuado el examen comparativo entre el signo solicitado CROP+ y etiqueta y la marca registrada CROPMAX, desde el punto de vista fonético, se advierte que ambos signos presentan el mismo número de sílabas (dos) y la misma secuencia de vocales, toda vez que el signo solicitado será pronunciado como cropmas. En efecto, si bien este último se encuentra conformado por la partícula CROP y el signo “+”, éste será percibido por el consumidor como el símbolo aritmético de adición. A ello cabe agregar que la terminación MAX de la marca registrada emite un sonido muy similar a la terminación MAS del signo solicitado, todo lo que determina una pronunciación y entonación semejante.
Desde el punto de vista gráfico, la presencia del símbolo “+” en el signo solicitado y la presencia de la partícula final MAX en la marca registrada determina un impacto visual de conjunto distinto.
Por los argumentos expuestos, dado que existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, y dada las semejanzas fonéticas entre los mismos, se determina que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde su acceso a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 4621-2004/OSD-INDECOPI de fecha 20 de abril del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta con la denominación CROP+ y en la parte superior la figura de una planta con raíz en forma circular en color verde y marrón, conforme al modelo, solicitado por Cytozyme Laboratories, Inc.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/ma
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 7), p. 15.
9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.