Como una función derivada de la capacidad de elegir entre los consumidores, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", (artículo 83, literal a).
RESOLUCIÓN N° 0642-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 166470-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : CAMBIASO HNOS. S.A.C.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, 2 de julio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de noviembre del 2002, Cambiaso Hnos. S.A.C. (Chile) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular conteniendo la denominación JARDIN DE LOS ANDES escrita en letras características, conforme al modelo, para distinguir infusión de té e infusiones aromáticas de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 3507-2003/OSD-INDECOPI de fecha 31 de marzo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Señaló que del informe de antecedentes se verificó la existencia de la marca JARDIN, inscrita a nombre de Molino El Triunfo S.A. para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta ser gráfica y fonéticamente confundible, por compartir la denominación JARDIN , siendo que si bien el signo solicitado presenta además la frase DE LOS ANDES , el término JARDIN constituye el único elemento conformante de la marca registrada.
Con fecha 24 de abril del 2003, Cambiaso Hnos. S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando que los signos en conflicto son distintos, ya que si bien comparten el término JARDIN , la expresión DE LOS ANDES , la escritura y etiqueta del signo solicitado determinan claras diferencias con respecto a la marca registrada. Precisó que debe tenerse en cuenta que el término JARDIN es usualmente empleado para formar marcas, al referirse al terreno donde se cultivan plantas, resultando débil para productos como las infusiones.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado JARDIN DE LOS ANDES y etiqueta y la marca registrada JARDIN.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Molino El Triunfo S.A. (Perú) es titular de la marca de producto JARDIN, que distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo; galletas, dulces, caramelos; y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 46994 y vigente hasta el 30 de junio del 2008.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 -que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, se entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el caso concreto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado (infusiones de té e infusiones aromáticas) se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada JARDIN (todos los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial).
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
Tratándose de productos como infusiones, es razonable asumir que el consumidor no prestará especial atención al momento de adquirir el producto que desee.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
En el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo -, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 9 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma ”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo ” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico -denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber; i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que el signo solicitado constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento (denominativo o figurativo) que resulte relevante.
En el presente caso, se aprecia que en el signo solicitado el aspecto denominativo (JARDIN DE LOS ANDES) es el relevante a efectos de indicar el origen empresarial de los productos que pretenden distinguir, toda vez que el aspecto figurativo únicamente está conformado por las letras características -las cuales no presentan un diseño particular - y un rectángulo que encierra la denominación, tal como se aprecia a continuación:
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado JARDIN DE LOS ANDES y etiqueta y la marca registrada JARDIN, se advierte, desde el punto de vista fonético, que si bien comparten el término JARDIN , la presencia de la expresión DE LOS ANDES en el signo solicitado determina un diferente número de sílabas y una distinta secuencia de vocales.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los signos presentan una distinta extensión, además que el signo solicitado presenta elementos gráficos - que aun cuando no sean relevantes - coadyuvan a diferenciarlos.
Ahora bien, conviene señalar que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor, aun diferenciando claramente los productos o servicios, podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por su titular o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.
En el presente caso, tratándose de algunos de los mismos productos, aun cuando el público consumidor logre recordar y distinguir que se trata de signos distintos, el hecho que compartan la palabra JARDIN , no presente en ninguna otra marca registrada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, constituiría un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada a favor de Molino El Triunfo S.A., o una nueva línea de los productos distinguidos con ella, o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las empresas.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución Nº 3507-2003/OSD-INDECOPI de fecha 31 de marzo del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular conteniendo la denominación JARDIN DE LOS ANDES escrita en letras características, conforme al modelo, solicitado por Cambiaso Hnos. S.A.C.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/ma
1
Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error ;(...)”.
2
Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.3 Ver nota 1.
4
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5
Ver nota 2.
6
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.
9
Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.