No obstante que los servicios a distinguir se encuentran incluidos dentro de los servicios que distinguen las marcas registradas, las diferencias fonéticas y gráficas descritas determinan que es posible la coexistencia de los signos en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al público usuario de los servicios que distinguen.
RESOLUCIÓN N° 0649-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 173215-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0649-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 173215-2003
SOLICITANTE : SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS
OPOSITORA : AFP INTEGRA S.A.
Registro de marca de servicio – Artículo 136 inciso h) de la Decisión 486: Inaplicable - Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, dieciséis de junio del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de febrero del 2003, Secrex Compañía de Seguros de Créditos y Garantías (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación REINTEGRA, escrita en letras características en los colores blanco y verde azulado de fondo, dentro de un rectángulo precedido por una letra R estilizada dentro de una órbita irregular que describe la circunferencia de un satélite de color verde azulado, dentro de un fondo de color anaranjado oscuro, debajo del rectángulo completo se encuentra la denominación TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE COBRO escrita en letras características con un fondo blanco subrayado en color anaranjado oscuro; conforme al modelo, para distinguir servicios jurídicos, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 22 de abril del 2003, AFP Integra S.A. formuló oposición manifestando que:
(i) Es titular en el Perú, entre otras, de las siguientes marcas:
(ii) Asimismo, es titular en Bolivia, Ecuador y Venezuela de la marca INTEGRA y logotipo que distingue servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial; y en El Salvador y República Dominicana, de la marca INTEGRA, para distinguir servicios de la referida clase.
(iii) Su marca registrada INTEGRA es notoriamente conocida.
(iv) El signo solicitado constituye una transcripción parcial del elemento denominativo que conforma su marca notoriamente conocida INTEGRA y logotipo, siendo además una imitación de ésta.
(v) El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, ya que se cumplen todas las condiciones para su aplicación:
· Notoriedad de su marca registrada:
- Las pruebas que acrediten la notoriedad de su marca registrada serán presentadas posteriormente.
· Transcripción e imitación de su marca registrada INTEGRA y logotipo:
- Si bien el signo solicitado también está conformado por la frase TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE COBRO, dicho elemento es irrelevante a fin de establecer una diferenciación respecto a su marca registrada ya que se trata de una frase descriptiva que designa de forma directa los servicios que pretende distinguir el signo solicitado. Asimismo, el logotipo de la letra R dentro de un círculo, no constituye un elemento preponderante en el signo solicitado, razón por la cual la denominación REINTEGRA será el elemento distintivo de dicho signo, por el cual los usuarios identificarán y solicitarán los servicios que distingue en el mercado.
- Además, los elementos cromáticos que incluye el signo solicitado (azul y dorado) son semejantes a los incluidos en su marca registrada (azul y naranja), ya que el color naranja es muy parecido al dorado.
· La pertenencia a un tercero:
- Su empresa es una persona jurídica distinta a la solicitante, además no existe algún tipo de vinculación entre éstas.
· Riesgo de asociación:
- La transcripción de su marca registrada INTEGRA en el signo solicitado origina que éste sea percibido por el público usuario como una variación de su marca registrada INTEGRA, la cual va a ser siempre relacionada con los servicios que ha venido identificando a lo largo de 10 años.
- En el presente caso, se cumple con las dos condiciones requeridas a fin de que se configure un riesgo de asociación entre los signos en cuestión, ya que, por un lado, ha quedado acreditado que la denominación INTEGRA constituye el signo representativo de su empresa - al formar ésta parte de diversas marcas registradas a su favor - y, por el otro, que no existe una diferencia excesiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.
- En ese sentido, de otorgarse el registro del signo solicitado, originará problemas de asociación en el mercado, lo cual podría causar un desvanecimiento de la atracción publicitaria de su marca notoriamente conocida, sufriendo una pérdida de su valor y desapareciendo la asociación inmediata de ideas que realiza el público usuario con relación a la marca registrada y a su origen empresarial.
Aprovechamiento de la reputación de su marca registrada INTEGRA y logotipo:
- El posicionamiento de su marca registrada INTEGRA en el mercado nacional e internacional ha sido fruto de grandes esfuerzos destinados al mantenimiento de su reputación, por lo que debe evitarse acciones de terceras personas que pretendan apropiarse indebidamente de dicha marca con el ánimo de gozar ilícitamente de su prestigio ganado.
- El registro del signo solicitado REINTEGRA y logotipo, ocasionaría que el prestigio y reputación de su marca notoriamente conocida le serían atribuidos a dicho signo, generándole beneficios económicos a la solicitante, quien no tendrá que realizar mayor esfuerzo para posicionar su marca en el mercado, por cuanto la marca INTEGRA ya se encuentra debidamente posicionada e internalizada en la mente de los usuarios.
Dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial publicitario de su marca registrada:
- El registro del elemento denominativo de su marca registrada a favor de una tercera empresa enturbiará la asociación mental que genera su marca en el mercado, implicando un debilitamiento de su fuerza distintiva, ocasionado por la identidad de los signos en cuestión y la similitud competitiva entre los servicios que distinguen tanto la solicitante como su empresa; además, podría ocasionar un desvanecimiento de su atracción publicitaria, lo cual propiciaría la pérdida de su valor material en detrimento de su empresa.
- En ese sentido, de permitirse el registro por parte de un tercero, de una marca que goza de gran reconocimiento y prestigio se produciría un riesgo de la destrucción progresiva de su fuerza distintiva y de su valor publicitario, distorsionando la concurrencia de los agentes económicos en el mercado.
Por lo anterior, se ha acreditado el cumplimiento de todos los requisitos para la aplicación de lo dispuesto en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486.
(vi) Asimismo, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, respecto a su marca registrada en la clase 42, ya que se cumplen todas las condiciones para su aplicación:
- El signo solicitado es semejante a su marca registrada al grado de producir confusión.
- Si bien existen registradas a favor de terceros otras marcas que incluyen la denominación INTEGRA, éstas incluyen otros elementos que les otorgan distintividad; mientras que el signo solicitado está conformado por la frase TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE COBRO y el logotipo de la letra R, los cuales son irrelevantes a fin de diferenciarlo de la marca registrada, ya que, en el primer caso, se trata de un elemento descriptivo y, en el segundo, no es un elemento preponderante en el signo.
- Existe una estrecha vinculación entre los servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca registrada INTEGRA en la misma clase, lo cual acredita que se cumple con la segunda condición para la aplicación del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.
Mediante proveído de fecha 23 de abril del 2003, la Oficina de Signos Distintivos requirió a la opositora a fin que en plazo de dos días cumpla con acreditar su interés real en el mercado peruano, debiendo presentar copia de las solicitudes de registro presentadas en Perú, de la marca INTEGRA y logotipo registradas en Bolivia, Ecuador y Venezuela, bajo certificado N° 59532-C, 540-95 y 11293S, respectivamente, que distinguen servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, bajo apercibimiento de no tenerse como fundamento de la oposición dichos registros.
Con fecha 30 de abril del 2003, AFP Integra S.A. manifestó que su oposición no se basa en el artículo 147 de la Decisión 486, sino en las disposiciones contenidas en los incisos a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, en base a sus marcas registradas en el Perú y en el hecho que su marca INTEGRA es notoriamente conocida, razón por la cual no tiene que acreditar algún interés real y efectivo al cual hace referencia el artículo 147 del citado dispositivo legal.
Mediante proveído de fecha 5 de mayo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos, señaló que, en atención a lo manifestado por la opositora - en el sentido que las marcas INTEGRA y diseño registradas en Bolivia, Ecuador y Venezuela han sido invocadas para acreditar la notoriedad de su marca INTEGRA – se deja sin efecto el proveído de fecha 23 de abril del 2003. Asimismo, se corrió traslado de la oposición a la solicitante.
Con fecha 22 de mayo del 2003, AFP Integra S.A. presentó los siguientes medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de su marca INTEGRA:
i) Para acreditar el conocimiento de la marca INTEGRA entre los miembros del sector pertinente:
- Como anexo 1:
Un estudio de imagen y posicionamiento de las AFPs y de la AFP INTEGRA realizado entre los meses de julio y agosto del 2002 por la empresa Directo Investigación y Marketing. Dicha investigación se realizó en dos módulos, el primero integrado por líderes de opinión a nivel empresarial, gobierno, ONP y gerentes de las AFP; y el segundo, integrado por personas naturales entre 30 y 45 años afiliadas y no afiliadas a las AFP. En este estudio se verificó lo siguiente:
- Los afiliados de AFP INTEGRA, describen a dicha entidad como una de las primeras AFP en el mercado, que les ofrece solidez y seguridad para confiar su fondo de jubilación además de ofrecerles rentabilidad, ya que proyecta la imagen de ser una entidad sólida por tener respaldo de grupos económicos importantes, reconociendo que dicha percepción se basa en la publicidad y los comunicados que brinda.
- Los no afiliados a AFP INTEGRA, manejan un conocimiento limitado sobre las AFP existentes en el mercado peruano, ya que si bien conocen de las cuatro AFP existentes no las identifican totalmente. Asimismo, señalan que la AFP INTEGRA proyecta solidez, y, a pesar de no conocer de los grupos que la respaldan, la perciben como un buen soporte financiero.
- En cuanto al segmento de afiliados top, se ubica en 1° lugar a la AFP INTEGRA seguida de UNIÓN VIDA y HORIZONTE; mientras que los ex afiliados a la AFP INTEGRA señalan como primer lugar a UNIÓN VIDA, INTEGRA U HORIZONTE; y los afiliados a otras AFP, recuerdan más a UNIÓN VIDA, seguida de INTEGRA y HORIZONTE.
- Cuantitativamente se verificó que AFP INTEGRA es recordada por más del 40% de los encuestados; asimismo, dicha empresa es recordada por el 46 % de los encuestados no afiliados a ningún sistema de pensiones. Además, el 39 % de éstos reconoce que AFP INTEGRA ostenta un buen funcionamiento.
- Como anexo 2:
· Copia de diversos artículos periodísticos publicados, entre los años 2000 al 2002, en los diarios El Comercio, Gestión, La República y Expreso en los cuales se informa, entre otras cosas, sobre las distintas operaciones, inversiones y adquisiciones realizadas por AFP INTEGRA, así como las donaciones y auspicios que realiza (fojas 120 a 140).
· Copia de diversos comunicados publicados, en distintos medios periodísticos en el año 2002, por la empresa INTEGRA AFP dirigidos a sus afiliados respecto a algunas de las inversiones que realiza con otras grandes empresas. Asimismo, comunicados dirigidos a los empleadores sobre el programa de pagos, promociones para captar más afiliados. En dichos documentos se aprecia el uso de la marca INTEGRA AFP y logotipo (fojas 142 a 149).
- Como anexo 3:
· Copia de un modelo de estado de cuenta de INTEGRA AFP en el cual se incluye un folleto informativo acerca del FONDO DE INTEGRA, cómo se invierten los fondos de sus afiliados, el proceso de afiliación y el de desafiliación, así como el contrato de afiliación a INTEGRA AFP. En dichos documentos se aprecia el uso de la marca INTEGRA AFP y logotipo (fojas 151 a 162).
- Como anexo 4:
· Copia de un informe promocional de fecha 17 de diciembre de 1993 en el cual se indica en forma comparativa el porcentaje que administra AFP INTEGRA en relación con otras empresas administradoras de fondos de pensiones (32.56%). En dichos documentos se aprecia el uso de la marca INTEGRA AFP y logotipo (foja 164)
· Copia de un folleto informativo, elaborado por INTEGRA AFP, acerca del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y los beneficios que se obtiene al afiliarse a una AFP. En dichos documentos se aprecia el uso de la marca INTEGRA AFP y logotipo (foja 165 a 170).
· Copia de un folleto publicitario de los beneficios que se obtiene con la afiliación a la AFP INTEGRA, entre éstos el de la obtención automática de un seguro de invalidez y sobrevivencia a cargo de la Compañía de Seguros Cóndor. En dichos documentos se aprecia el uso de la marca INTEGRA AFP y logotipo (fojas 174 a 178).
· Copia de una carta emitida por INTEGRA AFP, dirigida a uno de sus afiliados, en la cual le informa sobre el lugar donde le corresponde votar así como si es miembro de mesa. En dicho documento se aprecia el uso de la marca INTEGRA AFP y logotipo (foja 179).
· Copia de diversos folletos publicitarios e informativos emitidos por AFP Integra sobre la inversión del dinero de sus afiliados, del servicio brindado al empleador, sobre los beneficios que se obtiene al afiliarse a una AFP y a la AFP INTEGRA. En dichos documentos se aprecia el uso de la marca INTEGRA AFP y logotipo ( fojas 180 a 215).
- Como anexo 5:
· Relación de sus principales empleadores con indicación del número de clientes afiliados por cada empresa.
ii) Para acreditar la duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización de la marca INTEGRA y diseño:
- Como anexo 6:
· Folleto emitido por la sociedad AFP INTEGRA que contiene sus estatutos. En dicho documento se aprecia la marca INTEGRA AFP y logotipo ( fojas 230 a 241).
- Como anexo 7:
· Memorias anuales de AFP INTEGRA, correspondientes a los años 1993, 1994, 1999 al 2002, en las que se aprecia el incremento de sus afiliados cada año, así como los incrementos de sus utilidades netas, lo cual determina su continuidad como una de las AFP líderes en su rubro (fojas 243 a 469).
iii) Para acreditar la duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción de la marca INTEGRA y diseño:
- Como anexo 8:
· Copias de algunas páginas correspondientes a diversos diarios y revistas, como GESTIÓN, EXPRESO, CARETAS, VANIDADES, SÍNTESIS, COSAS, entre otras, publicados entre los años 1997 al 2001, en las cuales se aprecia la publicidad de los servicios que brinda la empresa AFP Integra como Administradora de Fondos de Pensiones del Perú. En dichos documentos se aprecia la marca INTEGRA AFP y logotipo ( fojas 471 a 554).
- Como anexo 9:
· Copia de algunos diseños que publicitan los servicios que brinda la empresa AFP INTEGRA, en los que se aprecia la marca INTEGRA AFP y diseño, que según manifiesta la opositora se encuentran contenidos en paneles publicitarios colocados en la vía pública (fojas 556 a 559).
- Como anexo 10:
· Video cassette conteniendo los diferentes avisos televisivos de la empresa AFP Integra, que se han transmitido desde 1993 hasta la fecha en forma reiterada.
- Como anexo 11:
· Copia de la publicidad correspondiente a algunos eventos culturales realizados con el auspicio de AFP Integra, en dichos documentos se aprecia el uso de la marca AFP INTEGRA y diseño (fojas 561 a 568).
iv) Para acreditar el grado de distintividad inherente o adquirida del signo:
- Como anexo 12:
Copia de un artículo en el cual obra la reproducción fotográfica del trofeo otorgado por la UPC en el año 1999 a la empresa AFP INTEGRA, como premio a la Creatividad Empresarial en la Categoría de Servicios Financieros, por el producto INTEGRA INDEPENDIENTE (fojas 570 y 571). En dicho articulo consta que la empresa AFP INTEGRA ha obtenido además los siguientes premios:
. En 1996, el Premio a la Creatividad Empresarial en la Categoría de Servicios Financieros, en base a su producto Sistema Integrado de Información al Afiliado.
. En 1997, el Premio Especial a la Creatividad en el Servicio al Cliente, en base a su producto Directo al Presidente.
. En 1998, el Premio a la Creatividad Más Popular
Copia de un artículo en el cual obra la reproducción fotográfica del trofeo Effie Oro otorgado a INTEGRA INDEPENDIENTE (foja 572)
v) Para acreditar la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero:
- Como anexo 13:
· Copia de los certificados de registro de las marcas registradas a favor de AFP Integra entre el año 1993 y el año 2003, las cuales incluyen en su conformación el término INTEGRA, para distinguir servicios de las clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 44 (fojas 574 a 625). - Como anexo 14:
· Copia de los certificados otorgados a favor de AFP Integra, correspondientes a las marcas INTEGRA e INTEGRA y logotipo, registradas en Bolivia, Ecuador y Venezuela que distinguen servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial; y los certificados de registro de la marca INTEGRA otorgadas en El Salvador y República Dominicana, que distinguen servicios de la referida clase (fojas 627 a 632).
Señaló que el valor de la inversión en promoción y cifras de ventas y de ingresos de los servicios distinguidos con la marca INTEGRA y diseño está demostrado con la publicidad que su empresa ha venido realizando en los principales medios de comunicación. Asimismo, las cifras de ingreso por la prestación de los servicios identificados con la marca INTEGRA se acredita con el estado de pérdidas y ganancias que obran en las memorias presentadas.
Asimismo, adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
Solicitó que, en atención a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo 807, se declare como información confidencial, los documentos presentados como anexos 1 y 5.
Mediante proveído de fecha 23 de mayo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo presentes los documentos presentados por la opositora. Asimismo, accedió a lo solicitado por dicha empresa, declarando como información reservada los documentos distinguidos como anexos 1 y 5, presentados en su escrito de fecha 22 de mayo del 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 807.
Con fecha 23 de junio del 2003, Secrex Compañía de Seguros de Crédito y Garantías absolvió el traslado de la oposición manifestando que:
(i) La oposición se sustenta en abundante información que tiene por objeto acreditar sobradamente que la marca y diseño de propiedad de la opositora es una marca notoriamente conocida y preferida en el mercado nacional. Sin embargo, su empresa no pretende contradecir dicha sustentación.
(ii) El objeto de la obtención del registro del signo solicitado es la difusión, dentro del territorio peruano, de la marca perteneciente a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación S.A. Cía de Seguros y Reaseguros, quien es su principal accionista y titular de la marca REINTEGRA, TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE COBRO.
(iii) La referida marca registrada identifica servicios relacionados con la restitución, devolución, pago, recobro y recuperación de carteras de crédito u obligaciones a favor de sus clientes en todo el mundo.
(iv) Su empresa no pretende, con el registro del signo solicitado, aprovecharse o causar asociación con alguna marca registrada, como lo manifiesta la opositora, ya que el signo solicitado no constituye una reproducción, imitación o transcripción total o parcial, ni aun en la definición etimológica de la marca de la opositora, aun más cuando el signo solicitado ya goza de una notoria trayectoria y de un amplio reconocimiento dentro de las operaciones vinculadas al recobro de las indemnizaciones propias del seguro de crédito a la exportación.
(v) El signo solicitado no es confundible con la marca registrada, por cuanto desde el punto de vista fonético son distintos, ya que, por un lado, el signo solicitado está constituido por el término REINTEGRA, que viene del verbo reintegrar (que significa satisfacer deudas); mientras que la marca registrada INTEGRA, viene del verbo integrar (pertenecer como miembro a un grupo); al igual que los términos reparto y parto o reproducción y producción son términos con distinto significado.
(vi) Se debe tener en consideración además que el público usuario nacional sabe diferenciar los giros o rubros de las operaciones comerciales, aun más cuando el signo solicitado es reconocido dentro del rubro de los reintegros de capitales producto de la recuperación de créditos, servicio que no se aproxima al rubro de las inversiones, de los fondos provisionales o de la jubilación.
(vii) Asimismo, desde el punto de vista gráfico, los signos en cuestión son distintos, toda vez que los colores distintivos de su marca son el blanco, naranja oscuro y el verde azulado, los cuales no se asemejan a los utilizados en la marca registrada de la opositora. Además, el logotipo constituido por la letra R dentro de una órbita de un satélite constituye principalmente el elemento distintivo del signo solicitado.
(viii) No tiene sustento la afirmación de la opositora, en el sentido que el registro del signo solicitado traerá como consecuencia la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial publicitario de su marca notoriamente conocida, ya que la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación S.A. Cía de Seguros y Reaseguros – su principal accionista y titular de la marca REINTEGRA, TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE COBRO en España -, es una empresa de naturaleza distinta a la opositora, cuyas marcas son reconocidas sin admisión de asociaciones de ningún tipo, ya que éstas gozan de un reconocido prestigio, siendo su público objetivo, personas jurídicas que cuentan con una gran envergadura financiera y alto volumen en su cartera crediticia.
(ix) La intención de la empresa opositora es la de perjudicar la futura inversión de su empresa en el Perú en el rubro de las cobranzas.
(x) Adjuntó los siguientes medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos:
- Diversos documentos que acreditan que la marca REINTEGRA TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE COBRO se encuentra registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Reino Español a favor de Reintegra S.A. para distinguir productos y servicios de las clases 9, 16, 35, 36, 38 y 42, (fojas 656 a 674).
- Revista EL MUNDO de CESCE de abril del 2001, publicación mensual de distribución internacional de la Corporación Cesce S.A. Cía de Seguros y Reaseguros – en cuya portada aparece una foto de Macchu Picchu con la denominación PERÚ en letras destacadas – brindando, en su sección PAÍSES amplia información sobre el Perú en los artículos Un nuevo Perú sin Fujimori y Perspectivas de la Inversión en Perú, en el cual se menciona que parece bastante claro que el Perú ofrecerá en los próximos años buenas perspectivas e interesantes oportunidades de inversión. Asimismo, en dicha revista se aprecia el conjunto de empresas que se encuentran vinculadas a dicha corporación, lo cual acredita que su marca REINTEGRA TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE COBRO es notoriamente conocida (fojas 675 a 718).
Con fecha 11 de julio del 2003, Secrex Compañía de Seguros de Crédito y Garantías presentó, a fin de acreditar la notoriedad del signo solicitado, dos certificados de registro de las marcas R REINTEGRA COLOMBIA para distinguir servicios de las clases 36 y 42 respectivamente, emitidos en Colombia 1 .
Con fecha 15 de julio del 2003, AFP Integra S.A. reiteró algunos de sus argumentos y agregó que:
(i) Se debe tener en consideración que, en su escrito de contestación a la oposición, la solicitante reconoce que su marca registrada INTEGRA y diseño es notoriamente conocida.
(ii) El hecho que el signo REINTEGRA sea una marca registrada en España es irrelevante en el presente caso, en atención al principio de territorialidad, por el cual la protección que se confiere a las marcas es territorial, por lo que la marca registrada que merece especial protección, dada su notoriedad, es su marca INTEGRA.
(iii) El signo solicitado además de estar incurso en la prohibición contenida en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, también está contenido en la prohibición establecida en el inciso a) del dicho dispositivo legal.
(iv) Si bien el signo solicitado está conformado, además de la denominación REINTEGRA, por la frase TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE COBRO, el elemento más relevante lo constituye la denominación REINTEGRA, dado que la frase antes referida es descriptiva de los servicios que pretende distinguir; además, al tratarse de una marca de servicio, el público usuario recordará sólo la denominación REINTEGRA, por lo que también resulta irrelevante la presencia del logotipo conformado por la letra R en el signo solicitado a fin de establecer diferencias respecto a sus marcas registradas en las clases 35 y 42 de la Nomenclatura Oficial.
(v) Adicionalmente, se debe considerar que las denominaciones REINTEGRA e INTEGRA son conceptualmente similares por cuanto evocan la misma idea, ya que, según el Diccionario de Sinónimos y Antónimos Espasa, uno de los sinónimos de la palabra INTEGRAR es afiliar; y uno de los sinónimos de la palabra REINTEGRAR es reincorporar, los cuales aluden a la misma idea de incorporar a personas a un grupo.
(vi) Asimismo, si bien los signos en conflicto no presentan la misma combinación de colores, ésta es muy similar, ya que ambos utilizan el color azul y no existe mayor diferencia entre el color dorado de su marca registrada y el anaranjado del signo solicitado; aun más cuando la combinación y disposición de los colores en ambos signos incrementan las semejanzas entre éstos.
(vii) Resulta irrelevante lo manifestado por la solicitante en el sentido que es una empresa cuyas marcas gozan de un reconocido prestigio y una gran capacidad económica en el mundo, ya que dicha empresa no posee en nuestro país el reconocimiento del que, supuestamente, sería acreedor en diferentes países del mundo.
(viii) La única intención de su empresa con la interposición de una oposición al presente registro es la de proteger la distintividad de su marca registrada y los derechos de propiedad industrial derivados de la misma, ya que el registro del signo solicitado REINTEGRA y logotipo a favor de la solicitante ocasionaría que el prestigio y reputación de su marca notoriamente conocida se le atribuya a dicho signo, originando como consecuencia confusión y error en el público usuario.
(ix) Los documentos presentados por la solicitante en calidad de medios probatorios son irrelevantes en el presente caso.
Mediante Resolución N° 14806-2004/OSD-INDECOPI de fecha 10 de diciembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por AFP Integra y denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Si bien la solicitante alega tener derechos registrales en Colombia, sobre la marca R REINTEGRA COLOMBIA y logotipo en las clases 36 y 42 de la Nomenclatura Oficial, se ha verificado que éstos han sido transferidos a favor de Segurexpo de Colombia S.A. quien es una persona distinta de la solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, en atención al Principio de Territorialidad, en caso que los derechos alegados por la solicitante hubiesen sido acreditados, ello no implicaría la concesión inmediata del registro solicitado.
(ii) Respecto a la notoriedad de la marca INTEGRA invocada por la opositora:
- Del estudio presentado por la opositora en calidad de medio probatorio, se advierte que:
- La imagen que proyecta AFP INTEGRA, en sus afiliados, es la de ser una empresa sólida debido al respaldo de sus accionistas, lo cual ha sido destacado por su publicidad.
- En cuanto a los no afiliados, éstos indican que, a excepción de AFP INTEGRA, la mayoría de las AFP no tienen una imagen bien consolidada, lo cual se deduce de las respuestas extraídas.
- De una encuesta a hogares, más del 40 % mencionó a AFP INTEGRA y un 21 % a PROFUTURO en un 2° lugar. Asimismo, se señaló que es la más recordada entre los no afiliados con un 46%, y el 39 % de los encuestados consideró que tiene un buen funcionamiento.
- Las publicaciones y artículos periodísticos han sido emitidos entre el 13 de abril del 2000 y el 30 de diciembre del 2002, y hacen referencia a las actividades realizadas por AFP INTEGRA no sólo en relación con los fondos de pensiones que maneja, sino también respecto a actividades de inversión y sociales.
- Las cartas y modelos de estado de cuenta, folletos informativos y comunicados están referidos al tipo de servicio que la opositora presta al público usuario, y la publicidad presentada demuestra la intensidad con la que ha sido realizada la misma. En cuanto a los premios obtenidos, no son más que reconocimientos públicos de los servicios que presta AFP INTEGRA.
- En cuanto a las memorias anuales, se aprecia que la participación en el mercado de la AFP INTEGRA ha sido en el año 1998, un 31.65%; en 1999, un 31.63%; en el 2000, un 31.60; en el 2001, 31.80% y en el 2002, un 31.96%. Asimismo, la cantidad de los afiliados a dicha AFP ha sido en el año 1998, un 24.71%; en 1999, un 25.05%; en el 2000 un 25.20%; en el 2001, un 25.30; y en el 2002, un 25.59%.
- Los medios probatorios presentados por la opositora han logrado acreditar la magnitud de difusión, el conocimiento, prestigio, uso constante y prestación de servicios de administración de fondos de pensiones identificados con la marca INTEGRA como distintivo de un determinado origen empresarial por el sector pertinente.
- En ese sentido, la marca registrada INTEGRA es un signo ampliamente conocido por los consumidores reales o potenciales y por los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de servicios a los que se aplique, debido a su amplia difusión y publicidad, siendo por ello una marca notoriamente conocida de los servicios de administración de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
- En cuanto al alcance de la protección de la marca notoria INTEGRA, éste se restringe a los servicios de administración de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, los que constituyen servicios destinados a la totalidad de trabajadores, quienes pueden realizar sus aportes de forma obligatoria o voluntaria, con fines pensionarios, dependiendo de lo acordado con la AFP, sin que los medios probatorios logren acreditar que el conocimiento y difusión de dicha marca haya cruzado a otros sectores distintos al de administración de fondos de pensiones.
(iii) Respecto a la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486:
- El signo solicitado incluye en su conformación la denominación INTEGRA que constituye una marca notoriamente conocida, por lo que se está frente a una transcripcción total de dicha marca notoria. En tal sentido, debe verificarse si el signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; o un aprovechamiento injusto del prestigio de dicha marca; o la dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.
- Si bien entre los servicios que distinguen los signos en cuestión no existe vinculación alguna dada su distinta naturaleza, finalidad, usuarios - ya que el signo solicitado pretende distinguir servicios jurídicos, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, mientras que la marca notoria distingue administración de fondos de pensiones, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial -, la coexistencia de los signos en el mercado es susceptible de causar un riesgo de confusión indirecta, ya que los usuarios al apreciarlos podrían pensar que tienen el mismo origen empresarial, ello debido a que en el mercado peruano se viene ofreciendo otros servicios identificados con la marca INTEGRA lo cual se advierte de los medios probatorios ofrecidos por la opositora, los cuales si bien no son suficientes a fin de acreditar la notoriedad de la marca en relación a cada uno de dichos servicios, ellos demuestran que la utilización de la marca INTEGRA se ha extendido a una serie de servicios. Asimismo, dada la naturaleza de las actividades que realiza la opositora, es indudable que entre ellas se incluyen servicios jurídicos relacionados con el sistema de pensiones, por lo que resulta probable que, al encontrarse el usuario frente a la marca de la solicitante, la asocie con la marca notoriamente conocida en la creencia que la empresa prestadora de los servicios INTEGRA ha ampliado sus actividades económicas a la prestación de servicios jurídicos.
- Por lo anterior, dado que el signo solicitado constituye la transcripción total de la marca notoria INTEGRA y que existe riesgo de confusión indirecta entre los signos, se concluye que el signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión con la marca notoria de la opositora, por lo que se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486.
- No existe riesgo de dilución del poder distintivo, valor comercial o publicitario de la marca notoria, ya que la sola presencia de la denominación R REINTEGRA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE COBRO no hará recordar al público de los servicios en cuestión a la marca notoria de la opositora, ya que se debe tener en cuenta que la marca notoria INTEGRA, no está compuesta por una denominación de fantasía, sino que se trata de una palabra que resulta ser la conjugación del verbo “integrar”, la cual a su vez forma parte de distintas marcas registradas a favor de terceros en diversas clases de la Nomenclatura Oficial.
- No existe riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio de la referida marca, ya que la imagen de los servicios de administración de fondos de pensiones a los que se asocia a la referida marca, no es transferible a los servicios jurídicos que pretende distinguir el signo solicitado, por lo que no es posible establecer que el uso de la denominación INTEGRA por parte de la solicitante, le implicará la obtención de un beneficio económico.
iii) Respecto a la aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486:
- Corresponde analizar el riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada INTEGRA registrada en la misma clase bajo certificado N° 751.
- Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos entre los servicios que distingue la marca registrada, que distingue la totalidad de los servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.
- Si bien el signo solicitado y la marca registrada difieren por el elemento figurativo que conforma el signo solicitado y por el número de términos que lo conforman, la presencia del término INTEGRA en ambos signos, podría inducir a confusión al público usuario, aun más cuando la frase TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE COBRO, del signo solicitado, es evocativa de una de las características de los servicios que pretende identificar, por lo que es susceptible de ser utilizada libremente por cualquier persona. Asimismo, dado que los elementos figurativos y cromáticos que incluye el signo solicitado son meramente accesorios, éstos no tienen mayor incidencia en el examen comparativo realizado.
- Aun cuando el público usuario logre recordar que los signos en cuestión son distintos debido a la presencia de sus elementos figurativos, la presencia en ambos del término INTEGRA podría inducir al público usuario a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada y producir de este modo un riesgo de confusión indirecto.
iv) Por lo anterior, se concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro contenidas en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486.
Con fecha 25 de enero del 2005, Secrex Compañía de Seguros de Crédito y Garantías interpuso recurso de apelación manifestando que:
(i) El análisis efectuado por la Oficina, - respecto a que el signo solicitado y la marca registrada INTEGRA son semejantes gráfica y fonéticamente al grado de inducir al público a confusión - es subjetivo, toda vez que, resulta claro para cualquier usuario de nivel medio que los signos en conflicto son distintos y tienen una procedencia empresarial diferente, por lo que no son confundibles ya sea directa o indirectamente.
(ii) Desde el punto de vista fonético, los términos REINTEGRA e INTEGRA, del signo solicitado y la marca registrada, respectivamente, son distintos, dado que provienen de verbos diferentes.
(iii) Es conocido y notorio que la marca INTEGRA está vinculada a los servicios de administración de fondos de pensiones o jubilación, la cual no tiene vinculación alguna con los servicios que pretende distinguir el signo solicitado.
(iv) Se debe tener en consideración que el público usuario medio sabrá diferenciar las actividades, giros o rubros de las operaciones comerciales, aun más cuando su empresa es reconocida dentro del rubro de los reintegros, producto de la recuperación de créditos, lo cual no está vinculado al rubro de las inversiones, fondos provisionales o de jubilación.
(v) Además, el público usuario al que van dirigidos los servicios que distinguen los signos en cuestión es distinto; ya que, en el caso de la marca registrada, los servicios que distingue están dirigidos a los trabajadores dependientes e independientes afiliados; mientras que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado son eminentemente empresariales y comerciales.
(vi) Los signos en cuestión son gráficamente distintos, dado que están constituidos por distintos elementos cromáticos.
Con fecha 22 de febrero del 2005, AFP Integra S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos respecto a que la solicitante pretende aprovecharse de su reputación y que, de otorgarse el signo solicitado, se producirá una dilución de la fuerza distintiva de su marca notoria INTEGRA. Agregó que:
(i) Como cuestión previa, se debe tener en consideración que la solicitante no ha cuestionado la notoriedad de su marca INTEGRA, declarada por la Oficina, sino por el contrario la ha reconocido, tanto en la contestación de su oposición como en el numeral 4 de su recurso de apelación 2 . De acuerdo a ello, la notoriedad de su marca ya no está en discusión.
(ii) Si bien es notorio que su marca INTEGRA está vinculada a servicios de administración de fondos de pensiones, éstos no distan de los servicios jurídicos que el signo solicitado pretende distinguir, aun más cuando su empresa es titular de la marca INTEGRA que distingue servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) El signo solicitado no pretende distinguir servicios de recuperación de créditos, como lo afirma la solicitante, sino servicios jurídicos para obtener el cobro de deudas, de la clase 42.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si resulta aplicable al caso el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado REINTEGRA y logotipo y la marca registrada INTEGRA que distingue servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes Se ha verificado que:
a) AFP Integra es titular, entre otras, de las siguientes marcas de servicio en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial:
- INTEGRA para distinguir administración de bienes y pensiones; servicios de sepelio; servicio de prestaciones para la salud y todos los demás servicios incluidos en la clase, inscrita desde el 12 de noviembre de 1993, bajo certificado N° 751, vigente hasta el 12 de noviembre del 2013.
- La denominación INTEGRA escrita en letras características y en color azul, sobre una línea horizontal de color dorado, debajo de la cual aparece la denominación AFP; en la parte superior aparece la figura estilizada de una bandera flameando, en colores dorado y azul, conforme al modelo; para distinguir servicios médicos en general; servicios de sepelio; servicios de salud y todos los demás servicios incluidos en la clase, inscrita desde el 31 de diciembre de 1997, bajo certificado N° 13262, vigente hasta el 31 de diciembre del 2007.
b) AFP Integra es titular, entre otras, de la marca INTEGRA para distinguir administración de fondos de pensiones, de dinero; inversiones y colocación de capitales y fondos de inversión; otorgamiento de pensiones de jubilación, invalidez, viudez, orfandad, sobrevivencia y gastos de sepelio; seguros; rentas vitalicias y todos los demás servicios incluidos en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita desde el 12 de noviembre de 1993, bajo certificado N° 752, vigente hasta el 12 de noviembre del 2013.
c) En la clase 36 de la Nomenclatura Oficial se encuentra registrada bajo certificado N º 36726 – vigente hasta el 25 de noviembre del 2014 - a favor de la Oficina de Normalización Provisional (ONP) la marca PRINT PROCESO INTEGRADO DE PENSIONAMIENTO, para distinguir servicios de seguros de pensiones.
d) Asimismo, en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial también coexisten con la marca INTEGRA las siguientes marcas registradas a favor de distintos titulares que incluyen todas las letras que conforman al término INTEGRA: INTEGRAL DE LA EMPRESA, INTEGRAL DEL HOGAR, SERVICIOS DE APOYO INTEGRAL, VIDA INTEGRAL, INTEGRAL SALUD, LOGÍSTICA INTEGRAL, CUENTA INTEGRAL, entre otras.
2. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486
Se ha verificado en autos que, mediante Resolución N° 14806-2004/OSDINDECOPI, de fecha 10 de diciembre del 2004, recaída en el presente procedimiento, la Oficina de Signos Distintivos ha declarado la notoriedad de la marca INTEGRA respecto a los servicios de administración de fondos de pensiones de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial y, al no haber sido cuestionada por la solicitante en su recurso de apelación, no es un tema controvertido.
En tal sentido, corresponde a la Sala verificar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486; es decir, si el signo solicitado REINTEGRA y logotipo constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca INTEGRA.
El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Si bien es cierto que expresiones tales como reproducción, imitación y transcripción son empleadas algunas veces en el lenguaje cotidiano como sinónimos, la Sala conviene en precisar que dichos términos también son utilizados en contextos distintos para resaltar un aspecto instrumental o material diferente. Al respecto, cabe precisar el significado conceptual de cada uno de estos términos:
- Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.3 En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.4
- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto.5 Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.
- Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto.6 Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.
Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:
- Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra 7 . Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria).
- Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.
En el presente caso, se advierte que si bien todas las letras que conforman al término INTEGRA se encuentran incluidas en la denominación REINTEGRA, esta última no constituye la reproducción, imitación, traducción, transcripción total o parcial o transliteración de la marca INTEGRA, por cuanto este término ha perdido individualidad dentro de la denominación REINTEGRA, cuyas sílabas - de acuerdo a las reglas del idioma castellano - son REIN-TE-GRA, por lo que las letras adicionales no se perciben como una partícula añadida o un prefijo de la marca INTEGRA.
Asimismo, cabe precisar que los significados conceptuales de ambos signos no son idénticos como sostiene la opositora, ya que el término INTEGRA proviene del verbo integrar que significa “unirse a un grupo para formar parte de él”9; en tanto que el término REINTEGRA viene del grupo reintegrar, el cual tiene varias acepciones y, si bien como manifiesta la opositora, una de ellas es “volver a ejercerse una actividad, incorporarse de nuevo a una colectividad o situación social o económica” en el presente caso, la presencia en el signo solicitado de la denominación TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE COBRO10 alude a sus otras acepciones (restituir o satisfacer íntegramente una cosa, recobrarse íntegramente lo que se había perdido o dejado de poseer)11.
Además, en la propia clase 36 coexisten con la marca INTEGRA otras marcas que también incluyen todas las letras que conforman al término INTEGRA12, incluso para distinguir servicios afines a los servicios de administración de fondos de pensiones, tales como, servicios de seguros de pensiones.
Por las consideraciones que anteceden, no corresponde determinar a la Sala si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Sin perjuicio de lo expuesto, e independientemente del hecho que el signo solicitado no constituya la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoriamente conocida INTEGRA, AFP Integra S.A. goza, en virtud al registro de dicha marca en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, en el país, de un derecho de uso exclusivo sobre la misma, en base al cual ha sustentado la presente oposición, de conformidad con lo establecido por el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 13 . En tal virtud, debe determinarse si existe riesgo de confusión con dicha marca.
3. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486
3.1 Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 – que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error14 – el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 15 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 3441realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-200017 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 18.
El riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es muy limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-200019, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
3.1.1 Similitud o conexión competitiva entre los servicios
En el presente caso, se advierte que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado (servicios jurídicos de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial), se encuentran incluidos dentro de los que distinguen las marcas registradas INTEGRA e INTEGRA y figura, que distinguen todos los servicios incluidos en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.
3.1.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 82320. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 21 y 76-IP-200022.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los servicios en cuestión, conviene señalar que dado el variado tipo de servicios de que se trata y la especialización de los mismos, resulta razonable asumir que los consumidores presten atención al momento de elegirlos, para lo cual tendrán en cuenta las recomendaciones y sugerencias de consumidores que hayan tenido experiencias satisfactorias o a las cualidades profesionales de quien presta los mencionados servicios.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa23, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado y una de las marcas registradas constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el signo mixto solicitado son relevantes tanto el aspecto denominativo - y en éste la denominación REINTEGRA, toda vez que la frase TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE COBRO resulta descriptiva de los servicios, además que dicha frase, por la dimensión de sus letras, ocupa un lugar secundario dentro del signo – por ser la denominación con la cual el público identificará los servicios, así como el aspecto figurativo, el cual resulta relevante por cuanto se encuentra conformado por la figura de un rectángulo dividido en dos partes de diferente tamaño, donde uno de los campos formados, producto de la división, incluye la denominación REINTEGRA, escrita en letras minúsculas, mientras que en el otro, de menor dimensión, se aprecia una letra R mayúscula dentro de un círculo, y debajo de dicha figura se aprecia la frase TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE COBRO, así como la combinación y particular distribución de colores anaranjado y azul, conforme se aprecia a continuación:
De acuerdo al criterio adoptado en la Resolución 1478-1999/TPI-INDECOPI de fecha 10 de diciembre de1999 24 , se considera que en la marca mixta registrada tanto el elemento denominativo (constituido por las denominaciones INTEGRA y AFP) como el elemento gráfico (constituido por la figura estilizada de una bandera, el tipo y tamaño y la combinación de colores) son relevantes para fijar la impresión característica del signo e indicar el origen empresarial de los servicios, tal como se aprecia a continuación:
Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado (REINTEGRA) y las marcas registradas se advierte:
a) Respecto a la marca INTEGRA
Desde el punto de vista fonético, si bien todas las letras que conforman la marca registrada se encuentran incluidas dentro del signo solicitado, estos difieren en la secuencia de vocales (E-I-E-A / I-E-A) y en la sílaba inicial (REIN / RE), lo cual genera una pronunciación de conjunto diferente.
Desde el punto de vista gráfico, los signos tienen una extensión distinta y difieren en la conformación de su sílaba inicial, así como por los elementos figurativos y cromáticos del signo solicitado, todo lo cual determina que su escritura e impresión visual de conjunto sea diferente.
b) Respecto a la marca INTEGRA y figura
Desde el punto de vista fonético, se mantienen las mismas diferencias señaladas en el punto a)
Desde el punto de vista gráfico, los signos tienen una extensión distinta y difieren en la conformación de su sílaba inicial, así como por los elementos figurativos y cromáticos presentes tanto en el signo solicitado como en la marca registrada, todo lo cual determina que su escritura e impresión visual de conjunto sea diferente, conforme se aprecia a continuación:
3.1.3 Riesgo de confusión
Por lo expuesto, no obstante que los servicios a distinguir se encuentran incluidos dentro de los servicios que distinguen las marcas registradas, las diferencias fonéticas y gráficas descritas determinan que es posible la coexistencia de los signos en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al público usuario de los servicios que distinguen.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 14806-2004/OSD-INDECOPI de fecha 10 de diciembre del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación REINTEGRA, escrita en letras características en los colores blanco y verde azulado de fondo, dentro de un rectángulo precedido por una letra R estilizada dentro de una órbita irregular que describe la circunferencia de un satélite de color verde azulado, dentro de un fondo de color anaranjado oscuro, debajo del rectángulo completo se encuentra la denominación TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE COBRO escrita en letras características con un fondo blanco subrayado en color anaranjado oscuro; conforme al modelo, solicitado por Secrex Compañía de Seguros de Créditos y Garantías (Perú), para distinguir servicios jurídicos, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Cabe señalar que la empresa que aparece como titular de dichos registros es Segurexpo de Colombia.
2 Cabe precisar que, si bien la solicitante no ha cuestionado en su apelación la notoriedad de la marca INTEGRA, no la ha reconocido expresamente, ya que en el punto 4, aludido por la opositora lo que manifestó la solicitante es que es un hecho notorio que la marca INTEGRA está vinculada a los servicios de Administración de Fondos de Pensiones.
3 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1776.
4 Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 252.
5 García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.
6 Diccionario de la Lengua Española (nota 3), p. 2004.
7 Diccionario de la Lengua Española (nota 3), p. 1330. 2029
8 Confrontar en la página web Guionización y silabeo de palabras del español http://www.lenguaje.com/cgibin/hyph.exe?txtHyph=reintegra&cmd= Guionizar+y+silabear.
9 Diccionario de la Lengua Española (nota 3), p. 1177.
10 Dicha denominación conlleva una alusión al término reintegro, cuyo significado es “pago de un dinero o especie que se debe”.
11 Diccionario de la Lengua Española (nota 3), p. 1760.
12 Ver puntos c) y d) del informe de antecedentes.
13 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de ter ce ro, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
14 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
15 Ver nota 13.
16 Ibíde
17 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
18 Ver nota 13.
19 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
20 A rt ículo 131.- “A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es pa rt e de una familia de marcas.”
21 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
22 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 21), p. 15.
23 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
24 Recaída en el expediente Nº 9754162, relativo a la solicitud de registro de la marca SYNTEGRA, presentada por British Telecommunications Public Limited Company (Inglaterra) para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial a la cual se opuso AFP Integra.