Puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
RESOLUCIÓN N° 0655-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 187302-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0655-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 187302-2003
SOLICITANTE : LABORATORIOS FARMACIA PERÚ S.A.C.
OPOSITORAS : UNIMED DEL PERÚ S.A. FARMINDUSTRIA S.A. PHARMALAB S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, veintidós de julio del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 7 de agosto del 2003, Laboratorios Farmacia Perú S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto DOLOCET, para distinguir producto farmacéutico, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 5 de noviembre del 2003, Unimed del Perú S.A. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de las marcas de producto DOLONET, DOLONET y etiqueta, DOLONET BABY y DOLONET FORTE, que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) El signo solicitado es semejante gráfica y fonéticamente con sus marcas registradas, pues los signos están compuestos por 7 letras, siendo idénticas 6 de ellas (D, O, L, O, E y T) y se encuentran ubicadas en la misma posición, limitándose la solicitante a reemplazar la letra N por la C y tienen la misma secuencia de vocales (O-O-E). Además, los signos están destinados a distinguir productos farmacéuticos.
(iii) Los signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues se colocaría a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos.
Con fecha 11 de noviembre del 2003, Farmindustria S.A. (Perú) formuló oposición manifestando ser titular de la marca DOLOCETAMOL, que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que entre los signos existen mayores semejanzas que diferencias, lo que generaría confusión entre los consumidores, debido a que la solicitante se ha limitado a excluir la partícula AMOL que se encuentra en su marca registrada, la cual es de uso frecuente en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Mencionó marcas registradas que incluyen la partícula AMOL.
Con fecha 11 de noviembre del 2003, Pharmalab S.A. (Perú) formuló oposición manifestando ser titular de la marca DOLOCETALGINA, que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que el signo solicitado se encuentra incluido dentro de su marca registrada, por lo que de coexistir en el mercado se producirá confusión entre los consumidores, debido a que la solicitante se ha limitado a excluir la partícula ALGINA de su marca registrada, la cual es de uso frecuente en marcas registradas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Mencionó marcas registradas que incluyen la partícula ALGINA.
Mediante proveídos de fecha 21 de enero del 2004, no habiendo cumplido la solicitante con contestar las oposiciones y habiéndose vencido el plazo de ley, la Oficina de Signos Distintivos dispuso que pase el expediente a resolver.
Mediante Resolución N° 4808-2004/OSD-INDECOPI de fecha 22 de abril del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones formuladas por Unimed del Perú S.A., Farmindustria S.A. y Pharmalab S.A. y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Del análisis de los argumentos expuestos se advierte que Unimed del Perú S.A. sustenta su oposición en el posible riesgo de confusión entre el signo solicitado y su marca DOLONET, registrada bajo certificado N º 38445 en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial y, si bien señala que además es titular de otras marcas que incluyen en su conformación la denominación DOLONET, ello lo hace con carácter meramente informativo, sin que dichos signos pretendan sustentar su oposición, ya que el desarrollo de sus argumentos se centra en la marca DOLONET.
(ii) El signo solicitado pretende distinguir producto farmacéutico, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial al igual que las marcas registradas DOLOCETAMOL y DOLOCETALGINA, que distinguen productos farmacéuticos y medicinales. A su vez, la marca registrada DOLONET distingue una serie de productos, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, entre los que figuran los productos farmacéuticos que pretende distinguir el signo solicitado.
(iii) Respecto a la marca DOLONET
- Si bien los signos coinciden en la partícula inicial DOLO, ésta no sólo forma parte de diversas marcas registradas a favor de terceros en la misma clase, sino que se encuentra seguida en cada caso de elementos adicionales distintos. En efecto, el peculiar sonido que produce la consonante C seguida de la consonante T, resulta totalmente distinto al que se percibe en la última sílaba de la marca registrada, lo que resulta determinante para que susciten una impresión sonora distinta.
- La inclusión de distintas consonantes en la última sílaba de los signos, origina que presenten una escritura y efecto visual de conjunto diferentes, suficiente para indicar el origen empresarial de los productos.
- Si bien los signos están compuestos por una partícula que sugiere la idea de un medicamento para calmar o combatir el dolor, ello no determina que exista confusión, ya que resulta común en nuestro medio que los signos que distinguen productos farmacéuticos utilicen partículas que aludan a la función terapéutica del medicamento al cual se aplican.
(iv) Respecto a la marca DOLOCETAMOL
- Los signos difieren en la secuencia de vocales, lo que resulta importante para establecer la impresión fonética de los signos. Asimismo, si bien coinciden en la partícula inicial DOLO, se encuentran acompañados de elementos distintos (CET/CETAMOL), los cuales logran conformar denominaciones con sonidos claramente distintos.
- Los signos presentan una extensión y estructura gramatical distintas, ya que difieren en el número de sílabas y letras que los conforman. Además, la presencia de distintas letras al final de la marca DOLOCETAMOL, origina que los signos tengan una grafía distinta y susciten una impresión visual diferente.
(v) Respecto a la marca DOLOCETALGINA
- Los signos difieren en la secuencia de vocales, lo que resulta importante a efectos de establecer la impresión fonética de los signos. Asimismo, si bien coinciden en la partícula inicial DOLO, se encuentran acompañados de elementos distintos (CET/CETALGINA), los que logran conformar denominaciones con sonidos claramente distintos.
- Los signos presentan una extensión y estructura gramatical distintas, ya que difieren en el número de sílabas y letras que los conforman. Además, la presencia de distintas letras al final de la marca DOLOCETALGINA, origina que los signos tengan una grafía distinta y suscite una impresión visual diferente.
(vi) Si bien se trata de algunos de los mismos productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, las diferencias fonéticas y gráficas de los signos, determinan que no exista riesgo de inducir a confusión al público consumidor respecto a los productos mismos, ni en cuanto a su origen empresarial, por lo que corresponde declarar infundadas las oposiciones.
Con fecha 20 de mayo del 2004, Unimed del Perú S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos.
A pesar de haber sido debidamente notificada (1 º de junio del 2004), Laboratorios Farmacia Perú S.A.C. no absolvió el traslado del recurso de apelación.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado DOLOCET y la marca registrada DOLONET.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Unimed del Perú S.A. es titular de:
- La marca de producto DOLONET, que distingue productos farmacéuticos y todos los demás, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 38445, vigente hasta el 21 de agosto del 2007.
- La marca de producto constituida por la caja-empaque que contiene la denominación DOLONET escrita en letras características con una elipse detrás de la partícula NET, debajo la figura estilizada de una cabeza humana de perfil conteniendo un círculo y la figura de una cápsula, en la combinación de colores rojo, azul, morado, negro y blanco, conforme al modelo, que distingue productos farmacéuticos, veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 81324, vigente hasta el 27 de junio del 2012.
- La marca de producto constituida por la caja-empaque que contiene la denominación DOLONET BABY escrita en letras características, debajo la figura de un bebé durmiendo, en la combinación de colores rojo, anaranjado, azul y blanco; conforme al modelo, que distingue productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 90758, vigente hasta el 4 de agosto del 2013.
- La marca de producto constituida por la caja-empaque que contiene la denominación DOLONET FORTE, escrita en letras características con una elipse detrás de la palabra NET, debajo la figura estilizada de dos cápsulas, en la combinación de colores rojo, azul y blanco; conforme al modelo, que distingue productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 90757, vigente hasta el 6 de agosto del 2013.
b) Farmindustria S.A. es titular de la marca de producto DOLOCETAMOL, que distingue productos farmacéuticos y medicinales, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 87574, vigente hasta el 25 de marzo del 2013.
c) Pharmalab S.A. es titular de la marca de producto DOLOCETALGINA, que distingue productos farmacéuticos y medicinales, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 86499, vigente hasta el 10 de febrero del 2013.
d) Se encuentran registradas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, a favor de distintos titulares, marcas que contienen la partícula DOLO al inicio de su conformación, tales como: DOLOFLU, DOLOFAST, DOLOFEN, DOLOMES (mixta), DOLORAL, DOLOSAN, DOLOMAX, DOLOGRIP, DOLOPLUSS, DOLOSPAM, DOLOTREN, DOLOTROL, DOLOXIB, DOLOFLEX, DOLOTRIX, DOLOBENE, DOLOGINA, DOLONASE, DOLOFENAN, DOLOMYCIN, DOLOPAMOL, DOLOXANE, DOLOFEBRIL, DOLOGINEX, DOLO-MEDOX, DOLOMIGRAN, DOLO-OXIFEN, DOLOPIREX, DOLORELAX, DOLOTROPIN, DOLOMESTRIN, DOLO-APRONAX, DOLOAPROXOL.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error" (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Similitud o conexión competitiva
El producto que pretende distinguir el signo solicitado (producto farmacéutico) se encuentra comprendido dentro de los productos que distingue la marca registrada (productos farmacéuticos y todos los demás de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial).
2.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 7 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 8 y 76-IP-2000 9 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los productos en cuestión, es razonable asumir que el consumidor, al adquirir tales productos, hará un detenido examen de los mismos en función de sus necesidades.
La impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Por otro lado, en las marcas que distinguen a los productos farmacéuticos generalmente se utilizan partículas que aluden a la sustancia activa del medicamento, al órgano para el cual se prescriben, o a la función terapéutica del producto al cual se aplican. Estas partículas pueden colocarse al comienzo o al final de la palabra y no son determinantes para el examen de confundibilidad entre los signos. Si bien por regla general, los consumidores tienden a diferenciar con más facilidad las denominaciones que llevan la partícula de uso común al final de la palabra y presentan diferencias en sus partículas iniciales, si las demás partículas que los conforman son diferentes pueden determinar que la impresión en conjunto de cada denominación sea diferente.
Sobre este tema, el Tribunal Andino ha manifestado que el examinador debe también tener en cuenta que en las marcas farmacéuticas se presentan semejanzas atinentes sólo a prefijos y sufijos que, más que provocar eventuales confusiones, ayudan por el contrario a identificar la naturaleza de los productos comercializados con las mismas. En consecuencia, al momento de analizar tales marcas, deberá dejar de lado esos elementos genéricos, correspondiéndole por tanto determinar si la distintividad del signo que se pretende registrar surge del resto de los elementos específicos que configuran el conjunto marcario. 10
En el presente caso, la partícula DOLO que comparten los signos, evoca la idea de productos para combatir el dolor, razón por la cual es utilizada en la conformación de diversas marcas registradas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, conforme se aprecia del Informe de antecedentes. En tal sentido, constituye una partícula frecuentemente utilizada en la mencionada clase, que carece en forma individual de capacidad para indicar el origen empresarial del producto.
Ahora bien, el hecho que una partícula sea frecuentemente utilizada en la conformación de varias marcas no significa que no deba tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo. Sin embargo, dicha partícula no será determinante para establecer la semejanza de los signos. Es en ese sentido que se indica que dicha partícula pierde relevancia a efectos de realizar el examen comparativo.
Previamente a realizar el examen comparativo, conviene precisar que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el solo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden. En principio, para realizar el examen comparativo el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la confusión de los mismos puede determinarse por la inclusión de las letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante debe ser la impresión en conjunto que éstos susciten. Así, es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión en conjunto distinta.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DOLOCET y la marca registrada DOLONET, desde el punto de vista fonético, se aprecia que si bien comparten la partícula DOLO y coinciden en la secuencia de vocales (O-O-E), así como en el número de sílabas, difieren en la sílaba final CET en el signo solicitado y NET en la marca registrada, lo que determina una impresión sonora diferente.
Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos comparten seis de sus siete letras, la letra C en el signo solicitado en el lugar que ocupa la letra N en la marca registrada, determina que apreciados en su conjunto provoquen un impacto visual distinto.
Desde el punto de vista conceptual, tanto el signo solicitado como la marca registrada hacen alusión a un producto para el dolor.
2.3 Riesgo de confusión
Por lo expuesto, a pesar que el producto que pretende distinguir el signo solicitado se encuentra comprendido entre los productos que distingue la marca registrada, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos, se determina que es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de que el público consumidor pueda confundir un producto con otro o asociar el origen empresarial de los mismos.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 4808-2004/OSD-INDECOPI de fecha 22 de abril del 2004, en el extremo que declaró infundada la oposición formulada por Unimed del Perú S.A. y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto DOLOCET, solicitado por Laboratorios Farmacia Perú S.A.C., para distinguir producto farmacéutico, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, dejándola firme en lo demás que contiene.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/lp
1 A rt ículo 83.- “(…) No podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 555 del 17 de abril del 2000.
7 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 (nota 8), p. 15.
10 Interpretación prejudicial 13-IP-97, Interpretación Prejudicial No. 30-IP-2000 e Interpretación Prejudicial No. 48-IP-2000.