RESOLUCIÓN N° 0700-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 154286-2002

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0700-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 154286-2002

SOLICITANTE     :      UNILEVER N.V.

OPOSITORA          :     BINNEY & SMITH INC.

Riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de las clases 16, 25, 28 y 30 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Principio de Especialidad

Lima, diez de agosto del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 12 de junio del 2002, Unilever N.V. (Reino de los Países Bajos) solicitó el registro de la marca de producto MINI MILK CRAYOLA, para distinguir helados, helados de agua, hielos, confitería congelada y preparaciones para la elaboración de dichos productos, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 15 de agosto del 2002, Binney & Smith Inc. (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:

(i)      Es titular de la marca CRAYOLA que distingue productos de las clases 16, 25 y 28 de la Nomenclatura Oficial, y de la marca CRAYOLA MODEL MAGIC que distingue productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

(ii)      Los productos que pretende distinguir el signo solicitado están dirigidos a los niños, al igual que los productos que distingue la marca CRAYOLA, por lo que de existir un helado de marca MINI MILK CRAYOLA, evidentemente el público consumidor lo asociará con la marca registrada CRAYOLA, y vincularía los productos y su origen empresarial.

(iii)      El elemento principal y distintivo del signo solicitado lo constituye la denominación CRAYOLA, puesto que los términos MINI y MILK no le otorgan distintividad al tener significados conocidos y ser usados en diversas marcas que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

(iv)      La empresa Unilever N.L. ya es titular de la marca MINI MILK, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial (certificados N° 6221 y N° 18994), por lo que su principal interés con la presente solicitud de registro es explotar la reputación de la marca CRAYOLA.

(v)      Probablemente la empresa Unilever N.V. intenta comercializar un helado pequeño o chiquito (MINI), de leche (MILK), en forma de un crayon y/o con vistosos colores y/o específicamente dirigido a niños, quienes lo identificarían con la marca registrada.

(vi)      Existe conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos principalmente distinguidos por las marcas registradas, debido a que todos ellos están dirigidos específicamente a niños. Por ello, será frecuente encontrar estos productos agrupados en fiestas infantiles, y en los lugares que ofrecen productos para fiestas infantiles. Asimismo, cada vez es más frecuente encontrar empresas que ofrecen tanto ropa como alimentos y juguetes para niños, como por ejemplo la marca GERBER, CHICCO, DISNEY, CHICCO, EVENFLO.

(vii)      Los crayones y lápices de colores (clase 16) tienen un fin de distracción al igual que los juguetes (clase 28) y algunos artículos de vestir (clase 25), presentados en colores alegres y formas novedosas. Los helados también cumplen dicha función, especialmente cuando son presentados en formas novedosas y divertidas, con atractivas combinaciones de colores. Por ello, si bien se trata de productos distintos, existe conexión competitiva entre ellos.

(viii)      La marca CRAYOLA es notoriamente conocida, siendo sus productos mundialmente conocidos, gozando de gran aceptación en el mercado nacional, en donde son comercializados desde hace algunos años.

(ix)      El registro del signo solicitado generaría riesgo de dilución de la fuerza distinta y del valor comercial y publicitario de la marca CRAYOLA, ya que menoscabaría la fuerza de la marca en cuanto a su carácter diferenciador.

(x)      Dado que los signos en conflicto son casi idénticos, y que su empresa se especializa en el mercado dirigido a niños, existe riesgo de confusión indirecto o de asociación, ya que el consumidor al adquirir artículos de marca MINI MILK CRAYOLA podría creer que se trata de productos elaborados por su empresa o bajo licencia de ella.

(xi)      El registro del signo solicitado ocasionaría un perjuicio económico a su empresa quien se vería privada de hacer uso de su marca, mermando así su programa de licencias y la posibilidad de continuar expandiéndose dentro del Perú.

Invocó la aplicación de los incisos a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486. Adjuntó pruebas para acreditar la notoriedad alegada, y ofreció los documentos que obran en el expediente N° 9860355 ¹ . Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

Con fecha 27 de setiembre del 2002, Unilever N.V. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:

(i) Existen grandes diferencias entre los signos en conflicto que evitan cualquier posibilidad de asociación o confusión. Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado está conformado por tres términos, 6 sílabas y 15 letras, mientras que la marca registrada CRAYOLA está constituida por una palabra, 3 sílabas y 7 letras. Desde el punto de vista fonético, el signo solicitado se pronunciará con 5 golpes de voz, a diferencia de las marcas registradas que se pronuncian con 3 golpes de voz. Además, la pronunciación de la expresión inicial MINI MILK, compuesta por tres sílabas que repiten la vocal I, le otorgan gran peculiaridad al signo solicitado.

(ii)      Respecto a la marca registrada CRAYOLA MODEL MAGIC, desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado está compuesto por 6 sílabas y 15 letras, a diferencia de la marca registrada conformada por 7 sílabas y 17 letras. Desde el punto de vista fonético, los signos presentan diferente secuencia de vocales, y el signo solicitado se pronuncia con 5 golpes de voz, mientras que la marca registrada con 7. Además, la pronunciación de la expresión inicial MINI MILK, compuesta por tres sílabas que repiten la vocal I, le otorgan al signo solicitado gran peculiaridad, lo que permite diferenciarlo de la marca registrada.

(iii)      Desde el punto de vista conceptual, la expresión MINI MILK del signo solicitado significa “leche pequeña”, lo cual es totalmente ajeno a las marcas registradas.

(iv)      Los productos que pretende distinguir el signo solicitado tienen como finalidad la ingesta y la alimentación, a diferencia de los artículos de escritorio (cuya finalidad es permitir la escritura y la pintura), de los productos de vestir (cuya finalidad es dar protección frente a la inclemencia del tiempo y de la temperatura), y de los juguetes (cuya finalidad es la distracción de los niños). Además, los productos de confitería no son de uso sustitutorio ni complementario a las prendas de vestir, artículos de escritorio o juguetes.

(v)      Los productos que distinguen las marcas registradas se expenden en lugares o establecimientos muy específicos. Así, los productos de vestir se expenden en tiendas especializadas en vestido, y en grandes almacenes; los juguetes en jugueterías o en secciones de juguetería de los grandes establecimientos; y los artículos de escritorio se expenden en librerías y secciones de librería de las grandes tiendas, mientras que los productos de confitería siempre se expenden en confiterías o en secciones de confitería de los grandes almacenes.

(vi)      Si bien la empresa que comercializa la marca GERBER también comercializa algunos productos para infantes (como tazas y biberones), eso tan sólo es una coincidencia, tratándose de una empresa especializada en productos para bebés. De existir alguna empresa que comercialice alguno de los productos que distingue la marca CRAYOLA con productos de confitería, ello sólo pondría en evidencia que es un derecho de una empresa diversificarse en distintas líneas de producción, incluso en diferentes rubros y mercados. Por lo tanto, no se puede concluir que es usual que las personas o empresas que comercializan juguetes, artículos de escritorio o vestidos, comercialicen también productos de confitería.

(vii)      En el Perú y en otros países el término CRAYOLA constituye un sinónimo de “lápiz de color hecho en base a cera”, debido a que su titular ha permitido en la práctica su uso impropio, el cual ha determinado que haya perdido su gran poder distintivo, habiendo devenido en un término usual y genérico para ciertos productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

(viii)      La opositora debe acreditar que su marca tiene la calidad de notoria de acuerdo al artículo 228 de la Decisión 486, debiendo acreditar su prestigio internacional, antigüedad, gran volumen de ventas y publicidad, y sobre todo el conocimiento de ella por parte del público pertinente en el Perú. La reputación o prestigio que tiene la marca CRAYOLA se refiere únicamente a los crayoles, lápices y productos similares, es decir, que la marca CRAYOLA no es reconocida a nivel mundial como una marca que distingue productos de confitería, ropa o juguetes.

(ix)      Si su marca ha devenido por su uso en un término genérico para distinguir determinados productos, es evidente que el consumidor de ninguna manera la va a considerar una marca notoria, entre otras razones porque no será reconocida como una marca notoria, sino más bien como un término genérico.

(x)      Los productos que pretende distinguir el signo solicitado no están dirigidos únicamente a los niños, sino también al público juvenil y adulto.

(xi)      No existe prueba que acredite que su empresa intente comercializar el producto MINI MILK CRAYOLA de la forma indicada por la opositora, es decir, para distinguir un helado pequeño de leche en forma de un crayón y/o con vistosos colores y/o específicamente dirigido a los niños. En todo caso, tiene el derecho de comercializar su producto de la manera que crea conveniente.

(xii)      Ya se encuentran registradas a su favor las marcas MINI MILK y MINI MILK y diseño, que distinguen los mismos productos que el signo solicitado, razón por la cual el consumidor en forma natural asociará el signo solicitado MINI MILK CRAYOLA con las marcas registradas MINI MILK y MINI MILK y diseño, y de ninguna manera con las marcas CRAYOLA y CRAYOLA MODEL MAGIC.

(xiii)      El registro del signo solicitado no originará la dilución de la marca CRAYOLA, debido a que no se estaría usando el término CRAYOLA por sí solo, sino que se le ha incorporado a la expresión principal MINI MILK. Además, el consumidor asocia CRAYOLA como un sinónimo de un producto de escritorio, es decir, se trata de una marca con escaso poder distintivo.

Adjuntó documentos para acreditar lo expuesto. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso en concreto.

Con fecha 17 de octubre del 2002, Binney & Smith Inc. indicó que en el Perú los lápices de colores se describen como crayones de cera, wax crayons, crayones gigantes de cera, o tizas de cera para niños, y no como CRAYOLA. Presentó copia de diccionarios con el fin de acreditar que la palabra CRAYOLA no consta como genérico de los lápices de cera, y que los productos de las clases 16, 25 y 28 están íntimamente vinculados a los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Posteriormente, indicó que el signo solicitado confundirá al consumidor en cuanto a la procedencia empresarial del producto.

Con fecha 19 de noviembre del 2002, Unilever N.V. señaló que el Diccionario de la Real Academia Española en su última edición incluye los términos provenientes de otros idiomas, expresiones coloquiales y de uso generalizado en muchos países que han ameritado su reconocimiento como nuevos términos del español, de tal manera que la palabra CRAYOLA ya constituye para el idioma castellano un sinónimo de lápiz de cera y lápiz de color hecho de cera; y el hecho que sólo se precise su uso en Cuba, Honduras, México y Uruguay no significa que no se la utilice en otros países de América como Perú. Basta con que se le pregunte a cualquier niño o incluso a cualquier otra persona qué cosa es una crayola, para que éstos respondan que se trata de un lápiz de color de cera. Indicó que en la hipótesis negada que la marca CRAYOLA fuera reconocida como notoria, el signo solicitado no es la traducción, transcripción, o imitación de dicha marca, por cuanto se encuentra conformada principalmente por los términos MINI y MILK.

Mediante Resolución N° 3701-2004/OSD-INDECOPI de fecha 29 de marzo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado. Consideró lo siguiente:

(i)      Si bien los medios probatorios demuestran la existencia de la marca CRAYOLA para distinguir productos de las clases 16 y 28 de la Nomenclatura Oficial, dichos documentos no demuestran que se trate de una marca ampliamente publicitada, difundida y conocida por el público consumidor, de modo tal que se la pueda considerar notoriamente conocida.

(ii)      Si bien la solicitante cuestiona la distintividad de la marca CRAYOLA, alegando que ésta ha adquirido secondary meaning, de la revisión de sus argumentos se ha podido verificar que éstos no se encuentran dirigidos a sustentar lo que en derecho marcario se denomina secondary meaning, sino que están referidos a una eventual “vulgarización” de la marca. En el presente caso, no corresponde pronunciarse sobre el registro de la marca CRAYOLA por una alegada pérdida de poder distintivo, dejándose a salvo la facultad de la empresa solicitante de hacer valer sus argumentos en la vía correspondiente.

(iii)      No existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos de las clases 16, 25 y 28 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas registradas, ya que tienen distinta naturaleza y finalidad, no coinciden en sus canales de comercialización, además que entre los productos de las clases 25 y 28 de la Nomenclatura Oficial no existe alguna relación de complementariedad, sustitución o utilización conjunta.

(iv)      Si bien suele suceder que algunos productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, como son las preparaciones a base de cereales, se expendan con algún tipo de juguete pequeño, dicha práctica no ha sido acreditada con relación a los helados de agua o crema, confitería helada o hielo que son los productos que pretende distinguir el sino solicitado. Asimismo, si bien los productos que distinguen los signos en conflicto pueden ser consumidos por el público infantil, ello no resulta suficiente para concluir que se trata de productos vinculados, ya que tienen distinta naturaleza, finalidad, establecimientos comerciales y satisfacen diferentes necesidades.

(v)      El signo solicitado MINI MILK CRAYOLA y la marca registrada CRAYOLA suscitan una impresión de conjunto similar, debido a la presencia en ambos signos de la denominación CRAYOLA, la misma que no sólo constituye el único elemento denominativo de la marca registrada, sino que además no ha perdido su individualidad en la conformación del signo solicitado.

(vi)      El signo solicitado MINI MILK CRAYOLA y la marca registrada CRAYOLA MODEL MAGIC tienen semejanzas fonéticas y gráficas, debido a la presencia de la denominación CRAYOLA, la misma que no ha perdido su individualidad en la conformación de dichos signos.

Con fecha 23 de abril del 2004, Binney & Smith Inc. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos, respecto a que existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto, y que existe vinculación entre los productos que distinguen. Presentó medios probatorios con el fin de acreditar dicha vinculación. Posteriormente, indicó que el signo solicitado engaña a un sector muy sensible de consumidores: niños y adolescentes. Solicitó tener en cuenta el expediente N° 203222-2004, en la que se han presentado pruebas que evidencian la estrecha vinculación de clases.

Con fecha 31 de mayo del 2004, Unilever N.V. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos. Adicionalmente, señaló que al haberse convertido la expresión CRAYOLA en genérica, y de uso común en el lenguaje cotidiano, la misma debe ser de oficio cancelada, en aplicación del artículo 169 de la Decisión 486. Asimismo, al haber perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto al cual se aplica, debería decretarse la nulidad del registro de dicha marca en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Posteriormente, presentó documentos con el fin de acreditar que el término CRAYOLA es de uso común o genérico.

II.      CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MINI MILK CRAYOLA y las marcas registradas CRAYOLA y CRAYOLA MODEL MAGIC.

III.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Binney & Smith, Inc. es titular de las siguientes marcas:

a)      CRAYOLA MODEL MAGIC, que distingue arcillas para modelado y compuestos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, con certificado N° 63709, vigente desde el 26 de mayo del 2000 hasta el 26 de mayo del 2010.

b)      CRAYOLA, que distingue lápices (crayoles) de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, con certificado N ^º 35923, vigente por lo menos desde el 10 de agosto de 1980 hasta el 10 de agosto del 2005.

c)      CRAYOLA, que distingue vestidos, calzados, sombrerería y artículos de vestir en general, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, con certificado N° 74242, vigente desde el 23 de agosto del 2001 hasta el 23 de agosto del 2011.

d)      CRAYOLA, que distingue juegos, juguetes y todos los demás productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, con certificado N ^º 29702, vigente desde el 30 de setiembre de 1996 hasta el 30 de setiembre del 2006.

2. Principio de especialidad

Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.

Cabe destacar que la Decisión 85 en su artículo 68 relacionaba el alcance de esta regla con las clases de la Nomenclatura Oficial, lo que explica que actualmente bajo las normas vigentes se produzca una confusión acerca del verdadero alcance de la regla de la especialidad. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 151 de la

Decisión 486 ² , otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial. Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. Más importante entonces es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

3 Determinación del riesgo de confusión

A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 ³ sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N ^º 50-IP-2000 ⁴ en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error" (artículo 83, literal a)”.

En tal sentido y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a).

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios // signos // fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es muy poca.

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 ⁵ , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.

3.1 Similitud o conexión competitiva de productos

En el presente caso, los signos en conflicto distinguen los siguientes productos:

Los productos en cuestión difieren en cuanto a su naturaleza y finalidad. Así, los helados, helados de agua, hielos, confitería congelada y preparaciones para la elaboración de dichos productos tienen como fin la alimentación, mientras que las arcillas para modelado y compuestos; y los lápices (crayoles) tienen un fin educativo y de distracción; los vestidos, calzados, sombrerería y artículos de vestir en general tienen como finalidad dar abrigo y protección a las personas y los juegos y juguetes tienen como fin la diversión y distracción.

Asimismo, los productos tienen distintos canales de comercialización y medios de publicidad, ya que los productos que pretende distinguir el signo solicitado se expenden principalmente en bodegas, heladerías, restaurantes y en carretillas expendedoras de helados, mientras que los productos que distinguen las marcas registradas se expenden principalmente en librerías y bazares; boutiques y tiendas por departamento y jugueterías y tiendas por departamento. Si bien los productos en cuestión se pueden encontrar en supermercados, ocupan secciones distintas.

Cabe agregar que los productos en cuestión no son sustitutos, ni de uso complementario, ni de utilización conjunta.

La opositora ha sostenido que existe vinculación entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por cuanto están dirigidos al mismo público consumidor (niños), y existen empresas cuyas actividades comprenden los productos en conflicto. Para acreditar ello presentó los siguientes documentos:

-      Set de cubiertos, vasos y muñeco CRAYOLA.

-      Juguete, mandil, juego de plato, vaso y cuchara de marca BABY BLUE’S CLUES. - Una cajita feliz de Mc Donalds con un juguete, y 6 pares de medias MC KIDS de Mc Donalds.

- Impresiones de la página web de GERBER, en las que se advierte la gama de productos para bebés GERBER, entre ellos, alimento, juguetes y ropa de bebés (fojas 82 a 89).

- Impresiones de la página web de Disney Online. Se advierten los distintos productos con las figuras de Disney, o que llevan impresas el diseño de las figuras de Disney (principalmente Mickey), tales como muñecos, peluches, prendas de vestir, ropa de cama, reloj, entre otros (fojas 90 a 99).

- Impresiones de la página web de EVENFLO, en las que se publicitan juegos y juguetes EVENFLO (fojas 100 a 105).

- Fotocopia de un afiche de juguetes CHICCO (foja 114).

- Fotocopia de fotografías de dos frascos con alimento para bebé marca GERBER. Uno de ellos es puré y trocitos de pavo, y el otro colado de verduras y pavo. Este último fue adquirido en Hipermercados Metro el 15 de agosto del 2002 (fojas 113 y 116).

- Fotocopia de fotografías de empaques de juguetes y ropa para bebés marca GERBER (fojas 117 a 122).

- Catálogo de “La Juguetería de E.Wong” en el que se advierten distintos juguetes, entre ellos play-doh breakfast time set HASBRO (fojas 252 a 262).

- Catálogo 2001 de GRACO CENTURY, con productos para bebés, entre ellos coches, sillas de autos, cuna-corral, silla de comer, andador, columpio, juego de agua, porta bebe, bolsos, ropa (fojas 263 a 277).

- Catálogo de Inkafarma, en donde consta la oferta de colado de melocotón GERBER con un biberón marca GERBER (foja 279 a 286).

- Catálogo DISNEY, donde se advierten peluches, ropa, juguetes, mochilas, zapatillas, medias, copas de cristal, sets de decoración para fiestas infantiles, incluyendo servilletas, pitos, moldes para tortas, utensilios de cocina, vajilla de porcelana, tostadora.

- Catálogo de Santa Isabel en donde se aprecian canastas de calabazas (clase 28), adornos de papel en forma de animales (clase 16), caramelos y golosinas (clase 30), colados para bebés marca NESTLÉ, taza antiderrame y mordedor GERBER, babero y sonajero DISNEY.

- Catálogo de E. Wong N° 147 de octubre-noviembre del 2002, con un juego play-doh que consiste en una máquina para hacer helados, y un juego de comida

McDonalds, en el que se advierten hamburguesas, helados, gaseosas, papas fritas, etc (fojas 379 a 388).

Catálogo de E. Wong N° 150 de noviembre del 2002, en la que se aprecia cereal KELLOG’S con las figuras de Winnie Pooh y Mickey Mouse (fojas 389 a 395). Catálogo de juguetes de E.Wong en el que se aprecia un set de play-go de desayuno y un juego de DISNEY de la cocina de Winnie the Pooh (fojas 373 a 377).

De la revisión de los documentos presentados se desprende lo siguiente:

Las impresiones obtenidas de Internet, así como los catálogos prueban la existencia de empresas especializadas en productos para bebés y/o niños cuya actividad abarca distintos rubros, como la alimentación, las prendas de vestir y los juguetes. Ello encuentra su explicación en el hecho que se trata de productos destinados exclusivamente a un determinado sector de consumidores, sin embargo, ello no ocurre en el presente caso, por cuanto los productos que distinguen los signos en conflicto no están destinados exclusivamente a un mismo sector de consumidores.

En efecto, los helados y la confitería congelada - que pretende distinguir el signo solicitado - están destinados a un público consumidor de toda edad, en tanto que las preparaciones para la elaboración de dichos productos - que también pretende distinguir el signo solicitado -, están destinados a un consumidor especializado (el que elabora los helados o la confitería congelada). En el caso de los productos que distinguen las marcas registradas, se advierte que las arcillas para modelado y compuestos, y los lápices (crayoles) están destinados a estudiantes y artistas; los vestidos, calzados, sombrerería y artículos de vestir en general están dirigidos a un público consumidor general; y los juegos y juguetes tanto a niños como adultos.

Cabe señalar que los helados no constituyen productos destinados principalmente a los niños, y probablemente en razón a ello es que las empresas dedicadas al sector niños no han extendido sus actividades a la comercialización de dichos productos.

Con relación a los juguetes que se otorgan con la “cajita feliz de McDonalds”, conviene señalar que dichos juguetes se ofrecen al público consumidor como obsequio por la compra de hamburguesas McDonalds, es decir, forman parte de la campaña de promoción y publicidad de los servicios que brinda la empresa, lo cual no implica que esta empresa esté incursionando en el rubro de juguetes.

Si bien en los establecimientos McDonalds se expenden helados, los mismos forman parte del servicio de restauración que brinda la empresa, y ello no significa que esta empresa esté incursionando en el rubro de helados, prueba de ello es que en el mercado no se advierten helados de marca McDonalds.

Por las consideraciones expuestas, no se ha acreditado la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

Conviene señalar que, si bien la opositora ofreció los medios de prueba que obran en el expediente N° 203222-2004 ⁶ , los mismos resultan irrelevantes en el presente caso, por cuanto están destinados a acreditar hechos distintos a los que se discuten en el presente caso. En efecto, los medios probatorios presentados en el expediente de la referencia consisten en un estudio de mercado destinado a acreditar el conocimiento en el Perú del personaje “Demonio de Tasmania (TAZ)”, así como contratos de licencia destinados a acreditar que Warner Bros Entertainment Inc. autorizó a empresas nacionales el uso de los personajes de Looney Tunes.

3.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 ⁷ . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

Conviene precisar que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre los signos sólo por el hecho que compartan algún término. En efecto, para realizar el examen comparativo, en principio, el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la confusión de los mismos puede determinarse por la inclusión abstracta de las letras de uno en otro. Por el contrario, lo importante será determinar si considerando los signos en su integridad éstos producen la misma impresión en conjunto. Así, es posible que dos signos contengan las mismas letras, pero susciten en el consumidor una impresión en conjunto distinta, no existiendo razón alguna para evitar que coexistan en el mercado.

Ahora bien no por el hecho que una marca incluya términos de otra, ambas son confundibles entre sí. Esta circunstancia no es decisiva para el examen, ya que lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Por lo general, ésta se produce si el término que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al otro son irregistrables (por genéricos o descriptivos) o no le otorgan la distintividad requerida.

La Sala no desconoce el hecho que el titular de una marca anterior debe ser protegido de que su marca sea apropiada por terceros, añadiéndole sólo otra palabra u otra figura. En particular se debe prohibir prácticas como estas en los casos en que el público presta mayor atención al elemento apropiado antes que al añadido. Para determinar lo anterior debe analizarse si el público dirige su atención al elemento que ha sido apropiado por el competidor, o si por la formación o carácter fantasioso del signo posterior se ha creado una nueva unidad, en la cual el elemento de la marca registrada anterior no tiene un carácter preeminente.

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se desprende lo siguiente:

a) Entre el signo solicitado MINI MILK CRAYOLA y la marca registrada CRAYOLA

Desde el punto de vista fonético, si bien los signos comparten el término CRAYOLA, el signo solicitado incluye los términos MINI y MILK, lo que determina que los signos difieran en su extensión, secuencia de vocales y consonantes, y número y secuencia de sílabas, y por lo tanto, que generen diferente pronunciación de conjunto.

Desde el punto de vista gráfico se aprecia que los signos suscitan diferente impacto visual de conjunto, debido a su diferente extensión y a los términos iniciales del signo solicitado.

b) Entre el signo solicitado MINI MILK CRAYOLA y la marca registrada CRAYOLA MODEL MAGIC

Desde el punto de vista fonético, si bien los signos comparten el término CRAYOLA, el signo solicitado incluye los términos MINI y MILK y la marca registrada los términos MODEL MAGIC, lo que determina que los signos difieran en su extensión, secuencia de vocales y consonantes, y número y secuencia de sílabas, y por lo tanto, que generen diferente pronunciación de conjunto.

Desde el punto de vista gráfico se aprecia que los signos suscitan diferente impacto visual de conjunto, debido a su diferente extensión, y a que incluyen términos adicionales al inicio o al final.

3.3 Riesgo de confusión

Por lo expuesto, dado que existen diferencias fonéticas y gráficas entre los signos en conflicto, y no existe conexión competitiva entre los productos que distinguen, es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En consecuencia, el signo no se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que corresponde acceder a su registro.

De otro lado, con relación a lo expuesto por la opositora – respecto a que al haberse convertido la expresión CRAYOLA en genérica, y de uso común en el lenguaje cotidiano, la misma debe ser de oficio cancelada, en aplicación del artículo 169 de la Decisión 486. Asimismo, al haber perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto al cual se aplica, debería decretarse la nulidad del registro de dicha marca en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial – conviene señalar que no corresponde juzgar aquí la cancelación o nulidad de la marca CRAYOLA, toda vez que se trata de un procedimiento de solicitud de registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N ^º 3701-2004/OSD-INDECOPI de fecha 29 de marzo del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto MINI MILK CRAYOLA, solicitado por Unilever N.V., para distinguir helados, helados de agua, hielos, confitería congelada y preparaciones para la elaboración de dichos productos, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

/rl

(1)     Sobre solicitud de registro de la marca constituida por la denominación CRAY - OLA escrita en letras características en colores rojo, amarillo, verde y azul, conforme al modelo, formulada por Gianna Maritza Siu Chuy, para distinguir ropa para niños y bebés, exclusivamente, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial; con oposición de Binney & Smith, Inc. en base a su marca CRAYOLA.

(2)     Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

     Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.

(3)     Artículo 136.-“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a)     Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

(4)     Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N ^º 594 del 21 de agosto del 2000.

(5)     Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N ^º 555 del 17 de abril del 2000.

⁽⁶⁾      Sobre solicitud de registro de la marca TAZ, para distinguir harinas y preparaciones hechas de cereales y galletas, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, presentada por Alicorp S.A.A., frente a la cual ha interpuesto oposición Warner Bros Entertainment Inc. en base a su marca TAZ registrada en países de la Comunidad Andina.

     Cabe señalar que, mediante proveído de fecha 27 de julio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos aceptó el desistimiento de la solicitante, y dispuso el archivamiento del expediente.

(7)     Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

a)      La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b)      El grado de percepción del consumidor medio;

c)      La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

d)      El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,

e)      Si el signo es parte de una familia de marcas.