También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios.
RESOLUCIÓN N° 0740-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°
163306-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : FEDERATED BRANDS, INC.
Riesgo de confusión indirecto entre signos que distinguen productos de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, veintitrés de julio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 30 de setiembre del 2002, Federated Brands, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto HOLIDAY LANE, para distinguir figuras y estatuillas de navidad hechas de plástico; figuras y estatuillas musicales hechas de plástico de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 3892-2003/OSD-INDECOPI de fecha 4 de abril del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
i) Se ha verificado que The Lane Company, Inc. (Estados Unidos de América) es titular de las marcas LANE y ACTION LANE y logotipo, registradas para distinguir productos de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial.
ii) Los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado se encuentran comprendidos entre aquellos que distinguen las marcas registradas.
iii) La semejanza entre los signos en cuestión se presenta en la medida que éstos comparten el término LANE, debiendo tenerse en consideración que si bien en el caso del signo solicitado y una de las marcas registradas, éstas difieren por la inclusión del término HOLIDAY en el primero y la denominación ACTION en la segunda, dicha diferencia resulta insuficiente.
iv) Por lo anterior, es muy probable que cuando el consumidor se encuentre en el mercado frente al signo solicitado, al apreciarlo de manera fugaz, asumirá que se trata de una variación de las marcas registradas LANE y ACTION LANE y logotipo, lo cual no corresponde a la realidad.
Con fecha 30 de abril del 2003, Federated Brands, Inc. interpuso recurso de apelación manifestando que:
(i) El signo solicitado HOLIDAY LANE y la marca registrada LANE son fonética y gráficamente diferentes, puesto que mientras el signo solicitado está constituido por cinco sílabas, diez letras e incluye el término HOLIDAY al inicio; la marca registrada está conformada sólo por dos sílabas, cuatro letras y no incluye el referido término.
(ii) El signo solicitado HOLIDAY LANE y la marca registrada ACTION LANE y logotipo son fonética y gráficamente diferentes, puesto que mientras el signo solicitado está constituido por cinco sílabas e incluye el término HOLIDAY; la marca registrada está conformada por cuatro sílabas e incluye el término ACTION. Además la marca registrada está constituida por un logotipo especial y letras muy particulares.
(iii) Los signos en cuestión coexisten en los Estados Unidos de América, razón por la cual si dichos signos constituidos por el término LANE (perteneciente al idioma inglés) , coexisten pacíficamente en un mercado de habla inglesa, con mayor razón podrán coexistir en aquellos países donde se habla español.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado HOLIDAY LANE y las marcas registradas LANE Y ACTION LANE y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que The Lane Company, Inc. (Estados Unidos de América) es titular de las siguientes marcas:
Marca de producto LANE, que distingue muebles y accesorios y todos los demás productos de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado Nº 53051, vigente hasta el 4 de marzo del año 2009.
Marca de producto constituida por la denominación ACTION LANE escrita en letras características y la figura de una persona recostando su espalda en la letra A y sentada sobre la letra C de la palabra ACTION, conforme al modelo, que distingue sillas reclinables tapizadas y sillas mecedoras reclinables tapizadas, principalmente para uso residencial y vendidas sólo a través de tiendas minoristas de muebles y secciones de muebles de grandes almacenes, y todos los demás productos de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado Nº 27628, vigente hasta el 19 de julio del año 2006.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 -que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Similitud o conexión competitiva .
En el presente caso, se advierte que los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran comprendidos entre aquellos que distinguen las marcas registradas a favor de la firma opositora.
2.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es conveniente partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 7 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 8 y 76-IP-2000 9 . El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos, servicios o actividades económicas a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 10 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico – denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”. El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que en el presente caso, una de las marcas registradas es de naturaleza mixta, deberá establecerse si la misma presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
Conforme se puede apreciar a continuación, tanto el elemento denominativo como los elementos gráficos que forman parte de la marca registrada son relevantes a efectos de identificar la dimensión característica de la misma:
Previamente a realizar el examen comparativo, es pertinente indicar que, conforme se ha podido constatar de la búsqueda de antecedentes, la denominación LANE no forma parte de ninguna otra marca solicitada o registrada en la clase 20 de la Nomenclatura Oficial.
a) Entre el signo solicitado y la marca registrada LANE :
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado HOLIDAY LANE y la marca registrada LANE, se aprecia que dichos signos son fonética y gráficamente diferentes, debido a la inclusión del término HOLIDAY en el primero.
b) Entre el signo solicitado y la marca registrada ACTION LANE y logotipo :
Al igual que en el caso anterior, la inclusión del término HOLIDAY en el signo solicitado y la denominación ACTION en la marca registrada determinan que la pronunciación de dichos signos sea distinta. Asimismo la diferencia existente entre las denominaciones HOLIDAY LANE y ACTION LANE, así como las letras características y los elementos figurativos incluidos en la marca registrada, permiten la diferenciación visual de los signos.
2.3 Riesgo de confusión
Teniendo en cuenta que con el signo solicitado se pretenden distinguir productos comprendidos entre aquellos que distinguen las marcas registradas, aun cuando el público consumidor logre recordar y distinguir las diferencias existentes entre dichos signos, la inclusión del término LANE en los mismos podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de las referidas marcas registradas, o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las empresas que ofrecen los productos distinguidos con dichas marcas.
Respecto al argumento sostenido por la apelante en el sentido que si los signos en cuestión coexisten pacíficamente en los Estados Unidos de América, con mayor razón podrán coexistir en aquellos países donde se habla español; es pertinente señalar que el riesgo de confusión no es una cuestión de hecho sino de derecho. En ese sentido, no es determinante a efectos de establecer si dos signos son confundibles, el hecho que éstos coexistan en otros países.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución Nº 3892-2003/OSD-INDECOPI de fecha 4 de abril del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto HOLIDAY LANE, solicitado por Federated Brands, Inc.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/pl
1
Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
2
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3
Ver nota 1.
4
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5
Ver nota 2.
6
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7
Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
8
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
9
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (ver nota 8), p. 15.
10
Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.