La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
RESOLUCIÓN N° 0746-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 164399-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0746-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 164399-2002
SOLICITANTE : VIACOM INTERNATIONAL INC.
Falta de distintividad del signo solicitado
Lima, treinta de julio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 16 de octubre del 2002, Viacom International Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS, para distinguir aparatos para el almacenamiento, registro, transmisión y reproducción de sonido y/o imágenes; películas cinematográficas y cintas de video, videodiscos y cintas magnéticas grabadas con sonidos y/o imágenes; grabaciones de sonido; discos fonográficos y discos compactos; aparatos de entretenimiento para uso con receptores de televisión; computadoras; programas para computadoras; sistemas interactivos de computadoras; soportes de registro magnéticos y fibra óptica; juegos para computadoras y programas computarizados de entretenimiento, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 2180-2003/OSD-INDECOPI de fecha 24 de febrero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró que el mismo carece de distintividad a fin de constituirse como marca, siendo incapaz de individualizar los productos a distinguir, debido tanto a la visible extensión de la frase, como a la falta de conocimiento de una parte considerable del público consumidor de las palabras que la conforman, por ello, es previsible que no será fácilmente recordada como para lograr asociarla en forma directa con los productos que pretende distinguir.
Con fecha 10 de marzo del 2003, Viacom International Inc., interpuso recurso de reconsideración manifestando que si una palabra en inglés cuya traducción no tiene ninguna relación con el producto a distinguir es registrable como marca, con mayor razón lo será una combinación de términos que forman una frase Adjuntó como nueva prueba instrumental copia de los siguientes documentos: Impresión de parte de la página web www.amazon.com. Precisó que tratándose de productos técnicos y especializados, el consumidor será sumamente cuidadoso al seleccionar el producto que desee. Finalmente, indicó que con la prueba presentada se pretende establecer que el signo solicitado ya es usado en otros países, con lo cual se demuestra que la expresión que lo conforma tiene plena capacidad distintiva. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos. Posteriormente, adjuntó copias de la página web http:/search.barnesandnoble.com.
Mediante Resolución N º 4341-2003/OSD-INDECOPI de fecha 22 de abril del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración. Consideró lo siguiente:
i) Con respecto a las pruebas presentadas por la solicitante en la que se aprecia que en otros países se comercializan productos con la expresión en cuestión, precisó que el registro de los signos distintivos se encuentra afectado por el principio de territorialidad, de acuerdo al cual el alcance del derecho conferido únicamente tiene validez en el país donde se concede, teniendo en cuenta que en la doctrina, la protección y los efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos, razón por la cual el registro de un signo en un país no es una circunstancia a la que esté sujeta o vinculada una solicitud de registro en otro país.
ii) En ese sentido, los documentos acompañados no desvirtúan el posible perjuicio al interés general de los consumidores, dado que no aportan elementos de juicio diferentes, ni desvirtúan los supuestos por los que se denegó el signo solicitado.
Con fecha 13 de mayo del 2003, Viacom International Inc. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente:
(i) El signo solicitado A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS resulta plenamente distintivo respecto a los productos que pretende distinguir, por el hecho que el mismo se encuentra conformado por una frase novedosa y original, proveniente del idioma inglés, constituyendo un signo de fantasía al no ser sus términos conocidos en nuestro medio.
(ii) Tanto la actual Decisión 486 como la anterior Decisión 344 han dejado sin efecto la prohibición que contenía la derogada Decisión 85, que disponía que la traducción de los signos irregistrables no podía constituir una marca susceptible de registro a nivel de la Comunidad Andina. Por ello, la traducción de un signo que cualquier persona considere irregistrable sí podría constituir válidamente una marca en nuestro país.
(iii) El signo solicitado está compuesto por varios elementos denominativos, escritos en otro idioma y cuyo significado no es conocido por el hispano hablante, por lo que posee un altísimo carácter novedoso, ya que no contiene una expresión necesaria o indispensable en nuestro medio para distinguir productos de la clase 9, ni describe o evoca directamente alguna de las características de dichos productos.
(iv) Citó una serie de marcas registradas a su favor y a favor de terceros, que están conformadas por términos en idioma inglés (BEAVIS AND BUTT-HEAD, MTV MUSIC TELEVISION y logo, THE WILD THORNBERRY’S, HL HYDRO LIGHT PRO SERIES, SUN VALLEY HEALING HERBS SERIES, entre otras).
(v) Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS posee distintividad.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Carácter distintivo del signo solicitado
1.1 Sobre la distintividad de los signos
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96 1 - durante la vigencia de la Decisión 344 2 - en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina en relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.
En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación a un origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal 3 u otras razones 4 tiene una dudosa capacidad distintiva pero donde el público - a falta de la presencia de un signo distintivo - se ve obligado a identificar al producto con este nombre o indicación, no significa que este signo tenga capacidad distintiva.
No será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. En efecto, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.
Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.
Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente. Cabe señalar que, el sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros.
Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la Autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones actualmente empleadas en el mercado), por lo que LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.
2.2 Aplicación al caso concreto
De conformidad con el criterio adoptado en la Resolución N° 773-2002/TPI-INDECOPI de fecha 22 de agosto del 2002 5 y 0009-2003/TPI-INDECOPI 6 , la Sala considera que la denominación en idioma extranjero solicitada a registro no cumple con el requisito de ser suficientemente distintiva. Así, la evidente extensión del signo y el desconocimiento de las palabras que lo conforman ocasionan que éste no pueda ser asociado directamente por el público con los productos que se pretende distinguir, por lo que no es capaz de cumplir con la función diferenciadora que es inherente a toda marca, además que no cuenta con elementos adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro.
Lo anterior determina que el signo solicitado no puede ser objeto de un derecho de exclusiva ni es susceptible de reivindicación.
En atención a lo expuesto, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo cual no resulta susceptible de ser registrado.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 4341-2003/OSD-INDECOPI de fecha 22 de abril del 2003, por sus efectos, la Resolución N° 2180-2003/OSD-INDECOPI de fecha 24 de febrero del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS, solicitado por Viacom International Inc.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
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1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
2 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
3 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.
4 Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que distingue.
5 Recaída en el expediente N° 129171-2001 relativo a la solicitud de registro de la marca THE FUTURE’S BRIGHT, THE FUTURE’S ORANGE para distinguir servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, presentada por Orange Personal Communications Services Limited , en la cual se denegó el registro solicitado.
6 Recaída en el expediente N° 129163-2001 relativo a la solicitud de registro de la marca THE FUTURE’S BRIGHT, THE FUTURE’S ORANGE para distinguir servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, presentada por Orange Personal Communications Services Limited , en la cual se denegó el registro solicitado.