RESOLUCIÓN N° 0079-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 146885-2002

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0079-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 146885-2002

ACCIONANTE     :     LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES S.R.L.

EMPLAZADO     :     JOSÉ LUIS FLORES ROMERO

Nulidad de Resolución de Primera Instancia – Aplicación del artículo 217.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Nulidad del registro de una marca concedida durante la vigencia de la Decisión 313 y el Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS – Causales de Nulidad – Denominaciones descriptivas – Indicaciones geográficas

Lima, cinco de febrero de dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 8 de marzo del 2002, Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L. (Perú) solicitó la nulidad del registro correspondiente a la marca de producto LAMBAYEQUE, registrada bajo certificado N° 97726 a favor de José Luis Flores Romero, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:

(i)      La denominación LAMBAYEQUE es parte esencial e integrante de su nombre comercial, el cual ha sido usado en el mercado con muchos años de anterioridad al registro cuya nulidad se solicita. A fin de acreditar lo expuesto y el uso de su nombre comercial LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES S.R.L. en actividades de producción y comercialización de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, adjuntó copias de facturas correspondientes al año 1991.

(ii)      La marca registrada cuya nulidad se pretende resulta extremadamente confundible con su nombre comercial al compartir la denominación LAMBAYEQUE y distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, por lo que el público consumidor asumirá que la marca registrada LAMBAYEQUE y su nombre comercial LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES S.R.L. pertenecen al mismo origen empresarial.

(iii)      La marca registrada LAMBAYEQUE se encuentra incursa en la causal de nulidad contenida en el artículo 172 ¹ y 136 inciso b) ² de la Decisión 486 al resultar un signo que puede engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre la procedencia de los productos que se distinguen con dicha marca.

Finalmente, solicitó se suspenda el procedimiento de solicitud de registro de marca iniciado bao expediente N° 134868-2001 hasta que se resuelva la presente acción de nulidad ⁹ .

Con fecha 5 de junio del 2002, José Luis Flores Romero (Perú) absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando que a diferencia de lo señalado por la accionante, conforme se desprende la Ficha N° 1031 del Registro Mercantil de Lambayeque (cuya copia adjuntó) la empresa Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.Ltda. fue constituida por Escritura Pública de fecha 9 de mayo de 1994, es decir, con posterioridad a que Distribuidora Pacasmayo S.A. obtuviera el registro de la marca LAMBAYEQUE, ya que si bien la empresa Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.Ltda. tiene como socios a varios de los integrantes de la fenecida sociedad Fábrica de Dulces S.R.Ltda. (empresa que ha emitido las facturas que han sido presentadas por la accionante), se trata de dos personas jurídicas distintas, por lo que no deben tomarse en cuenta las facturas presentadas. Señaló que resulta imposible que Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.Ltda. pueda acreditar el uso de la denominación LAMBAYEQUE con anterioridad a la fecha de su registro como marca (9 de junio de 1992), ya que dicha empresa se constituyó con posterioridad (9 de mayo de 1994).

Con fecha 20 de junio del 2002, Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L. manifestó lo siguiente:

(i)      El nombre comercial LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES viene siendo usado hasta la actualidad, para distinguir actividades comerciales de fabricación de productos de pastelería y dulces, con anterioridad a la concesión del registro N° 97726, por lo que es irrelevante remitirse a la denominación social de las personas jurídicas que pudieran haber existido que hayan usado el nombre comercial en cuestión, ya que el objeto del presente procedimiento no es el determinar la denominación social de una persona jurídica sino el uso del nombre comercial LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES para distinguir una actividad económica en el mercado. En tal sentido, la ficha registral presentada por el emplazado no constituye prueba idónea de uso del nombre comercial en cuestión.

(ii)      Las personas jurídicas a las que hace referencia el emplazado son “empresas familiares” creadas por distintos integrantes de la familia de la Sra. Matilde Bances Nizama y del Sr. José Gregorio Odar Serrato, que han usado continuamente el nombre comercial LAMBAYEQUE FABRICA DE DULCES con anterioridad al registro de la marca cuya nulidad se pretende.

(iii)      El elemento esencial del nombre comercial de su empresa lo constituye la denominación LAMBAYEQUE, puesto que la frase FÁBRICA DE DULCES hace referencia a la actividad comercial que distingue el nombre comercial LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES como es la fabricación de productos de pastelería y dulces, resultando irrelevante si la frase FÁBRICA DE DULCES se ubica al principio o al final del nombre comercial, puesto que los consumidores conocen que se refiere a la actividad comercial que vienen realizando en forma continua, por lo menos desde 1991, los integrantes de la familia de la Sra. Matilde Bances Nizama y del Sr. José Gregorio Odar Serrato a través de distintas personas jurídicas.

Con fecha 9 de diciembre del 2002, José Luis Flores Romero manifestó lo siguiente:

(i)      El hecho que exista una relación familiar entre los socios de dos empresas no desvirtúa el hecho que jurídicamente se trate de personas jurídicas diferentes. Así, los nombres comerciales constituyen signos distintivos que para ser transferidos de una empresa a otra se requiere de un documento de fecha cierta, la inscripción en el registro y la transferencia conjunta del establecimiento comercial, lo cual no ha efectuado la accionante. Además, la accionante no ha precisado quienes han sido los titulares del nombre comercial LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES S.R.L., manifestando que todo se ha venido manejando de manera familiar y mencionando como titulares a diversas personas naturales y jurídicas como si todas fuesen una sola.

(ii)      La accionante ha invocado normas que conoce que no son aplicables ya que en enero de 1992 se encontraban vigentes la Decisión 85 (sic) y el Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS.

(iii)      Al haberse disuelto, la empresa Fábrica de Dulces S.R.L. se liquidó y cerró su establecimiento, por lo que cualquier derecho que pudiera haber tenido sobre algún nombre comercial no puede ejercerse en la actualidad, al tratarse de un derecho fenecido.

(iv)      En las facturas emitidas por Fábrica de Dulces S.R.L. en 1991 dicha empresa se presenta ante los agentes del mercado dando falsamente a entender que sus actividades mercantiles pertenecen o corresponden a una persona jurídica denominada Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L., la cual recién existió desde junio de 1994, lo cual constituye una conducta tipificada como competencia desleal, ilícita y prohibida, de la cual no puede surgir ningún derecho válido.

(v)      No se ha acreditado mediante prueba documental la supuesta transferencia del nombre comercial LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES S.R.L. a favor de la accionante y además conforme a las normas vigentes en 1994 (cuando nació la empresa Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L.) el nombre comercial se debió transferir con el establecimiento, por lo que dicha empresa sólo puede invocar el uso del nombre comercial LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES S.R.L. desde 1994, y como a dicha fecha el titular de la marca de producto LAMBAYEQUE ya era otra empresa (Distribuidora Pacasmayo S.A.), sólo dicha empresa puede adoptar dicha marca como nombre comercial.

Con fecha 29 de enero del 2003, Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L. adjuntó diversos medios de prueba a fin de acreditar el uso del nombre comercial LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES S.R.L. de manera continua desde el año 1988 hasta la fecha. Señaló que del análisis conjunto de los medios de prueba presentados se puede advertir que la sociedad comercial Fábrica de Dulces Lambayeque S.R.L. es una empresa familiar inicialmente constituida por los Sres. José Gregorio Odar Serrato y Tomás Nizama Quiroga, quien se separó de la referida sociedad quedando como único accionista el Sr. José Gregorio Odar Serrato; luego participaron en la sociedad la Sra. Matilde Bances Nizama y sus hijos: Edgar Enrique Odar Bances, Maribel Odar Bances Nizama y Luis Alberto Odar Bances constituyendo en 1994 la sociedad comercial Lambayeque Fábrica de Dulces S.C.R.L. En tal sentido, el nombre comercial LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES S.R.L. viene siendo usado de manera continua e ininterrumpida desde el año 1988, para distinguir actividades económicas relacionadas con la fabricación y comercialización de productos de pastelería y dulces de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Posteriormente, adjuntó el documento denominado “Addenda al contrato de transferencia de bienes para la elaboración de dulces” a fin de acreditar que al transferir el Sr. Tomás Nizama Quiroga a favor del Sr. José Gregorio Odar Serrato todos los bienes muebles correspondientes a la sociedad que ambos conformaban, dentro de dichos bienes muebles se encontraba comprendido el nombre comercial FÁBRICA DE DULCES LAMBAYEQUE.

Mediante Resolución N° 4135-2003/OSD-INDECOPI de fecha 15 de abril del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró improcedente la acción de nulidad interpuesta. Consideró lo siguiente:

(i)      Si bien la accionante ha invocado como causal de nulidad la establecida en el artículo 172 de la Decisión 486, la presente solicitud debe ser evaluada de acuerdo a las normas contenidas en la Decisión 313, así como en el Decreto Supremo N° 01-71-IC/DS, debido a que el registro de la marca cuya nulidad se pretende fue otorgado bajo la vigencia de dichas normas.

(ii)      Al tratarse el presente caso de una nulidad de registro de marca que tiene como sustento un supuesto mejor derecho por parte de la accionante sobre el nombre comercial LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES S.R.L. debe acreditarse el uso continuo de dicho nombre comercial con anterioridad al registro de la marca de producto en cuestión.

(iii)      De la revisión de las pruebas presentadas se ha verificado lo siguiente:

-      Durante los años 1990 y 1991 la fenecida empresa Fábrica de Dulces Lambayeque S.C.R.L. constituida en 1988 utilizó el nombre comercial constituido por dicha denominación para distinguir actividades económicas de comercialización de productos de pastelería, tales como “King Kong” y “barras de manjar blanco” de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

-      A la fecha de la celebración del Contrato privado de transferencia de bienes para la elaboración de dulces suscrito entre los Sres. Tomás Nizama Quiroga y José Gregorio Odar Serrato, ya había sido liquidada la sociedad Fábrica de Dulces Lambayeque S.C.R.L. y si bien mediante una Addenda efectuada al referido contrato, los Sres. Tomás Nizama Quiroga y José Gregorio Odar Serrato incorporaron una cláusula en la que señalan que la transferencia de los bienes muebles incluye el nombre comercial FÁBRICA DE DULCES LAMBAYEQUE S.C.R.L., a la fecha de celebración de dicho contrato, el derecho sobre el nombre comercial ya había fenecido con el cierre del establecimiento comercial y el cese de actividades de la persona jurídica liquidada, lo que determinaba la imposibilidad de transferir los derechos (extinguidos) sobre dicho signo.

-      No se ha acreditado que alguna otra empresa homónima haya sido constituida entre el período de disolución de Fábrica de Dulces Lambayeque S.C.R.L. y la constitución de la empresa accionante en el año 1994.

-      Si bien a la fecha la empresa accionante utiliza el nombre comercial LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES S.R.L., ésta no puede valerse del uso efectuado por la empresa fenecida para irrogarse en la actualidad un mejor derecho en base al nombre comercial en cuestión.

-      Además, la empresa accionante no ha demostrado la utilización de su nombre comercial con anterioridad al registro de la marca cuya nulidad se pretende, no habiéndose verificado tampoco el uso continuo del nombre comercial desde el año 1988.

(iv)      En consecuencia, al no haberse acreditado el uso anterior del nombre comercial invocado por la accionante, la acción de nulidad resulta improcedente.

Con fecha 12 de mayo del 2003, Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L. interpuso recurso de reconsideración manifestando lo siguiente:

(i)      En ningún momento se ha producido la liquidación, disolución o cierre definitivo del establecimiento de la empresa FÁBRICA DE DULCES LAMBAYEQUE S.C.R.L, sino que, por el contrario ha venido desarrollando ininterrumpidamente sus actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de pastelería, tales como “King Kong” y “barras de manjar blanco” de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; en tal sentido, no puede declararse improcedente la acción de nulidad interpuesta.

(ii)      En el presente caso no se han presentado ninguno de los supuestos necesarios que determinen la extinción del derecho al uso exclusivo sobre el nombre comercial LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES S.R.L., debido a que no se ha producido el cese de uso del referido nombre comercial, así como tampoco el cese de las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

(iii)      Debe tenerse en cuenta que el registro de la marca de producto LAMBAYEQUE se otorgó sin advertirse que dicho signo se encontraba incurso en las prohibiciones de registro contenidas en el artículo 72 de la Decisión 313, ya que al distinguir azúcar, arroz, harinas, café, té, y cacao de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial y constituir el nombre de un departamento del Perú conocido por ser el mayor productor de arroz, consiste exclusivamente en una indicación que describe la procedencia geográfica de uno de los productos que distingue, resultando un término irreivindicable a favor de un solo titular, puesto que se priva de emplear dicho término en el mercado para indicar el lugar geográfico del cual provienen los productos, por lo que corresponde declarar la nulidad de la marca en cuestión.

Acompañó copias de diversos documentos en calidad de nueva prueba instrumental. Posteriormente, adjuntó nueva prueba instrumental.

Con fecha 13 de junio del 2003, José Luis Flores Romero manifestó lo siguiente:

(i)      Los documentos presentados por la accionante no acreditan el uso de la denominación LAMBAYEQUE como nombre comercial para actividades de comercialización de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

(ii)      La accionante debe acreditar que los documentos presentados consisten efectivamente en facturas emitidas por su empresa, ya que algunas carecen de RUC y en otras el RUC que aparece corresponde a otra persona. En atención a ello, solicitó la exhibición de los libros contables de la accionante.

Mediante proveído de fecha 19 de junio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos citó a las partes intervinientes en el presente procedimiento a una diligencia de exhibición del Libro de Registros de Ventas y el Libro de Registro de Compras, a llevarse a cabo con fecha 15 de julio del 2003.

Con fecha 15 de julio del 2003, se llevó a cabo la diligencia de exhibición programada, en la cual al escogerse al azar once facturas presentadas por la accionante en su escrito de fecha 14 de mayo del 2003, se verificó que las mismas se encontraban consignadas en el Libro de Registro de Ventas, a excepción de una de fecha 9 de octubre de 1991, ante lo cual, la accionante manifestó que la legalización del Libro de Registro de Ventas corresponde al 29 de noviembre de 1991.

Con fecha 8 de agosto del 2003, José Luis Flores Romero manifestó que en la diligencia de exhibición llevada a cabo apareció una irregular circunstancia, ya que los libros contables se encuentran a nombre de la empresa Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L. y fueron legalizados con fecha 29 de noviembre de 1991. Sin embargo la empresa Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L. fue constituida recién el 9 de mayo de 1994.

Con fecha 19 de agosto del 2003, Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L. manifestó que si bien el Juzgado Civil de Lambayeque cometió un error al momento de legalizar los libros contables de su empresa al consignar erróneamente Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L. cuando lo correcto era Fábrica de Dulces Lambayeque S.R.L., dichas circunstancia no hace más que confirmar que en el departamento de Lambayeque los consumidores reconocen a su empresa indistintamente como Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L. o Fábrica de Dulces Lambayeque S.R.L., en la medida que el elemento esencial del nombre comercial de su empresa es LAMBAYEQUE.

Mediante Resolución N° 9711-2003/OSD-INDECOPI de fecha 21 de agosto del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. Consideró lo siguiente:

(i)      Los argumentos de la acción de nulidad formulada por la empresa accionante estuvieron referidos únicamente al uso anterior de un nombre comercial, es decir, a la contravención de la prohibición relativa de registro contenida en el artículo 73 inciso b) de la Decisión 313; sin que con anterioridad a la resolución recurrida, la referida empresa haya alegado la contravención de las prohibiciones absolutas contenidas en los incisos d), h) e i) del artículo 72 de la referida Decisión; en tal sentido, dado que en el recurso de reconsideración se han desarrollado argumentos no discutidos en la resolución impugnada, la Oficina consideró que no corresponde pronunciarse respecto a ellos, ya que mal puede pretenderse que se revise algo que no fue objeto de análisis.

(ii)      Del análisis de los documentos presentados como nueva prueba instrumenta se verifica que si bien en la copia de la ficha de inscripción registra correspondiente a Fábrica de Dulces Lambayeque S.C.R.L. no figura que dicha empresa haya sido disuelta o liquidada, por lo que jurídicamente dicha persona aún existe como un ente colectivo, centro de imputación de derechos y obligaciones en el tráfico jurídico, ello no desvirtúa el hecho que comercialmente la empresa haya dejado de operar en la industria de dulces y pastelería, lo cual se desprende de lo manifestado por los accionistas de la sociedad (Sres. Tomás Nizama Quiroga y José Gregorio Odar Serrato) en e contrato privado de transferencia de bienes para la elaboración de dulces de fecha 8 de mayo de 1996, por el cual el primero de ellos transfiere al segundo los bienes muebles que eran utilizados en el desarrollo de las actividades económicas de la empresa para la elaboración de dulces.

(iii)      Debe distinguirse entre la empresa o establecimiento comercial y la persona jurídica titular de la sociedad, por lo que la copia de la ficha de inscripción registral adjuntada por la accionante no desvirtúa el argumento de la resolución impugnada, referido al cese de las actividades económicas de Fábrica de Dulces Lambayeque S.C.R.L. para comercializar dulces y productos de pastelería en el mercado. Además, aun cuando a la fecha de celebración del referido contrato hubiese estado operando la empresa, ésta debió cederse conjuntamente con el nombre comercial; transferencia que debió efectuar la persona jurídica titular de la misma (Fábrica de Dulces Lambayeque S.C.R.L.) y no uno de sus accionistas (Sr. José Gregorio Odar Serrato). Asimismo, en dicho caso únicamente se produjo la transferencia de bienes muebles utilizados para la elaboración de dulces, lo cual no puede equipararse a la transferencia de un establecimiento comercial ni de una empresa, ya que los bienes tan sólo forman parte integrante de ésta y no son todos los elementos que la constituyen.

(iv)      No se ha acreditado con las pruebas presentadas el uso del nombre comercial Fábrica de Dulces Lambayeque S.C.R.L. en el período comprendido entre 1994 y 2002, por lo que no existe continuidad en el uso de un mismo nombre comercial sino que en realidad se trata de dos nombres comerciales distintos (FÁBRICA DE DULCES LAMBAYEQUE S.C.R.L utilizado por Fábrica de Dulces Lambayeque S.C.R.L. desde 1990 hasta 1994 y LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES S.C.R.L. utilizado por la accionante cuyo uso ha sido demostrado únicamente en el año 2002).

En atención a lo anterior, la Oficina concluyó que la nueva prueba instrumenta presentada resultaba insuficiente para desvirtuar por su propio mérito los fundamentos de la resolución recurrida.

Con fecha 15 de setiembre del 2003, Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i)      La Oficina de Signos Distintivos ha omitido pronunciarse respecto de todos los argumentos planteados por su parte, por lo que la resolución apelada adolece de nulidad debido a que su recurso de reconsideración se sustentó en el derecho que les asiste a solicitar la nulidad del registro de la marca LAMBAYEQUE (certificado N° 97726) en razón a que:

-      Dicha marca fue concedida con posterioridad al primer uso del nombre comercial FÁBRICA DE DULCES LAMBAYEQUE S.C.R.L. por parte de su empresa.

-      Se ha otorgado el registro de la marca de producto LAMBAYEQUE para distinguir productos de la clase 30, sin considerarse que dicho signo se encuentra incurso en las prohibiciones de registro contenidas en el artículo 72 de la Decisión 313, al constituir una indicación geográfica descriptiva de los productos de la clase 30 (arroz).

Sin embargo, la Oficina de Signos Distintivos sólo se pronunció respecto a los derechos sobre el nombre comercial FÁBRICA DE DULCES LAMBAYEQUE S.C.R.L. con anterioridad al otorgamiento del registro de la marca LAMBAYEQUE, omitiendo pronunciarse sobre el extremo relativo al carácter descriptivo de la denominación LAMBAYEQUE.

(ii)      Sin perjuicio de lo anterior, ha quedado fehacientemente acreditado el mejor derecho que le asiste a su empresa sobre el nombre comercial FÁBRICA DE DULCES LAMBAYEQUE S.C.R.L., que usa con anterioridad al otorgamiento del registro de la marca LAMBAYEQUE.

(iii)      Debe tenerse en cuenta que mediante Resolución Directoral N° 26402-DIPI de fecha 11 de diciembre de 1987 – la cual adjuntó – se denegó el registro de la marca KING KONG LAMBAYEQUE, solicitado por Tomás Nizama Quiroga (en ese entonces titular del nombre comercial FÁBRICA DE DULCES LAMBAYEQUE) al considerarse que la denominación LAMBAYEQUE no era lo suficientemente distintiva por corresponder a un término que es usado para indicar el lugar de fabricación de los conocidos alfajores llamados “King Kong”, siendo un término de uso general.

(iv)      En atención a lo anterior, solicitó se declare nula la Resolución N° 9711-2003/OSD-INDECOPI a fin de que la Oficina de Signos Distintivos emita un nuevo pronunciamiento, o de lo contrario se ordene revocar la resolución apelada a fin de declarar procedente y fundada la acción de nulidad interpuesta.

Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.

Con fecha 17 de octubre del 2003, José Luis Flores Romero absolvió el traslado de la apelación interpuesta reiterando sus argumentos respecto a que las pruebas que obran en el presente procedimiento no acreditan que la empresa accionante pueda valerse de un nombre comercial fenecido para irrogarse en la actualidad un mejor derecho en base a él, no habiendo logrado acreditar el uso efectivo constante y sin interrupción del mismo.

Con fecha 14 de enero del 2004, Manuel Jesús Coronel Cieza (Perú) manifestó que, conforme se desprende de la solicitud de transferencia presentada con fecha 4 de agosto del 2003 bajo expediente N° 186968-2003, la marca LAMBAYEQUE (certificado N° 97726) ha sido transferida por el Sr. José Luis Flores Romero a su favor.

Mediante proveído de fecha 15 de enero del 2004, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual señaló que si bien se ha verificado que mediante expediente N° 186968-2003, Manuel Jesús Coronel Cieza ha solicitado la transferencia a su favor de la marca LAMBAYEQUE (registrada a nombre de José Luis Flores Romero bajo certificado N° 97726), dicho expediente aún se encuentra en trámite, por lo que no corresponde tener como parte emplazada en el presente procedimiento a Manuel Jesús Coronel Cieza, hasta que se inscriba la transferencia antes mencionada en el Registro respectivo.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a)      Si la Oficina de Signos Distintivos incurrió en alguna causal de nulidad al expedir la Resolución N° 9711-2003/OSD-INDECOPI.

b)      De ser el caso:

-      La norma aplicable al presente caso.

-      Si al momento de concederse el registro de la marca LAMBAYEQUE, ésta se encontraba incursa en alguna de las prohibiciones de registro invocadas por la accionante.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a)      José Luis Flores Romero ⁴ (Perú) es titular de la marca de producto LAMBAYEQUE, que distingue azúcar, arroz, harinas, café, té, cacao, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 97726, vigente hasta el 9 de junio del 2012. Solicitud de registro presentada con fecha 31 de enero de 1992 y registro otorgado con fecha 9 de junio de 1992.

Cabe precisar que con fecha 4 de agosto del 2003, Manuel Jesús Coronel Cieza (Perú) ha solicitado, mediante expediente N° 186968-2003 (el cual se encuentra actualmente en trámite), la transferencia del mencionado certificado de registro a su favor.

Asimismo, con fecha 13 de marzo del 2002, José Luis Flores Romero (Perú) interpuso mediante expediente N° 147134-2002 acción por infracción contra Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L., por el uso indebido de su marca LAMBAYEQUE (certificado N° 97726). Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos ⁵ .

b)      José Luis Flores Romero (Perú) ha solicitado con fecha 8 de marzo del 2002, mediante expediente N° 146816-2002, el registro de la marca de producto ESTRELLA DE LAMBAYEQUE y envoltura, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

c)      Matilde Bances Nizama (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la etiqueta de bordes con aplicaciones en forma de orlas; como fondo se aprecia una  imagen; en la parte superior FÁBRICA DE DULCES NAYLAMP; en la parte central e inferior KING KONG DE LAMBAYEQUE y palabras alusivas al producto, en los colores celeste, azul, marrón, beige, rojo, verde y negro; conforme al modelo; que distingue harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 75611, vigente hasta el 17 de octubre del año 2011. Solicitud de registro presentada con fecha 26 de junio del 2001 y registro otorgado con fecha 17 de octubre del 2001.

d)      José Gregorio Odar Serrato (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la envoltura de forma rectangular con el fondo impreso en dorado, la denominación KING KONG HUEREQUEQUE escrita en letras características con bordes azul y dorado; en el plano principal se observa la denominación KING KONG con letras doradas y borde azul, debajo FABRICA DE DULCES escrita en letras características y al centro HUEREQUEQUE escrita en letras características en color azul. Asimismo, en la parte superior izquierda se encuentra la figura estilizada de un pájaro huerequeque en color dorado dentro de un circulo con marco azul, en los planos laterales se aprecian palabras alusivas al producto en color azul y dorado, conforme al modelo; que distingue king kong y productos hechos a base de harina y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 87251, vigente hasta el 11 de marzo del año 2013. Solicitud de registro presentada con fecha 6 de agosto del 2002 y registro otorgado con fecha 11 de marzo del 2003.

e)      Simona Santamaría Velásquez (Perú) es titular de la marca de producto conformada por el logotipo constituido por la denominación FABRICA DE DULCES EVOCADORA escrita en letras características con la figura del señor de Sipán en el centro, en la parte superior las palabras KING KONG (sin reivindicar) y la frase DE LAMBAYEQUE (sin reivindicar), todo eso dentro de una figura ovalada en los colores azul y dorado, conforme al modelo, que distingue harinas y preparaciones hechas a base de harina tales como: king kong de varios sabores, alfajores de varios sabores, suspiros, toffes, panetón, pan, pastelería preparaciones hechas a base de cereales y confitería, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 93436, vigente hasta el 25 de noviembre del año 2013. Solicitud de registro presentada con fecha 9 de abril del 2002 y registro otorgado con fecha 25 de noviembre del 2003.

f)      Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L. (Perú) ha solicitado el registro de las siguientes marcas de producto:

-      Con fecha 19 de setiembre del 2001, mediante expediente N° 134868-2001, ha solicitado el registro de la marca de producto LAMBAYEQUE FÁBRICA DE DULCES S.C.R.LTDA. KING KONG ESPECIAL DE MANJARBLANCO y envoltura, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos - Con fecha 27 de junio del 2002, mediante expediente N° 155647-2002, ha

-       Con fecha 15 de julio del 2003, mediante expediente N° 185497-2003, ha solicitado el registro de la marca de producto KING KONG EL AUTENTICO DESDE 1970, LAMBAYEQUE FABRICA DE DULCES S.R.L. y envoltura, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

g)      Carmen Amalia Pecsen Pérez (Perú) ha solicitado con fecha 27 de noviembre del 2001, mediante expediente N° 139265-2001, el registro de la marca de producto EL TUMI DE LAMBAYEQUE y logotipo, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

2. Nulidad del acto administrativo

2.1 Marco legal

El artículo 10 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1.      La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2.      El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14 ⁶ .

3.           Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

4.      Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

Asimismo, el artículo 11.2 ⁷ de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto.

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRIINDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

2.2 Aplicación al caso concreto

Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L. ha manifestado que la Resolución N° 9711-2003/OSD-INDECOPI debe declararse nula, debido a que la Oficina de Signos Distintivos ha omitido pronunciarse respecto de todos los argumentos planteados por su empresa, ya que el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 4135-2003/OSD-INDECOPI (que declaró improcedente la presente acción de nulidad) se sustentó en el derecho que les asiste a solicitar la nulidad del registro de la marca LAMBAYEQUE en razón a que:

(i)      Dicha marca fue concedida con posterioridad al primer uso de su nombre comercial.

(ii)      Dicha marca se encuentra incursa en las prohibiciones de registro contenidas en el artículo 72 de la Decisión 313 al constituir una indicación geográfica descriptiva de los productos de la clase 30 (arroz).

Cabe precisar que la Oficina de Signos Distintivos señaló en la Resolución N° 9711-2003/OSD-INDECOPI (que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto) que los argumentos de la acción de nulidad formulada por la empresa accionante estuvieron referidos únicamente al uso anterior de un nombre comercial, es decir, a la contravención de la prohibición relativa de registro contenida en el artículo 73 inciso b) de la Decisión 313; sin que con anterioridad a la resolución recurrida, la referida empresa haya alegado la contravención de las prohibiciones absolutas contenidas en los incisos d), h) e i) del artículo 72 de la referida Decisión. En tal sentido, consideró que dado que en el recurso de reconsideración se habían desarrollado argumentos no discutidos en la resolución impugnada, no correspondía pronunciarse respecto a ellos, ya que mal puede pretenderse que se revise algo que no fue objeto de análisis.

Al respecto, la Sala conviene en señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) el recurso de reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y debe sustentarse en nueva prueba. Comentando dicho artículo, Morón Urbina ⁸ señala que “el fundamento de este recurso radica en permitir que la misma autoridad que conoció del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus equivocaciones de criterio o análisis”.

En consecuencia, la Sala considera que la naturaleza del recurso de reconsideración es revisar a la luz de nuevas pruebas una decisión ya adoptada para poder, de ser el caso, modificarla a favor del recurrente.

En el presente caso, la accionante no sustentó la acción de nulidad de la marca LAMBAYEQUE en el carácter descriptivo de dicha denominación (argumento que recién invocó en su recurso de reconsideración), sino que sólo basó su acción en el uso por parte de su empresa de un nombre comercial anterior al registro de la marca en cuestión.

En tal sentido, la Oficina de Signos Distintivos no podía revisar mediante el recurso interpuesto una decisión que no había tomado al respecto, puesto que nunca fue invocada. Al respecto, cabe indicar que la accionante adjuntó entre los nuevos medios de prueba un documento extraído de Internet a fin de acreditar que el departamento de Lambayeque es uno de los mayores productores de arroz del país y así acreditar el carácter descriptivo de la denominación LAMBAYEQUE.

Sin emba r go, la Sala considera que, en virtud a lo establecido en el artículo 5.4 de la Ley 27444(Ley del Procedimiento Administrativo General) – que establece que el contenido del acto administrativo debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor – la Oficina de Signos Distintivos pudo haber evaluado el nuevo argumento esgrimido por la accionante en su recurso de reconsideración (carácter descriptivo de la denominación LAMBAYEQUE) al tener los elementos suficientes para su evaluación, dado que se trataba de una prohibición absoluta de registro que además no requiere de probanza para su determinación.

Al respecto, Morón Urbina señala que “En general, el acto de inicio (petición o resolución administrativa) del procedimiento administrativo no produce el efecto delimitador del contenido de las subsiguientes actuaciones procesales, como sucede en el proceso judicial. Por ello, la Administración debe pronunciarse no sólo sobre lo planteado en la petición inicial, sino también sobre otros aspectos que hayan surgido durante la tramitación del expediente, provengan del escrito inicial, de modificaciones cuantitativas o cualitativas posteriores al petitorio, o de la información oficial a que se tuviere acceso y consten en el expediente” ¹⁰ .

Sin perjuicio de lo expuesto, y no obstante que la resolución recurrida se encuentra incursa en vicio de nulidad al haberse omitido una cuestión planteada en el procedimiento, aun cuando correspondería devolver los actuados a fin de que la Primera Instancia se pronuncie al respecto, esta Sala considera que, en virtud a lo establecido en el artículo 217.2 de la Ley 27444 ¹¹ (Ley del Procedimiento Administrativo General) que señala que constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello; concordado con el artículo 4.1 de la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI ¹² que establece que las Salas del Tribunal que constaten la existencia de una causal de nulidad, además de la declaración de nulidad, resolverán sobre el fondo del asunto, siempre que cuenten con elementos suficientes para ello y no se vulnere el debido procedimiento administrativo; y en aplicación de los principios de simplicidad ¹³ , celeridad ¹⁴ y eficacia ¹⁵ que rigen el procedimiento administrativo, corresponde además de declarar la nulidad de dicha resolución, resolver sobre el fondo y pronunciarse respecto de los argumentos no evaluados por la Oficina de Signos Distintivos, al tener los elementos suficientes para ello.

3.      Acción de nulidad

3.1 Aplicación de la ley en el tiempo

A fin de poder determinar cuáles son las normas aplicables al presente caso, la Sala considera conveniente precisar previamente cuáles son las reglas que regulan la aplicación de la ley en el tiempo en nuestro ordenamiento jurídico.

Nuestra Constitución establece en su artículo 103 que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Sin embargo, no fija el límite que existe entre la aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas.

El artículo III del Título Preliminar del Código Civil, aplicable supletoriamente, fija este límite al establecer que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Así, el Código Civil recoge la teoría de los hechos cumplidos, la cual propugna la aplicación inmediata de las normas, desechando su aplicación retroactiva o ultraactiva.

De conformidad con la teoría de los hechos cumplidos, los hechos que se iniciaron, desarrollaron y concluyeron en sus efectos durante la vigencia de la antigua ley se rigen por ésta y los cumplidos después de su derogación se rigen por la nueva, salvo que la ley expresamente establezca una disposición diferente.

4.      Nulidad del registro de una marca

4.1 Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución ¹⁶ .

La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal ¹⁷ .

Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad.

La presente acción de nulidad se interpuso con fecha 8 de marzo del 2002, por lo que la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental es la Decisión 486.

Asimismo, a la fecha de otorgamiento de la marca de producto LAMBAYEQUE (9 de junio de 1992) se encontraba en vigencia la Decisión 313 y el Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS. En tal sentido, la determinación de la nulidad del registro de la marca en cuestión debe ser evaluada en base a dicha normativa.

Ello implica que las causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad a la citada Decisión 313 (entiéndase, la Decisión 344 y posteriormente la Decisión 486) y al mencionado Decreto Supremo (entiéndase, el Decreto Ley 26017 y posteriormente, el Decreto Legislativo 823) no pueden enervar un registro otorgado válidamente de acuerdo a lo dispuesto en la Decisión 313 y el Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está prohibido expresamente por nuestra Constitución.

El artículo 102 de la Decisión 313 establece que la autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca, previa audiencia de las partes interesadas, si el registro fue concedido en contravención a las normas de dicha Decisión. Asimismo, el artículo 100 del Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS establece que el derecho de propiedad de la marca se pierde, entre otras causas, por anulación del registro en cualquier momento de su vigencia, por haber sido registrado por engaño o grave error.

4.2 Causales de nulidad

4.2.1 Denominaciones descriptivas

Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretende aplicarse, por lo tanto no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.

El artículo 72 inciso d) de la Decisión 313 establecía que no podían registrarse como marcas, los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

De otro lado, el artículo 97 del Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS establecía en su inciso c) que no podían ser objeto de registro como marcas las palabras de uso común para identificar un producto y su equivalente en otros idiomas, y las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma.

Los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

De lo establecido en los párrafos precedentes, no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.

4.2.2 Indicaciones geográficas

El inciso i) del artículo 72 de la Decisión 313 establecía que no podía registrarse como marca aquellos signos que reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a error respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas.

De otro lado, el inciso g) del artículo 97 del Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS establecía que no podían ser objeto de registro como marcas los nombres geográficos cuando, dadas las circunstancias, su uso pudiera constituir una indicación de procedencia, cierta o falsa.

Al respecto, la Sala considera necesario precisar que actualmente existen ciertas restricciones al registro de marcas constituidas por un nombre geográfico. Así, la Decisión 486 establece las limitaciones al registro de los nombres geográficos en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486:

a) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir… (entre otros)… la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e). Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.

b)      Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público…(entre otros)… sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i). Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión ¹⁸ y éstos no provienen de dicha zona.

c)      Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j).

d)      Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k).

e)      Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l). En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro.

Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca.

Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres geográficos, tales como: FLORIDA ¹⁹ para distinguir conservas de pescado, ALICANTE ²⁰ para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES ²¹ o BREMEN ²² para distinguir cerveza o ALASKA ²³ para helados, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican.

En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios.

En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido.

4.3. Análisis del registro de la marca LAMBAYEQUE

La marca de producto cuya nulidad se pretende se encuentra constituida por la denominación LAMBAYEQUE que es el nombre de un Departamento del Perú ubicado en la costa norte del país, que cuenta con importantes ingenios azucareros y la gran Represa de Tinajones, es el primer departamento productor de arroz en el Perú, con gran desarrollo agropecuario y comercial ²⁴ .

Asimismo, conforme se advierte en el Portal Agrario del Ministerio de Agricultura, la mayor producción de arroz del país se concentra en la costa norte y ceja de selva, siendo las principales zonas arroceras del país: Lambayeque, La Libertad y San Martín representando el 52% de la producción nacional aunque 17 departamentos producen este cultivo.

El 90% de la producción se concentra en 8 departamentos (Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto). El cultivo del arroz se ha acentuado en las principales zonas, Lambayeque produce casi el doble que en la Libertad y en San Martín las áreas en este cultivo se han incrementado significativamente y actualmente es el segundo productor de arroz, siendo la Costa Norte, la región que cuenta con las mejores tierras del Perú y se encuentra sembrada con arroz ²⁵ .

Asimismo, cabe precisar que si bien La Libertad destaca como primer productor de caña de azúcar a nivel nacional, Lambayeque ha mostrado un significativo crecimiento concentrando el 35% de la producción ²⁶ .

Finalmente, el hecho que las principales industrias del Departamento de Lambayeque sean la caña de azúcar y el arroz, no constituye un hecho reciente sino que se conoce desde mucho tiempo atrás ²⁷ .

Por lo anterior, se determina que la denominación LAMBAYEQUE informa directamente al público consumidor acerca del lugar de origen de algunos de los productos que distingue (arroz y azúcar), resultando una denominación descriptiva.

En ese sentido, al describir la denominación LAMBAYEQUE la procedencia geográfica de los productos que distingue, no puede otorgarse un derecho de exclusiva sobre tal expresión, ya que se estaría privando a los demás competidores de emplearla en el mercado para la distinción de sus productos, por lo que debe permanecer libre en el mercado para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar la misma denominación para identificar sus productos en el mercado.

En tal sentido, la denominación LAMBAYEQUE debe ser de libre utilización por todos los competidores del sector, no siendo susceptible de ser reivindicado en forma exclusiva, ya que en estos casos la práctica ha demostrado que el hecho de registrar a nombre de un solo titular términos que son de libre utilización, determina que sus titulares promuevan acciones por infracción contra los demás fabricantes o productores que vienen utilizando dichos términos para indicar características de sus productos ²⁸ .

De lo expresado en los puntos que anteceden, se concluye que al momento de otorgarse el registro de la marca LAMBAYEQUE dicha denominación constituía (y constituye) una indicación geográfica que informa acerca del lugar de origen o de procedencia de los productos para los que fue otorgada, por lo que constituye un término descriptivo de los mismos.

En consecuencia, debe declararse fundada la acción de nulidad interpuesta en razón de que el registro de la marca LAMBAYEQUE fue concedido en contravención de la disposición contenida en el artículo 72 inciso d) de la Decisión 313 en concordancia con el artículo 97 inciso c) del Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS.

5. Acerca del uso anterior       del       nombre comercial       FÁBRICA DE DULCES LAMBAYEQUE S.R.L. por parte de la accionante

Conforme a lo expuesto en el punto anterior y al haberse determinado que la denominación LAMBAYEQUE resulta descriptiva, carece de objeto analizar si la empresa accionante gozaba de un mejor derecho sobre el nombre comercial FÁBRICA DE DULCES LAMBAYEQUE S.R.L. con anterioridad al registro de la marca de producto LAMBAYEQUE materia de nulidad, puesto que el argumento expuesto por la accionante se basaba en el hecho que la marca registrada LAMBAYEQUE resultaba confundible con su nombre comercial al compartir la denominación LAMBAYEQUE. Ello en virtud a que se ha determinado en el presente procedimiento que no puede otorgarse la titularidad exclusiva de la denominación LAMBAYEQUE a un particular, puesto que ello constituiría un impedimento para que las demás personas o empresas que actúan en el mercado puedan identificar sus productos como provenientes del Departamento de Lambayeque.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar NULA la Resolución N° 9711-2003/OSD-INDECOPI de fecha 21 de agosto del 2003.

Segundo.- Por las razones expuestas, REVOCAR la Resolución N° 4135-2003/OSDINDECOPI de fecha 15 de abril del 2003.

Tercero.- Declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Lambayeque Fábrica de Dulces S.R.L., y declarar NULO el certificado N° 97726 correspondiente al registro de la marca de producto LAMBAYEQUE, registrada a favor de José Luis Flores Romero (Perú), para distinguir azúcar, arroz, harinas, café, té, cacao, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR

Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /lt

¹            Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará  de oficio o a solicitud  de cualquier persona  y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de  marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará  de oficio o a solicitud  de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

     Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

     No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

     Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

²            Artículo 136.- “No podrán  registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:(…) b)  sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.

³            Mediante proveído de fecha 2 de abril del 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró no ha lugar el pedido de suspensión, sin perjuicio de que dicho pedido se formule en el expediente correspondiente.

⁴            Dicha titularidad le fue transferida a José Luis Flores Romero por parte de su anterior titular: Distribuidora Pacasmayo S.A. mediante Resolución N° 561-2002/OSD-Ra de fecha 31 de enero del 2002, recaída en el expediente N° 139526-2001.

⁵            Cabe precisar que mediante proveído de fecha 2 de setiembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos dispuso suspender dicho procedimiento hasta que se emita un pronunciamiento definitivo respecto a la validez del registro de la marca LAMBAYEQUE en el expediente N° 146885-2002.

⁶            Artículo 14.- Conservación del acto

     14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

     14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

     14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.

     14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.

     14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.

     14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.

     14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.

     14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.

⁷            Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

     11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

     11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.

     11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.

⁸            Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editora Gaceta Jurídica, Lima, 2001, p. 455.

⁹            Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo

     5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.

     5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar.

     5.3 No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.

     5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.

¹⁰       Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. (Ver nota 8, p. 77).

¹¹            Artículo 217.- Resolución

     217.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

     217.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

¹²       Artículo 4.- Facultad de las Salas del Tribunal del INDECOPI para resolver sobre el fondo de las pretensiones 4.1 Las Salas del Tribunal que constaten la existencia de una causal de nulidad, además de la declaración de nulidad, resolverán sobre el fondo del asunto, siempre que cuenten con elementos suficientes para ello y no se vulnere el debido procedimiento administrativo.

     4.2 Declarada la nulidad, si las Salas del Tribunal no pudieran pronunciarse sobre el fondo del asunto, dispondrán la reposición del procedimiento al momento en que se produjo el vicio y ordenaran a la Comisión u Oficina la continuación del mismo según su estado.

¹³       Artículo IV, inciso 1.13 de la Ley 27444, que al ser comentado por Morón Urbina señala que en virtud a dicho principio “ se deberá dotar de sencillez y facilidad de comprensión al procedimiento, buscando evitar su complicación por cualquier aspecto riguroso de la secuencia procedimental ”. Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. (Ver nota 8, p. 44).

¹⁴       Artículo IV, inciso 1.9 de la Ley 27444, que al ser comentado por Morón Urbina señala que mediante dicho principio se busca “ imprimir al procedimiento administrativo la máxima dinámica posible, para alcanzar mayor prontitud entre el inicio y su decisión definitiva, dotando de agilidad a toda la secuencia ”. Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. (Ver nota 8, p. 39).

¹⁵       Artículo IV, inciso 1.10 de la Ley 27444, que al ser comentado por Morón Urbina señala que mediante dicho principio se busca “ hacer prevalecer el cumplimiento de fines y objetivos de los actos y hechos administrativos sobre las formalidades no relevantes, aplicando criterios de economía y flexibilidad a favor del administrado ”. Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. (Ver nota 8, p. 40).

¹⁶       Artículo 103 de la Constitución.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.

¹⁷       Cabe mencionar que la Sala ya se venía pronunciando en ese sentido, conforme se aprecia en la Resolución N° 076-1998/TPI-INDECOPI del 30 de enero de 1998, recaída en el expediente Nº 247514, en el cual United Biscuits (UK) Limited  solicitó el registro de la marca PENGUIN, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, el mismo que fue observado por Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., argumentando que el signo solicitado es la traducción de su marca PINGÜINO. La Sala determinó que la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823, normas aplicables al caso - a diferencia del derogado Decreto Ley 26017 - no establecían de manera expresa la prohibición del registro de los signos que constituyeran la traducción de una marca registrada, sino que consagraban el criterio de la confundibilidad de signos como causal de prohibición absoluta al registro de marcas, debiendo dicha confusión ser determinada en función a la apreciación en conjunto de los signos en cuestión. La Sala precisó que aún en el supuesto en que el Decreto Ley 26017 estuviese vigente y, por tanto, se encontrasen prohibidos de registro los signos que constituyan la traducción de una marca registrada, dicha disposición no sería aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 344, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas - entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de traducciones de marcas registradas - las mismas no podían ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales.

¹⁸       El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16.

¹⁹       Certificados N°s 4162, 16688, 8337, 3236, 26720.

²⁰       Certificado N° 39267.

²¹       Certificado N° 28519.

²²       Certificado N° 30054.

²³       Certificados N°s 12009, 25619.

²⁴       Información extraída de Internet en: http://www.peru.com/peruinfo/info_dptos/lambayeque/lam_hist.htm.

²⁵       Información extraída de Internet en: http://www.portalagrario.gob.pe/arroz_prod.shtml#2.

²⁶       Información extraída de Internet en: http://www.portalagrario.gob.pe/azucar_prod.shtml#2.

²⁷       Al respecto, se ha verificado que “ La agricultura está considerada como la fuente principal de recursos de este Departamento y se halla desarrollada intensamente. De la caña de azúcar y del arroz se derivan las principales industrias del Departamento, o sea, la elaboración de azúcar y alcohol, así como el pilaje y beneficio del arroz ”.

     Extraído de “Documental del Perú - Departamento de Lambayeque” (Volumen XIV), Editorial IOPPE S.A. Mayo 1972. p. 89.

²⁸       Conforme lo ha señalado la Sala de Propiedad Intelectual en la Resolución N° 1230-1999/TPI-INDECOPI de fecha 20 de octubre de 1999 recaída en el expediente N° 9620901, sobre acción de nulidad de la marca de producto LECHUGA (clase 03) iniciada por Laboratorios Portugal S.R.L.