La confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
RESOLUCIÓN N° 0841-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 156979-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0841-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 156979-2002
SOLICITANTE : PHARMALAB S.A.
OPOSITORA : GALDERMA S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, diecinueve de agosto de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de julio del 2002, Pharmalab S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto LOSIRAL, para distinguir productos farmacéuticos y medicinales de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 19 de setiembre del 2002, Galderma S.A. (Suiza) formuló oposición manifestando que el signo solicitado es casi idéntico a su marca registrada LOCERYL, que distingue preparaciones farmacéuticas de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (certificado N° 90833), lo que permite suponer que la coexistencia de dichos signos induciría a confusión al consumidor. Señaló que el signo solicitado carece de originalidad, por lo tanto al no contar con este requisito que imperativamente exige la ley no debe ser admitida a registro. Invocó la aplicación de los artículos 135 inciso b) y 136 inciso a) de la Decisión 486.
Con fecha 31 de octubre del 2002, Pharmalab S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando que los signos en conflicto presentan elementos que los hacen suficientemente distintivos. Precisó que los signos difieren en la secuencia de vocales, en la sílaba tónica (RAL en el signo solicitado y RYL en la marca registrada), y en la secuencia silábica; y sólo tienen en común una sílaba, la cual no es suficiente para considerar que los signos son confundibles. Indicó que el signo solicitado reúne los requisitos para acceder a registro, y no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
Con fecha 11 de noviembre del 2002, Galderma S.A. señaló que los signos en conflicto presentan coincidencias en la ubicación de las consonantes L/R/L y en la vocal O de la primera sílaba; además, la letra C de la marca registrada suena igual que la letra S del signo solicitado, lo que determina que, desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto tengan la misma impresión auditiva y sonora. Adicionalmente, los signos en conflicto coinciden en casi todas sus consonantes, lo que determina que tengan similar impresión gráfica. Indicó que de otorgarse el registro del signo solicitado se induciría al consumidor a creer que éste es una variación de su marca registrada, o es la marca de una licenciataria de su empresa.
Mediante Resolución N° 5075-2003/OSD-INDECOPI del 13 de mayo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Contrariamente a lo expuesto por la opositora, la originalidad no constituye un requisito de ley (artículo 134 de la Decisión 486) para acceder a registro. Sin perjuicio de ello, el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad establecidos por ley, y no se encuentra incurso en la prohibición de registro del artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 – citado por la opositara –, ya que dicho signo constituye en su conjunto una denominación con suficiente capacidad distintiva.
(ii) Los signos en conflicto presentan identidad en su sílaba inicial (LO), y en la secuencia de consonantes (ya que la consonante C se presenta con el sonido de la letra S); diferenciándose en las vocales ubicadas en sus dos últimas sílabas, las cuales por su ubicación no son suficientes para diferenciar a los signos desde el punto de vista fonético.
(iii) Los signos coinciden en su primera sílaba, y además guardan similitud en su sílaba final, todo lo cual determina que susciten una impresión gráfica similar.
(iv) Por lo expuesto, existe riesgo de inducir a confusión al público consumidor respecto a los productos, por lo que corresponde declarar fundada la oposición.
Con fecha 6 de junio del 2003, Pharmalab S.A. interpuso recurso de apelación reiterando que no existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto.
Con fecha 25 de junio del 2003, Galderma S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado LOSIRAL y la marca registrada LOCERYL.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Galderma S.A. es titular de la marca LOCERYL, que distingue preparaciones farmacéuticas en general, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 90833, vigente desde el 3 de mayo de 1991 hasta el 3 de mayo del 2006.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 1 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 2 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, se entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 3 .
Se considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 4 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Identidad de productos
En el presente caso, se advierte que existe identidad entre algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado (productos farmacéuticos) y los productos que distingue la marca registrada (preparaciones farmacéuticas en general).
2.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 5 y 76-IP-2000 6 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los productos o las preparaciones farmacéuticas a que se refieren los signos en cuestión, es razonable asumir que el consumidor al adquirir tales productos hará un detenido examen de los mismos en función de sus necesidades.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado LOSIRAL y la marca registrada LOCERYL, desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos presentan diferente secuencia de vocales (O-I-A/O-E-I7), sílaba tónica (RAL/RYL), y secuencia de sílabas (LO-SI-RAL/LO-CE-RYL), todo lo cual determina que su pronunciación de conjunto sea diferente.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los signos difieren en su secuencia de letras, toda vez que el signo solicitado contiene las letras S, I y A, en lugar de las letras C, E e Y de la marca registrada, lo cual determina que la impresión visual de conjunto de los signos sea distinta.
2.3 Riesgo de confusión
Por lo expuesto, si bien existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dado que existen diferencias fonéticas y gráficas entre los signos, es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor respecto a los productos o al origen empresarial de los mismos.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 5075-2003/OSD-INDECOPI de fecha 13 de mayo del 2003, y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto LOSIRAL, solicitado por Pharmalab S.A. (Perú), para distinguir productos farmacéuticos y medicinales de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por un plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución, y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /rl
841
1 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 5), p. 15.
7 La letra Y de la marca registrada al encontrarse entre consonantes genera el sonido de la letra I.